摘要：專利創(chuàng)造性判斷的程序包括創(chuàng)造性判斷的行政程序和創(chuàng)造性判斷的司法程序兩大類。在創(chuàng)造性判斷的行政程序中，專利復(fù)審委員會要嚴(yán)格遵循體現(xiàn)公平原則的請求原則和聽證原則，而在創(chuàng)造性判斷的司法程序中，人民法院只能對具體的行政行為的合法性進(jìn)行審查，不能超出復(fù)審委員會的復(fù)審范圍，同時也不能直接宣告專利權(quán)無效，應(yīng)當(dāng)對專利性進(jìn)行實體的判斷。

關(guān)鍵詞：專利 創(chuàng)造性 行政 司法

一、創(chuàng)造性判斷的行政程序

在現(xiàn)實生活與實踐中，涉及創(chuàng)造性判斷的問題，我們需要考慮創(chuàng)造性判斷的性質(zhì)。如果該問題是純粹的專業(yè)性問題，則認(rèn)定為事實問題，通過專業(yè)的鑒定機構(gòu)來進(jìn)行鑒定，但如果該問題不是，不能通過鑒定機構(gòu)來進(jìn)行判斷，就要由法官或者具有行政法官性質(zhì)的審查員來進(jìn)行判斷。創(chuàng)造性的自認(rèn)規(guī)則在實踐中也經(jīng)常作為問題被提出，自認(rèn)也叫對事實的承認(rèn)，依據(jù)事實承認(rèn)的時間不同，我們可以把自認(rèn)分為訴訟上的自認(rèn)與訴訟外的自認(rèn)兩種。訴訟上的自認(rèn)為當(dāng)事人在訴訟過程中向法庭承認(rèn)對方所主張的對自己不利的事實。[1]假如創(chuàng)造性是一個事實問題，就可以適用自認(rèn)規(guī)則；但如果是一個法律問題，就不能適用自認(rèn)規(guī)則?，F(xiàn)有的判例一般認(rèn)為，專利權(quán)人所認(rèn)可的獨立權(quán)利不具備創(chuàng)造性并且其從屬性也不具備創(chuàng)造性的情況，法院如果認(rèn)定獨立權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，我們就不在認(rèn)定其從屬權(quán)利所要求的創(chuàng)造性。在“XX晾衣架”實用新型專利權(quán)無效的行政糾紛案件中[2]，則是這一原則的具體體現(xiàn)。如果創(chuàng)造性的具備與否并不單純的是一個事實問題，那么在獨立權(quán)利要求不具備的情況下，行政決定中關(guān)于從屬權(quán)利的創(chuàng)造性要求就不再存在爭議，在這種邏輯下，法院并不具體評價從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性也是適當(dāng)?shù)?。這不再是自認(rèn)，是以訴訟請求為對象的認(rèn)諾，認(rèn)諾為當(dāng)事人基于訴訟請求中處分原則實施的關(guān)于某種實體權(quán)利義務(wù)的主張，通常它會導(dǎo)致法院做出滿足對方當(dāng)事人訴訟請求的判決。

創(chuàng)造性判斷的公平原則包括創(chuàng)造性審查的請求原則、創(chuàng)造性判斷的聽證原則、執(zhí)法統(tǒng)一的原則。在創(chuàng)造性判斷的聽證原則中，專利復(fù)審委員會并未通知當(dāng)事人參加口頭的審理即做出了決定，并未給予充分陳述意見的機會，法院將在判決中撤銷行政決定，專利復(fù)審委員會沒有組織口頭審理的，而損害當(dāng)事人陳述自己意見的權(quán)利，也可能導(dǎo)致行政決策被撤銷，此原則在“分散偶氮染料混合物”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中[3]，有所體現(xiàn)。在宣告無效的審查程序中，專利復(fù)審委員會作出了無效的宣告請求決定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過當(dāng)事人的質(zhì)證，如果專利復(fù)審委員會沒有經(jīng)過質(zhì)證就認(rèn)定本專利不具備創(chuàng)造性，就違反了聽證原則，行政決定就可能被撤銷。關(guān)于執(zhí)法統(tǒng)一的原則，筆者認(rèn)為，專利復(fù)審委員會在審查時不能違反一事不再理的原則，應(yīng)用相同的對比文件重復(fù)審查專利的創(chuàng)造性，用以保證執(zhí)法統(tǒng)一。任何人也不得以相同的證據(jù)和理由對本專利再次提出無效宣告的請求，專利復(fù)審委員會作出的具體行政行為應(yīng)當(dāng)具備穩(wěn)定性，在沒有新的證據(jù)和理由作為新的變更證據(jù)時，不能隨意對已經(jīng)作出的行政行為加以變更，也不得依據(jù)相同的證據(jù)和理由作出與已經(jīng)發(fā)生法律效力的行政決定相反的決定。如果無效請求人提出新的證據(jù)和理由，那么可以將原來的與新的相結(jié)合來重新判斷該專利的創(chuàng)造性。

在專利授權(quán)的程序中，專利復(fù)審委員會也可以依證據(jù)的職權(quán)引入公知常識，2006年《審查指南》中關(guān)于“復(fù)審請求的合議審查”相關(guān)內(nèi)容規(guī)定：“在合議審查中，合議組可以引入所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識，或者補充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性的證據(jù)。”[4]專利復(fù)審委員會在依照職權(quán)進(jìn)行認(rèn)定公知常識的情況下，并未給予對其不利的當(dāng)事人陳述意見的機會，這種做法也是對聽證原則的違反。認(rèn)定公知常識的依據(jù)也要依法告知當(dāng)事人。

二、創(chuàng)造性判斷的司法程序

法院對專利復(fù)審委員會的具體行政行為的合法性進(jìn)行審查時基本原則，但對創(chuàng)造性判斷所進(jìn)行的審查時形式審查還是實質(zhì)審查，在司法實踐中有不同的做法。有的判例認(rèn)為法院對創(chuàng)造性判斷只進(jìn)行形式審查，有的判例則認(rèn)為法院應(yīng)當(dāng)對創(chuàng)造性條件進(jìn)行實質(zhì)的審查。

筆者認(rèn)為如果專利復(fù)審委員會只是對涉案專利的獨立權(quán)利的創(chuàng)造性進(jìn)行了審查，而并沒有對其從屬性的創(chuàng)造性進(jìn)行審查，法院可不可以在訴訟中對專利復(fù)審委員會未審查的權(quán)利要求的創(chuàng)造性做出判斷，目前的判例認(rèn)為不能超出專利復(fù)審委員會的審查范圍，這一制度在“CDMA/GSM雙模式移動通信的方法及通信設(shè)備”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中[5]，就是這一制度的體現(xiàn)。

法院與專利復(fù)審委員會的程序銜接，關(guān)于行政程序與司法程序的界限，目前有兩種觀點，其一認(rèn)為法院只能對行政行為的合法性進(jìn)行評價，在專利復(fù)審委員會沒有直接認(rèn)定的情況下，對專利權(quán)的效力也不能直接進(jìn)行認(rèn)定；其二認(rèn)為法院可以直接宣告不具備創(chuàng)造性的專利無效。在第一種觀點的判例中，法院在無效程序違法所以導(dǎo)致決定被撤銷的情況下，法院暫時不對該專利是否具有創(chuàng)造性做出實體的判斷，從而避免法院替代專利復(fù)審委員會直接認(rèn)定專利權(quán)的效力。法院即使認(rèn)定了涉案專利具備了創(chuàng)造性，也并沒有直接在判決書中認(rèn)定涉案的專利有效，而是判決專利復(fù)審委員會就會按照法院的意見來重新對涉案專利的效力來進(jìn)行認(rèn)定，這也體現(xiàn)了法院對專利復(fù)審委員會的行政行為合法性所進(jìn)行審查的尺度。在法院對涉外專利創(chuàng)造性的認(rèn)定與專利復(fù)審委員會的意見不同時，專利復(fù)審委員會會重新做出審查決定，但法院是否還要要求專利復(fù)審委員會重新做出決定，實踐中的做法并不一致。（作者單位：大連海事大學(xué)）

參考文獻(xiàn)

[1]李國光《最高人民法院<關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定>的理解與適用》，中國法制出版社2002年版，第116頁

[2]沈漢標(biāo)與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、廣州市戀伊家庭用品制造有限公司、揭陽市南光實業(yè)有限公司實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案

[3]戴斯塔紡織纖維股份公司德國兩和公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司、浙江閏土股份有限公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案

[4]2006年《審查指南》第4部分第二章

[5]深圳三星科健移動通信技術(shù)有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、華方醫(yī)藥科技有限公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案

[6]肖海、陳寅《中國銀行業(yè)商標(biāo)保護(hù)存在的問題及對策》，載于《科技管理研究》2010年第8期