王揚(yáng) 于鳳偉 呂慧敏

（1、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局材料工程審查部，北京 100000；2、中國北方工業(yè)公司，北京 100000；3、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審委員會(huì)，北京 100000）

1日本專利局（以下簡稱為JPO）、歐洲專利局（以下簡稱為EPO）、美國專利商標(biāo)局（以下簡稱為USPTO）對(duì)參數(shù)限定權(quán)利要求新穎性、創(chuàng)造性的判斷

《關(guān)于新穎性的對(duì)比研究報(bào)告-JPO,EPO&USPTO專利審查實(shí)踐對(duì)比》中，三局提供了涉及新穎性的各種案例，其中下列案例涉及參數(shù)限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的審查。

例1：權(quán)利要求：一種聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜，其特征在于，該膜表面上形成的突起，其高度為h(nm)，數(shù)目在下述范圍內(nèi)；1≤h＜100：1000-20000個(gè)/mm2；100≤h：0-50個(gè)/mm2，且膜表面粗糙度Ra為2-10nm?，F(xiàn)有技術(shù)：在聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜磁記錄膜中，表面粗糙度Ra為3-8nm，膜滿足該表面粗糙度條件，且在用作磁帶時(shí)流暢性優(yōu)良。當(dāng)用作磁帶時(shí)，異常高的突起對(duì)于磁帶的流暢性可能具有負(fù)作用。

1.1 EPO評(píng)價(jià)

EPO審查員初步判斷，應(yīng)當(dāng)否認(rèn)權(quán)利要求的新穎性。如申請(qǐng)人能夠提供有說服力的證據(jù)或反對(duì)意見，則應(yīng)當(dāng)改變結(jié)論。要求保護(hù)的膜與通常的膜區(qū)別似乎僅在于突起高度h滿足參數(shù)。現(xiàn)有技術(shù)文件公開的膜粗糙度Ra占先于權(quán)利要求范圍，只是現(xiàn)有技術(shù)文件沒有記載膜的高度分布。根據(jù)EPC指南，應(yīng)指出缺乏新穎性。如果已知產(chǎn)品與請(qǐng)求保護(hù)產(chǎn)品在其他方面都相同（例如起始原料和制備過程都相同），則首先提出缺乏新穎性。后續(xù)程序中，如果申請(qǐng)人能夠（例如通過適當(dāng)?shù)膶?duì)比實(shí)驗(yàn)）證明關(guān)于參數(shù)確實(shí)存在差異，則值得懷疑是否本申請(qǐng)公開了對(duì)于制造具有權(quán)利要求中限定的參數(shù)的產(chǎn)品而言必不可少的所有特征，從而提出未充分公開。

1.2 JPO評(píng)價(jià)

JPO認(rèn)為要求保護(hù)的發(fā)明不具備新穎性。權(quán)利要求包含通過功能或性質(zhì)限定產(chǎn)品的表述，則可能存在難以將要求保護(hù)的發(fā)明與對(duì)比發(fā)明相比較的情形。如果審查員在未將要求保護(hù)的發(fā)明與對(duì)比發(fā)明的產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格對(duì)比時(shí)，即有理由初步判定要求保護(hù)的發(fā)明與對(duì)比發(fā)明的產(chǎn)品相同，只要沒有其它區(qū)別，則審查員可以發(fā)出缺乏新穎性的拒絕理由通知書。審查員可以等待申請(qǐng)人對(duì)這兩個(gè)發(fā)明之間的區(qū)別進(jìn)行爭辯或澄清。

后續(xù)程序中，申請(qǐng)人可以通過提出書面意見或?qū)嶒?yàn)結(jié)果的證明書等來反對(duì)通知書的拒絕理由以進(jìn)行爭辯或澄清。如果申請(qǐng)人的爭辯能夠成功改變審查員的評(píng)價(jià)，至少達(dá)到不能確定要求保護(hù)的發(fā)明缺乏新穎性而不具有可專利性的程度，則該拒絕理由將被克服。如果申請(qǐng)人的爭辯（例如是抽象的或泛泛的）沒有達(dá)到能夠成功改變審查員的評(píng)價(jià)那樣的程度，則審查員可做出駁回決定。

1.3 USPTO評(píng)價(jià)

USPTO認(rèn)為要求保護(hù)的發(fā)明缺乏新穎性。將基于兩方面理由駁回該發(fā)明，即被現(xiàn)有技術(shù)占先（不具新穎性）和現(xiàn)有技術(shù)使其顯而易見（不具創(chuàng)造性）。當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)的組合物看上去與權(quán)利要求的組合物相同，而現(xiàn)有技術(shù)沒有明確公開權(quán)利要求中的功能、特性（即沒有關(guān)于固有特征的記載）時(shí)，審查員可以同時(shí)依據(jù)占先和顯而易見拒絕該權(quán)利要求。最初是審查員負(fù)責(zé)提供理論根據(jù)，來合理地論證權(quán)利要求中的功能、屬性或特性是現(xiàn)有技術(shù)記載的主題中必然存在的。后續(xù)程序中，申請(qǐng)人可以通過提交證據(jù)表明要求保護(hù)產(chǎn)品和現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品并不相同，且現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品并不必然具有要求保護(hù)產(chǎn)品的特性，來反駁該基于固有屬性的占先和顯而易見的初步判定。

1.4 結(jié)論

綜上所述，三局對(duì)該案例（參數(shù)限定的產(chǎn)品新穎性的判斷）的判斷標(biāo)準(zhǔn)基本相同，由于權(quán)利要求用參數(shù)進(jìn)行限定時(shí)，與現(xiàn)有技術(shù)難以區(qū)分，三局審查員都初步判斷該權(quán)利要求不具新穎性，USPTO審查員還提出了不具創(chuàng)造性的結(jié)論。但是后續(xù)程序的處理三局稍有不同，EPO審查員提出，如果申請(qǐng)人能夠證明參數(shù)存在差異，則懷疑本申請(qǐng)是否公開充分的問題；JPO審查員強(qiáng)調(diào)了，后續(xù)程序中對(duì)比試驗(yàn)證據(jù)的重要性，所提交的證據(jù)應(yīng)至少達(dá)到不能確定要求保護(hù)的發(fā)明缺乏新穎性而不具有可專利性的程度；USPTO審查員也強(qiáng)調(diào)，后續(xù)程序中申請(qǐng)人可通過提交證據(jù)進(jìn)行反駁。上述處理方法，提供了不同的審查思路，對(duì)我國的審查方法具有一定借鑒意義。三局審查員與我局審查員對(duì)參數(shù)限定產(chǎn)品新穎性的初步判斷標(biāo)準(zhǔn)一致，但后續(xù)處理稍有不同。

2 中國專利局對(duì)參數(shù)限定產(chǎn)品新穎性、創(chuàng)造性審查的審查判斷

我國專利局實(shí)質(zhì)審查審查員對(duì)參數(shù)限定的產(chǎn)品新穎性、創(chuàng)造性審查主要有以下審查思路：

2.1 根據(jù)結(jié)構(gòu)、組成推論產(chǎn)品參數(shù)相同，產(chǎn)品不具有新穎性

該思路中新穎性的初步判斷與美、日、歐三局相同，在后續(xù)處理中也強(qiáng)調(diào)了對(duì)比試驗(yàn)的重要性。但實(shí)際審查中，申請(qǐng)人往往不提交對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)，僅僅通過陳述闡明其具備新穎性創(chuàng)造性的理由。

2.2 制備方法相同或相似推論產(chǎn)品不具新穎性

雖然對(duì)比文件中沒有提及申請(qǐng)用于表征產(chǎn)品的參數(shù)，但對(duì)比文件公開的產(chǎn)品與請(qǐng)求保護(hù)的產(chǎn)品的制備方法相同或相似，推定請(qǐng)求保護(hù)的產(chǎn)品不具備新穎性或創(chuàng)造性。審查實(shí)際工作中，往往很難找到生產(chǎn)方法完全相同的現(xiàn)有技術(shù)。即使能找到生產(chǎn)方法相似的對(duì)比文件，審查員很難提出足夠說服力的說理。

結(jié)語

綜上所述，對(duì)于參數(shù)限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，中國專利局與美、日、歐的初步判斷標(biāo)準(zhǔn)類似，但是對(duì)后續(xù)處理方法略有不同。從審查實(shí)踐出發(fā)，筆者更認(rèn)同中國專利局第一種審查思路，即根據(jù)對(duì)比文件的結(jié)構(gòu)、組成相同推論參數(shù)相同不具新穎性。該方法可操作性更強(qiáng)，審查的準(zhǔn)確性、一致性更強(qiáng)。但是該方法也存在一定的缺陷，后續(xù)程序中，申請(qǐng)人往往不提交對(duì)比試驗(yàn)證據(jù)，對(duì)審查造成了一定困難。如果駁回，申請(qǐng)進(jìn)入復(fù)審程序，拉長了申請(qǐng)的審查程序。而且如果審查員無強(qiáng)有力的理由，對(duì)申請(qǐng)貿(mào)然駁回，可能會(huì)在后續(xù)復(fù)審程序中撤銷駁回。因此，筆者建議，在提交對(duì)比實(shí)驗(yàn)的裁量權(quán)中，應(yīng)賦予審查員更大的自主權(quán)，允許審查員可強(qiáng)制申請(qǐng)人提交對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。這樣不僅僅解決了提交的其他證據(jù)難于判斷的問題，也可便于后續(xù)程序的處理，從而杜絕一部分申請(qǐng)人使用參數(shù)限定現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品獲得專利權(quán)的現(xiàn)象。

[1]2011年《關(guān)于新穎性的對(duì)比研究報(bào)告-JPO，EPO&USPTO專利審查實(shí)踐對(duì)比》學(xué)術(shù)觀察國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局學(xué)術(shù)委員會(huì)[Z].