梁 燕，陳柳葉

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:薛 京

在某涉及“投影機照明系統(tǒng)”的復(fù)審請求案中，原申請文件中記載了綠色帶通濾光片有兩種方式實現(xiàn)：1）在基片的兩側(cè)分別設(shè)置高通濾光片和低通濾光片，通過高通濾光片和低通濾光片的組合而形成綠色帶通濾光片；2）是在基片一側(cè)設(shè)置綠色帶通濾光片，而在基片的另一側(cè)設(shè)置防反射涂層。在駁回決定所針對的獨立權(quán)利要求中限定了綠色帶通濾光片的實現(xiàn)方式是上述方式1），并且復(fù)審請求人在復(fù)審請求理由中自認，實現(xiàn)上述綠色帶通濾光片的方式2）是本領(lǐng)域的慣用手段，而方式1）具備創(chuàng)造性。其后在答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣鴷r，復(fù)審請求人將獨立權(quán)利要求中對綠色帶通濾光片的實現(xiàn)方式由方式1）修改為方式2），并在意見陳述書中又認為上述綠色帶通濾光片的實現(xiàn)方式2）并非是本領(lǐng)域的慣用手段，是具備創(chuàng)造性的。

那么，對于請求人在復(fù)審請求理由中的這種“自認”，在合議組的審理過程中應(yīng)當(dāng)如何考慮？進一步來說，在復(fù)審和無效程序中，“當(dāng)事人自認”具有怎樣的適用范圍和法律效力？這些問題都值得進行深刻探討。

1 “當(dāng)事人自認”制度的法理依據(jù)

自認是民事訴訟制度上的一項重要制度。所謂“當(dāng)事人自認”，是指當(dāng)事人對于不利于自己的事實的承認。我國民事訴訟法中的自認制度體現(xiàn)在最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》[1]中，該《規(guī)定》于2001年12月6日由最高人民法院審判委員會在第1201次會議上通過，并于2002年4月1日起實施。

《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的第八條中明確規(guī)定：“訴訟過程中，一方當(dāng)事人對另一方當(dāng)事人陳述的案件事實明確表示承認的，另一方當(dāng)事人無須舉證。但涉及身份關(guān)系的案件除外”，這表明訴訟上的自認一般具有免除對方當(dāng)事人舉證責(zé)任的作用，自認的事實有拘束法院的效力，法院應(yīng)當(dāng)以自認的事實為裁判基礎(chǔ)，不必進行審查，不得作相反的認定[2]。第八條中還規(guī)定：“對一方當(dāng)事人陳述的事實，另一方當(dāng)事人既未表示承認也未否認，經(jīng)審判人員充分說明并詢問后，其仍不明確表示肯定或者否認的，視為對該項事實的承認”，該款確立了擬制自認，也稱默示自認。擬制的自認具有與訴訟上的自認相同的效力，其原因在于當(dāng)事人維護自己受爭議利益的本性。應(yīng)當(dāng)注意的是，擬制自認的成立條件是必須經(jīng)過“審判人員充分說明并詢問”后，當(dāng)事人仍不明確表示肯定或否定事實。這就需要審判人員在庭審過程中應(yīng)對一方當(dāng)事人提出的主張向另一方做出說明，并指出不予肯定或否定的法律后果是法庭對此事實的直接認定，無須主張者再行舉證。審判人員未履行這種闡明義務(wù)的，不構(gòu)成擬制的自認[2]。此外，第八條中還規(guī)定：“當(dāng)事人在法庭辯論終結(jié)前撤回承認并經(jīng)對方當(dāng)事人的同意，或者有充分證據(jù)證明其承認行為是在受脅迫或者重大誤解情況下做出且與事實不符的，不能免除對方當(dāng)事人的舉證責(zé)任”，這是關(guān)于訴訟上自認的撤回規(guī)定。訴訟上的自認，一經(jīng)做出，對法院和當(dāng)事人都產(chǎn)生相應(yīng)的拘束力。自認只能在例外情況下撤回，撤回訴訟上的自認有兩種情形：1）經(jīng)對方當(dāng)事人同意，一方當(dāng)事人在法庭辯論終結(jié)前撤回自認；2）有充分證據(jù)證明其承認行為是在受脅迫或者重大誤解的情況下做出且與事實真實情況不符的，可以撤回自認[2]。上述《規(guī)定》第八條中的其他內(nèi)容與本文所要探討的問題沒有緊密關(guān)系，不在此贅述。

專利無效程序通常被視為一種準司法程序，具有一定民事屬性。在專利復(fù)審委員會居中裁決時，通常也會涉及當(dāng)事人自認的相關(guān)法律問題。《審查指南》對自認制度的規(guī)定主要分為兩個階段：2001版《審查指南》未對自認制度進行明確規(guī)定，專利復(fù)審委員依照具體案情可以決定是否引入民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定；2006版《審查指南》[3]則依據(jù)民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定首次將自認制度明確規(guī)定于其第四部分第八章第4.3節(jié)“認可和承認”部分中：“在無效宣告程序中，當(dāng)事人明確認可的另外一方當(dāng)事人提交的證據(jù)，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)予以確認。但其與事實明顯不符，或者有損國家利益、社會公共利益，或者當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外。在無效宣告程序中，對一方當(dāng)事人陳述的案件事實，另外一方當(dāng)事人明確表示承認的，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)予以確認。但其與事實明顯不符，或者有損國家利益、社會公共利益，或者當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外；另一方當(dāng)事人既未承認也未否認，經(jīng)合議組充分說明并詢問后，其仍不明確表示肯定或者否認的，視為對該項事實的承認”?？梢?，2006版《審查指南》依據(jù)民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定對自認制度做了相應(yīng)的規(guī)定，為合議組在案件審理過程中如何適用自認制度提供了明確的法律依據(jù)?，F(xiàn)行的2010版《專利審查指南》對此的規(guī)定與2006版《審查指南》相同。

2 “當(dāng)事人自認”適用時需考慮的問題

盡管在民事訴訟、專利審查程序中對自認做了一些相關(guān)規(guī)定，但對自認問題上的認識分歧導(dǎo)致合議組在復(fù)審和無效案件的審理過程中，對當(dāng)事人自認的適用在尺度的把握上并不統(tǒng)一，因此為了規(guī)范自認制度在復(fù)審和無效程序中的適用，還需要探討下述問題：1）關(guān)于是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分事實自認與法律自認及其法律效力問題；2）關(guān)于當(dāng)事人在他案中所做的自認能否引入本案作為自認問題；3）關(guān)于合議組是否需要告知當(dāng)事人其自認所帶來的不利后果問題。

下面結(jié)合兩件具體案例對上述3個問題進行具體探討[4]。

【案例1】

專利復(fù)審委員會在某無效決定中查明的事實為：無效程序中證人稱其已經(jīng)于申請日前安裝了專利權(quán)人生產(chǎn)的套裝門。專利權(quán)人在口頭審理的過程當(dāng)中明確表示其銷售給證人的產(chǎn)品具備本專利權(quán)利要求所描述的全部結(jié)構(gòu)。

無效決定的理由：鑒于專利權(quán)人已經(jīng)認可向證人銷售了具備本專利所有結(jié)構(gòu)特征的產(chǎn)品，且套裝門的銷售日早于本專利申請日，因此，此銷售行為構(gòu)成專利法意義上的“使用公開”，不符合專利法第二十二條第二款的規(guī)定。

【案例2】

專利復(fù)審委員會在某無效決定中查明的事實為：專利權(quán)人在他案的民事侵權(quán)訴訟程序中的開庭筆錄中陳述了對某設(shè)計細節(jié)為本領(lǐng)域慣常設(shè)計，但是在本無效口頭審理過程中，專利權(quán)人認為前述開庭筆錄的陳述為口誤，內(nèi)容不準確，推翻了其之前的陳述。

無效決定的理由：本專利與在先設(shè)計存在的差異屬于本領(lǐng)域慣常設(shè)計，專利權(quán)人在民事訴訟程序中對此亦予以認可，故前述差別對于整體視覺效果不具有顯著影響，本專利不符合專利法第二十三條的規(guī)定。

2.1 自認是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分事實自認與法律自認及其法律效力問題

對于無效程序中自認是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分為事實自認和法律自認，存在兩種觀點。一種觀點認為：當(dāng)事人在無效案件審理過程中的自認應(yīng)當(dāng)區(qū)分事實自認和法律自認，事實自認指的是當(dāng)事人對案件事實的陳述；法律上的自認主要是當(dāng)事人對法律問題的判斷。當(dāng)事人對事實的自認產(chǎn)生法律上的效力，當(dāng)事人對法律的自認不產(chǎn)生法律效力。另外一種觀點認為：自認僅僅指事實上的自認，法律的適用屬于公權(quán)力范疇，通常由裁判者根據(jù)查明的事實適用相應(yīng)的法律，當(dāng)事人對法律的自認不構(gòu)成自認。

筆者認為，自認僅包括事實上的自認，不包括法律上的自認。事實的自認通常指當(dāng)事人或其代理人對案件事實的認可，包括當(dāng)事人對涉案專利技術(shù)的陳述、對證據(jù)的意見陳述、對專利產(chǎn)品銷售情況的陳述等；法律的自認通常指對法律的適用情況，包括新穎性、創(chuàng)造性判斷，是否構(gòu)成使用公開，兩技術(shù)特征的是否等同，兩圖片表示的外觀設(shè)計的相同或相近似，說明書公開是否充分等。

對事實的自認應(yīng)當(dāng)排除以下內(nèi)容：

1）司法認知，包括眾所周知的事實；自然規(guī)律及定理；根據(jù)法律規(guī)定或者已知事實和日常生活經(jīng)驗法則能推出的另一事實；各級人民法院作出的已經(jīng)生效判決或者仲裁委員會作出的生效裁決所確定的事實；公證機關(guān)作出的生效公證文書所證明的事實。

2）依職權(quán)調(diào)查部分，主要指當(dāng)事人自認的事實涉及可能有損國家利益、社會公共利益或他人合法權(quán)益的事實；與實體無關(guān)的程序性事項。

3）和解、調(diào)節(jié)中的自認：出于調(diào)節(jié)或者和解目的而對事實的認可，不得作為其后無效程序中對其不利的證據(jù)。

當(dāng)事人或其代理人對事實的自認，專利復(fù)審委員會一般應(yīng)當(dāng)予以確認。當(dāng)事人或其代理人對法律的自認不產(chǎn)生法律效力。

具體到案例1，由于專利權(quán)人的描述不僅涉及對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本身的描述，還涉及對該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與本專利權(quán)利要求所要求保護的結(jié)構(gòu)是否相同的判斷。根據(jù)前述分析，專利權(quán)人對“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本身的描述”屬于當(dāng)事人的自認范疇，合議組可以在無效決定中直接引入當(dāng)事人的意見而無須組織雙方當(dāng)事人質(zhì)證；但是，專利權(quán)人對于“該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與本專利權(quán)利要求所要求保護的結(jié)構(gòu)相同”的陳述顯然屬于一種法律判斷，是對專利法第二十二條第二款新穎性的判斷，專利權(quán)人的該陳述顯然已經(jīng)超越了自認的范疇，并不必然產(chǎn)生法律效力，新穎性的判斷屬于裁判機關(guān)的公權(quán)力，理應(yīng)由專利復(fù)審委員會作出。但是，在案例1中，無效審查決定的無效理由部分是基于專利權(quán)人的自認而直接認定本專利不具備新穎性，并據(jù)此宣告專利權(quán)無效。對此，筆者認為該認定不夠嚴謹，合議組應(yīng)當(dāng)自行判斷“銷售產(chǎn)品是否具有本專利權(quán)利要求所描述的全部結(jié)構(gòu)”而并非僅僅依據(jù)當(dāng)事人的陳述得出結(jié)論，具體理由為：首先，如前述分析，專利權(quán)人關(guān)于“該產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與本專利權(quán)利要求所要求保護的結(jié)構(gòu)相同”的陳述屬于法律意義上的自認，該陳述并不必然產(chǎn)生法律效力，是否具備新穎性需要取決于專利復(fù)審委員會的判斷；其次，在先銷售的產(chǎn)品仍然存在于證人處，合議組有機會將在先銷售產(chǎn)品與本專利進行比較，并在此基礎(chǔ)上自行判斷兩者是否相同并進行法律適用；最后，合議組自行對產(chǎn)品與本專利是否相同進行判斷更有利于查明事實，避免由于專利權(quán)人陳述錯誤而導(dǎo)致審查決定認定事實的錯誤[4]。

2.2 當(dāng)事人在他案中所做的自認能否引入本案作為自認問題

判斷他案中自認對本案是否有效通常存在兩種觀點，一種觀點認為：當(dāng)事人在他案中所作的自認也是基于當(dāng)事人真實意思表示作出的，因此，如果他案與本案是基于同一專利權(quán)提出的多個無效請求，或者他案與本案是基于同一專利權(quán)提出的無效請求和侵權(quán)訴訟，則可以把當(dāng)事人在他案中的自認引入本案作為自認事實。另外一種觀點認為：當(dāng)事人在他案中所做的自認是否能夠作為本案自認應(yīng)當(dāng)謹慎對待，如果他案與本案是基于同一專利權(quán)的無效宣告程序或者其后續(xù)的行政訴訟程序，則一般可以把他案的自認引入本案作為自認事實。

筆者認為，本案引入他案的自認應(yīng)當(dāng)謹慎。當(dāng)事人或其代理人對事實自認的法律效力僅限于本案的審理過程。無效決定作出后的行政訴訟階段仍應(yīng)視為本案的審理過程。

專利無效程序中，由于面對不同的無效理由和證據(jù)，當(dāng)事人在本案中基于真實意思表示所作的自認在他案中并不必然是當(dāng)事人真實的意思表示，因此，基于同一專利權(quán)的其他無效宣告請求案件中當(dāng)事人的自認能否引入本案作為自認事實，合議組對此應(yīng)當(dāng)嚴格把握。對于基于同一專利權(quán)的其他無效宣告請求案件中當(dāng)事人的自認，如果該自認已經(jīng)屬于在先生效決定所查明的事實，則合議組可以引入，如果僅僅是在案由中記載，并非屬于合議組查明的事實，則不宜作為事實的自認而免除對方當(dāng)事人的舉證責(zé)任，此時，當(dāng)事人在他案中陳述的事實可以作為一般性證據(jù)，是否采納由合議組自行把握[4]。

針對同一專利權(quán)的無效程序以及后續(xù)的專利行政訴訟程序，由于當(dāng)事人面對的無效理由以及證據(jù)完全相同，盡管存在行政程序和司法程序的區(qū)別，仍然可以認為當(dāng)事人對事實的自認是基于其真實意思表示，因此，當(dāng)事人基于同一專利權(quán)的無效程序以及后續(xù)專利行政訴訟程序中的自認可以相互引入，作為當(dāng)事人自認的事實依據(jù)。

具體到案例2，合議組對于某設(shè)計細節(jié)為慣常設(shè)計的認定是基于專利權(quán)人在涉及另一專利的民事訴訟程序中的陳述而作出，盡管專利權(quán)人在本案的無效程序中完全否認了前述陳述，但是專利復(fù)審委員會在無效程序中未接納專利權(quán)人的意見。此案訴諸北京市高級人民法院，二審法院以專利權(quán)人在無效程序中并未自認該設(shè)計細節(jié)為慣常設(shè)計，且專利復(fù)審委員會未舉證該設(shè)計細節(jié)為慣常設(shè)計為由，撤銷了專利復(fù)審委員會作出的無效決定。筆者更認同法院的做法?；谇笆龇治觯哉J應(yīng)當(dāng)謹慎，本案中專利權(quán)人在其他專利的民事訴訟程序中對某設(shè)計細節(jié)進行了陳述，其預(yù)料到的法律后果僅僅涉及該專利的后續(xù)法律程序，而不會延續(xù)到專利權(quán)人申請的所有專利的后續(xù)法律程序。并且，在無效審理程序中，專利權(quán)人已經(jīng)明確否認其陳述，此時，不宜將專利權(quán)人在他案中的陳述作為自認引入到本案中。

2.3 合議組是否需要告知當(dāng)事人其自認所帶來的不利后果的問題

一般而言，合議組應(yīng)當(dāng)謹慎適用自認制度。對于當(dāng)事人以書面形式提交的或者在口頭審理過程中陳述并記錄在口頭審理記錄表中的對事實的自認可以適用。當(dāng)事人在口頭審理中的自認，合議組應(yīng)當(dāng)當(dāng)庭讓當(dāng)事人確認所述事實是否屬實，而無須告知當(dāng)事人所述自認會有何種法律后果。

3 結(jié)論

由上述對“當(dāng)事人自認”制度適用范圍和法律效力的探討可見，當(dāng)事人在復(fù)審和無效程序中的不適當(dāng)自認，可能會導(dǎo)致個人的利益損失。因此，筆者在此建議申請人和專利權(quán)人，在復(fù)審和無效程序中應(yīng)當(dāng)盡量避免對自己不利事實的自認，尤其是在書面意見陳述或者口頭審理中以書面的形式明確確認的自認，某些事實的自認在本案中（如無效案）看似是對自己有利的事實，在系列的他案（如侵權(quán)案）中則可能成為對自己不利的事實，因此必須全面地權(quán)衡利弊，必要時多咨詢專業(yè)的法律和專利工作者，以便更好地保護自己的利益。

[1]最高人民法院民事審判第一庭.民事訴訟證據(jù)司法解釋及相關(guān)法律規(guī)范[M].北京：人民法院出版社，2002.

[2]耿博.自認在無效宣告程序中的應(yīng)用[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2002，8（9）：2-3.

[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局.審查指南：2006版[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006.

[4]張華.淺析專利無效程序中當(dāng)事人的自認[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2010，16（7）：45-49.