陳柳葉，榮 芳，梁 燕，朱艷華

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:薛 京

2005年12月1日，北京大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院張平教授針對飛利浦提起一項專利權(quán)無效宣告請求，專利名稱為“編碼數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收方法以及發(fā)射機(jī)和接收機(jī)”（專利號為ZL95192413.3），這是3C聯(lián)盟專利池中為數(shù)不多的中國專利之一，而且該專利可被廣泛運用到手機(jī)、DVD、數(shù)碼相機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品，對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)有相當(dāng)?shù)耐{。此項請求被稱為“我國IP公益訴訟第一劍”。該案入選全國2005年度十大知識產(chǎn)權(quán)案件，極大地鼓舞了中國企業(yè)的專利斗志，促進(jìn)了中國DVD行業(yè)的發(fā)展，是中國DVD行業(yè)有史以來最重大、最有成效的專利維權(quán)行動。

據(jù)了解，近幾年來中國的專利無效案件每年基本都有2200件左右，專利侵權(quán)訴訟與專利無效可以說是如影隨形，專利無效已經(jīng)成為企業(yè)間競爭的“利器”，一方面可以通過專利無效免費使用被無效的專利，另一方面在侵權(quán)訴訟中侵權(quán)人通過專利無效可以讓局勢扭轉(zhuǎn)反敗為勝，節(jié)省高額的侵權(quán)費用和訴訟費用。

1 法律依據(jù)

《專利法》第四十五條規(guī)定：自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效?！秾＠ā返谒氖邨l規(guī)定：宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在[1]。《專利法實施細(xì)則》第六十五條規(guī)定：依照專利法第四十五條的規(guī)定，請求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會提交專利權(quán)無效宣告請求書和必要的證據(jù)一式兩份。無效宣告請求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項理由所依據(jù)的證據(jù)。前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條、二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細(xì)則第二十條第二款、第四十三條第一款的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規(guī)定，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)[2]。

從時間條件來看，可以提出無效宣告請求的時間起點是授予專利權(quán)之后，卻沒有規(guī)定其時間終點，因此無論某項專利權(quán)是否終止，也不管其是因為期限屆滿而終止或者在期限屆滿之前被終止，仍然可以對其提出無效宣告請求。從主體條件看，無效宣告請求的請求人不僅包括中國單位和個人，也包括外國人、外國企業(yè)和外國其他組織。專利權(quán)人的利害關(guān)系人可以提出無效宣告請求，例如被控侵權(quán)人往往以原告的專利權(quán)應(yīng)當(dāng)被宣告無效作為抗辯理由對抗專利權(quán)人的侵權(quán)指控；專利實施許可合同的被許可人提出無效宣告請求的，專利復(fù)審委員會將予以受理并進(jìn)行審查；專利權(quán)人自己也可以提出無效宣告請求，例如專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)專利文件存在錯誤或者問題且難以糾正時，可以采取宣告專利權(quán)部分無效的做法，通過縮小其專利權(quán)的保護(hù)范圍，從而使其專利權(quán)具有更好的法律穩(wěn)定性[3]。

2 案例

2.1 飛利浦和法國電訊的數(shù)字電視核心專利

隨著數(shù)字電視專利大戰(zhàn)的開幕，收費落后的企業(yè)將喪失獲得許可費的機(jī)會。因此，飛利浦等企業(yè)紛紛到中國收費，每臺電視機(jī)的專利費將很快突破30美元。隨著大量專利訴訟的展開，以及后續(xù)專利權(quán)人的加入，中國每臺電視機(jī)負(fù)擔(dān)的實際專利費很可能超過50美元，甚至100美元。中國的技術(shù)和品牌很可能被迫退出數(shù)萬億美元的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)。

為反擊國外極為強(qiáng)勢的專利收費政策，維護(hù)民族利益，2008年12月2日，王玲對荷蘭飛利浦和法國電訊公司數(shù)字電視核心專利CN90103226.3號發(fā)明專利提交無效宣告請求。該專利保護(hù)一種數(shù)字傳送系統(tǒng)，專利權(quán)人是皇家飛利浦電子有限公司、法國電訊公司、法國有線通訊股份有限公司、無線電廣播技術(shù)研究所有限公司。無效請求的理由為：上述專利的權(quán)利要求1～22不符合專利法第二十六條第三款、第四款和專利法實施細(xì)則第二十條第一款的規(guī)定，權(quán)利要求21，22不符合專利法實施細(xì)則第二十一條第二款的規(guī)定，權(quán)利要求20不符合專利法實施細(xì)則第二條第一款的規(guī)定，因此請求宣告所述22項權(quán)利要求全部無效。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會審理后認(rèn)為：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，說明要求專利保護(hù)的范圍。對于每一項權(quán)利要求而言，其所要求保護(hù)的技術(shù)方案，應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案；所述專利的權(quán)利要求1～22不滿足上述要求，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)全部宣告無效，其他專利無效宣告請求理由遂不再進(jìn)行審查。2010年5月14日，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會宣告CN90103226.3號發(fā)明專利全部無效[4]。

這是國際數(shù)字電視專利聯(lián)盟被宣告無效的第一個專利，由于專利無效宣告將使得被無效的專利進(jìn)入公有領(lǐng)域，任何人都可以使用該無效專利內(nèi)容而不需要支付費用，從而降低了中國電視企業(yè)的生產(chǎn)成本。

另一方面，關(guān)乎專利權(quán)有效性爭議的專利無效常常出現(xiàn)在專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人要想針對被控侵權(quán)人的侵權(quán)行為獲得法律救濟(jì)，幾乎不可避免地要經(jīng)歷無效程序這一關(guān)。絕大多數(shù)無效宣告請求都由與專利權(quán)人有利害關(guān)系的人提出，其中又以專利侵權(quán)訴訟的被控侵權(quán)人以及受到專利侵權(quán)指控威脅的人居多，因為使所涉及的專利權(quán)被宣告無效無疑是被控侵權(quán)人避免承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任釜底抽薪的方式。

2.2 比亞迪和索尼之間的跨國知識產(chǎn)權(quán)訴訟戰(zhàn)

2003年7月8日，日本索尼公司一紙訴狀將比亞迪告到了東京地方法院，指控比亞迪2001年、2002年日本CEATEC展覽會上展出的兩款鋰離子電池侵犯其特許第2646657號（以下簡稱657專利）、特許第2701347號兩項日本專利權(quán)，請求禁止比亞迪向日本進(jìn)口、銷售最主要的6種型號的鋰離子充電電池。這兩項關(guān)于鋰離子充電電池的基本專利都是1988年申請的，一項是“電池內(nèi)部按平均容量設(shè)計一定空隙”的專利，一項是“電池正負(fù)極涂敷物質(zhì)的厚度及其比例”的專利。

面對索尼的指控，比亞迪對索尼的起訴狀及涉案專利文本進(jìn)行研究，并和自己的產(chǎn)品進(jìn)行比較、分析，以相關(guān)產(chǎn)品的有關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，指出索尼計算比亞迪電池空隙的錯誤，并提出正確的計算結(jié)果，以此證明并未侵犯索尼的專利權(quán)。此外，比亞迪還通過在生產(chǎn)現(xiàn)場對取樣過程及結(jié)果進(jìn)行公證并作為不侵權(quán)證據(jù)提交給法院。

不僅如此，比亞迪還在訴訟過程中通過認(rèn)真研究日本的專利法律，并獲取大量的證據(jù)對索尼據(jù)以提起訴訟的兩項專利進(jìn)行仔細(xì)分析后，認(rèn)定657專利并非有效專利。因此，比亞迪確定了明確的訴訟戰(zhàn)術(shù)，即一方面積極應(yīng)訴，證明自己并沒有侵犯索尼專利；同時從根本上將索尼的專利無效掉，使其不攻自破。

2004年3月19日，比亞迪向日本特許廳提起專利無效宣告請求，請求宣告索尼的657專利無效。比亞迪對657專利主張無效的理由主要有3點：1）不具備新穎性；2）不具備創(chuàng)造性；3）說明書專利請求范圍和發(fā)明的詳細(xì)說明記載不充分。

2005年1月25日，日本特許廳作出裁決，宣告657專利無效。裁決表明：“根據(jù)以上，本案的發(fā)明專利（657專利）是違反專利法第二十九條第二項規(guī)定的，符合專利法第一百二十三條第一項第二號規(guī)定情形，所以不用討論上述的無效理由1（即不具備新穎性的無效理由）和無效理由3（即說明書公開不充分的無效理由），都應(yīng)該被判為無效”。

2005年3月2日，索尼不服日本特許廳對其657專利作出的無效裁決，向東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院提出上訴，請求撤銷日本特許廳的裁決，維持其657專利有效。然而在比亞迪有力的證據(jù)和事實面前，2005年11月7日，針對657專利無效上訴案，東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院作出判決：“駁回原告（索尼公司）的請求，訴訟費用由原告承擔(dān)”。

2005年12月2日，索尼向東京地方法院遞交撤訴請求書，撤銷所有對比亞迪的指控。至此，由索尼在日本本土提起的訴訟，以比亞迪大獲全勝告終。

比亞迪反訴日本索尼專利無效案是我國企業(yè)首次在境外贏得針對跨國公司提出的專利無效案件，而該案也因此被評為“2005年中國知識產(chǎn)權(quán)十大案件”。

3 利用專利無效部署攻防策略

從比亞迪在日本客場作戰(zhàn)反敗為勝訴訟案件中可以總結(jié)出以下專利無效攻防策略：

1）擁有核心技術(shù)。增加發(fā)明專利的擁有量、真正掌握核心技術(shù)才是企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的基石，只有進(jìn)一步提升專利的研發(fā)、申請、授權(quán)質(zhì)量，才是真正意義上的自主創(chuàng)新，才能真正避免專利糾紛。比亞迪在深圳成立比亞迪中央研究院，聚集一大批高學(xué)歷人才專門進(jìn)行電池技術(shù)、表面技術(shù)、液晶技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究與技術(shù)創(chuàng)新。自1999年以來，比亞迪在國內(nèi)外申請的專利數(shù)以平均每年195%的速度增長，僅2005年一年，比亞迪的專利申請就達(dá)到800多項。

2）規(guī)避專利壁壘企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新首先要學(xué)會規(guī)避壁壘性技術(shù)。壁壘性技術(shù)往往都把壁壘設(shè)定在一定的范圍之內(nèi)，超出這個范圍就不屬于專利壁壘之內(nèi)，在競爭市場上就能避免專利侵權(quán)的巨大風(fēng)險。比亞迪早在對這種電池進(jìn)行研發(fā)設(shè)計之初，就有意對索尼的專利技術(shù)進(jìn)行了專利回避設(shè)計：針對657專利，索尼的專利技術(shù)要求是電池液容量在0.4 mL之上，比亞迪在設(shè)計時就將電池液容量控制在0.4 mL以內(nèi)；而對索尼的另外一項專利，索尼的專利技術(shù)要求電池極片厚度在80～250 μm，比亞迪所研制出來的電池厚度就有意設(shè)計在這個范圍之外，侵權(quán)就不能成立。

專利回避設(shè)計是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略中避免侵權(quán)發(fā)生的重要措施，同時也可能是代價最小的一種競爭研發(fā)手段。第一步是要搞清所要回避的專利保護(hù)范圍的大小，找出其保護(hù)范圍最寬的權(quán)項進(jìn)行分析，結(jié)合說明書，確認(rèn)該權(quán)利要求字面的真實含義，以及其等同物的范圍。經(jīng)過這樣的分析，可以整理出該最寬權(quán)利要求包含的幾個必要技術(shù)特征，這樣就提供了一個比對基準(zhǔn)，來檢驗將來的回避設(shè)計是否滿足下限要求。值得提及的是，這種技術(shù)特征的對比不僅是字面上的，還應(yīng)考慮其等同物。當(dāng)然，這也是對比的難點所在，因此企業(yè)要注重侵權(quán)判定理論中的字面侵權(quán)（全面覆蓋）原則、等同原則在回避設(shè)計中的應(yīng)用。規(guī)避技術(shù)壁壘以及尋找替代性技術(shù)的戰(zhàn)略值得我國所有企業(yè)學(xué)習(xí)。

3）專利合作。擁有自主核心技術(shù)專利對于許多企業(yè)尤其中小企業(yè)來說并非易事，企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中針對競爭對手的核心專利，也可以運用購買相關(guān)的專利技術(shù)或者取得實施許可專利使用權(quán)，來增加與競爭對手談判與抗衡的砝碼。這樣，無論是面對競爭對手的巨額專利使用費索取，還是遭遇跨國公司的專利侵權(quán)訴訟，運用自己購買或被許可的專利技術(shù)進(jìn)行反擊，或許可以成為企業(yè)商戰(zhàn)中的有力武器。

國外已經(jīng)出現(xiàn)多個數(shù)字電視專利聯(lián)合管理機(jī)構(gòu)，開始收取一站式許可費。例如：DVB-T專利聯(lián)盟，用全球10多個國家的專利收取聯(lián)合許可費，每臺數(shù)字電視可負(fù)擔(dān)0.75歐元、0.5歐元兩檔不同的專利使用費。

4）選擇正確的訴訟策略。在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，應(yīng)對專利侵權(quán)訴訟通常有兩種策略：一是提供證據(jù)證明自己的技術(shù)不侵犯對方的專利權(quán)；二是提出專利無效申請，直接把對方的專利無效掉。一旦專利被宣告無效，侵權(quán)就不攻自破。比亞迪在本案中成功地將這兩種策略結(jié)合起來，一方面積極應(yīng)訴，并提供大量詳實的證據(jù)材料證明自己并不侵犯索尼的專利權(quán)；同時又向日本特許廳提出專利無效申請，請求宣告657專利無效。比亞迪雙管齊下的策略取得了理想的效果。

實際上，在專利侵權(quán)糾紛中，被訴方申請對方專利無效是常用的訴訟策略。因為如果有充分的證據(jù)能夠證明專利無效，侵權(quán)指控不攻自破；而即使在并不十分確定的情況下申請對方專利無效，也未嘗不是一種“圍魏救趙”的訴訟策略。因為一旦專利被提出無效申請，起訴方必然擔(dān)心專利無效申請造成的客戶信心動搖、商譽(yù)受影響等因素，從而可能會主動撤訴或者主動提出和解。因此，在專利侵權(quán)訴訟中根據(jù)對方的專利情況靈活選擇訴訟策略尤為重要。

5）專利檢索和申請。申請專利之前需要檢索專利，以免重復(fù)研制，侵犯他人專利權(quán)，事先檢索也可判斷該項技術(shù)成果是否有可能獲得專利權(quán)。尤其是實用新型專利申請審查僅進(jìn)行初步審查，不進(jìn)行實質(zhì)審查，存在重復(fù)授權(quán)的情況。因此，企業(yè)在申請專利時，要對該行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)申請的專利進(jìn)行周密的檢索和比對，排除沖突或重復(fù)的可能，避免專利糾紛。

在專利申請過程中，一定要撰寫好專利的權(quán)利要求書。專利的權(quán)利要求書直接涉及申請人的利益，十分重要。專利的權(quán)利要求書是整個專利申請文件最核心的部分，是申請人向國家請求保護(hù)其發(fā)明創(chuàng)造及劃定保護(hù)范圍的文件，一旦提交后即具有法律效力。因此，企業(yè)應(yīng)該在專利的權(quán)利要求書中對權(quán)利要求、保護(hù)范圍等內(nèi)容明確規(guī)定，才能最大程度地保護(hù)自己的利益。

6）收集確鑿有力的證據(jù)。有力的證據(jù)是贏得知識產(chǎn)權(quán)訴訟的關(guān)鍵。在以往的專利侵權(quán)訴訟中，許多實際上并沒有侵犯對手專利權(quán)的我國企業(yè)正是因為幾項甚至是一項證據(jù)收集缺失而被判敗訴。專利侵權(quán)訴訟中涉及的證據(jù)具有數(shù)量眾多、種類繁雜、技術(shù)性強(qiáng)、知識面廣、難于獲取、極易喪失等特性，取證過程本身往往就是借助科學(xué)技術(shù)等手段提取、分析、審查、判斷和確認(rèn)證據(jù)的過程，就是認(rèn)識和掌握智力成果產(chǎn)生、變化、運用及發(fā)展規(guī)律的過程，因而對專利侵權(quán)訴訟證據(jù)的收集、審查、判斷和確認(rèn)就比其他民事訴訟證據(jù)的相關(guān)工作更為復(fù)雜和困難。比亞迪的律師團(tuán)隊在會聚專家認(rèn)定657專利應(yīng)當(dāng)屬于當(dāng)時的公知技術(shù)之后，就開始了全球范圍內(nèi)尋找合適的專利文獻(xiàn)以及其他材料的艱苦過程。律師團(tuán)對657專利與其他國家的幾千項相同領(lǐng)域的發(fā)明專利進(jìn)行了檢索，從中調(diào)出600余項專利文獻(xiàn)，又通過對比和篩選，將范圍縮小到了60余項。最后經(jīng)專家鑒定，選定其中時間在1997年5月9日之前，在創(chuàng)造性上足以宣告索尼發(fā)明專利無效的6篇對比文獻(xiàn)。整個純粹搜索證據(jù)的過程就持續(xù)1個月之久。

4 結(jié)論

由于專利無效宣告將使得被無效的專利進(jìn)入公有領(lǐng)域，因而成為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)中運用得最多的專利法規(guī)之一。企業(yè)不僅要積極防御自己的專利權(quán)被無效，還應(yīng)當(dāng)在侵權(quán)糾紛中使用專利無效宣告進(jìn)行反擊，從而最大限度地保護(hù)企業(yè)的權(quán)益。

[1]中華人民共和國專利法：第三次修改[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2009.

[2]中華人民共和國專利法實施細(xì)則：第三次修改[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：467-468.

[4]國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.第WX14962號復(fù)審決定[EB/OL].[2012-07-01].http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/searchfs.jsp.