張素卿，池 娟，姜 丹

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:任健男

中華人民共和國專利法實施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定：申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

該條款對申請人答復(fù)審查意見通知書時，所允許的申請文件的修改方式作出了規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀穂1]（以下簡稱《指南》）第二部分第八章5.2.1.3節(jié)對所允許的修改方式進(jìn)行了詳細(xì)具體的規(guī)定，其中，特別規(guī)定了，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書所指出的缺陷進(jìn)行的修改的5種情況：1）主動刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍；2）主動改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍；3）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題；4）主動增加新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過；5）主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

上述規(guī)定的出發(fā)點是節(jié)約審查程序，避免第一次審查意見通知書（以下簡稱一通）后，需要對修改后的權(quán)利要求重新進(jìn)行檢索和審查。

《指南》中規(guī)定了審查員在專利審查過程中需遵循的審查原則，其中之一即程序節(jié)約原則，這也是為了實現(xiàn)針對所有申請人平等的分配稀缺的審查資源，進(jìn)而實現(xiàn)公眾之間的公平。

然而，相對于程序節(jié)約原則，申請人的利益是更應(yīng)該考慮的，因為這更有利于社會的進(jìn)步。基于此，現(xiàn)對《指南》規(guī)定的上述幾種不允許的修改方式提出以下幾點質(zhì)疑，并舉例說明：

針對上述情況1：例如，一件關(guān)于圖像處理裝置的發(fā)明專利申請P，獨(dú)立權(quán)利要求中限定了該裝置包括特征A和B，其中，審查員經(jīng)充分檢索確定特征A為本項發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征，而特征B是現(xiàn)有技術(shù)中圖像處理裝置所普遍具備的結(jié)構(gòu)部件，且特征B對本項發(fā)明的實施并不產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，例如“圖像輸入單元，用于輸入待處理的圖像數(shù)據(jù)”。答復(fù)一通時，申請人考慮到原權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍較小，于是將特征B刪除，該刪除擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍，且該刪除并非針對審查員一通時所指出的缺陷。很明顯，上述修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，即該修改后的技術(shù)方案沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，且其保留了本項發(fā)明的特定技術(shù)特征A。然而按照《指南》所規(guī)定的上述情況1，該刪除是不被允許的。由于一通時審查員已經(jīng)充分檢索確定了特征A是導(dǎo)致本項發(fā)明具備新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征，因此，針對該修改后的技術(shù)方案，審查員并不需要重新進(jìn)行檢索和審查，這也就不會違背程序節(jié)約原則[2-3]。

針對上述情況2：還是以上述專利申請P為例，獨(dú)立權(quán)利要求原始記載的特征B為“掃描儀，用于輸入待處理的圖像數(shù)據(jù)”。答復(fù)一通時，申請人將特征B修改為“圖像輸入單元，用于輸入待處理的圖像數(shù)據(jù)”，該改變擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍，且該改變并非針對審查員一通時所指出的缺陷。很明顯，該修改后的特征B包含了所有能夠輸入圖像數(shù)據(jù)的輸入設(shè)備，且這些圖像輸入設(shè)備是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可預(yù)知的，上述修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，即使原申請文件中并未記載除了掃描儀之外的其他圖像輸入設(shè)備。然而按照新《指南》所規(guī)定的上述情況2，該改變是不被允許的。由于一通時審查員已經(jīng)充分檢索確定了特征A是導(dǎo)致本項發(fā)明具備新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征，因此，針對該修改后的技術(shù)方案，審查員同樣不需要重新進(jìn)行檢索和審查，這也同樣不會違背程序節(jié)約原則。

針對上述情況5：例如，一件關(guān)于圖像處理裝置的發(fā)明專利申請P，審查員經(jīng)充分檢索確定其獨(dú)立權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性，答復(fù)一通時，申請人希望增加一個之前沒有申請保護(hù)的技術(shù)方案，于是增加了在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過的新的從屬權(quán)利要求，該增加并非針對一通中所指出的缺陷，由于其技術(shù)方案記載在原說明書中，因此，該修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。由于獨(dú)立權(quán)利要求沒有發(fā)生變化，該從屬權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍并未擴(kuò)大，審查員并不需要重新進(jìn)行檢索和審查，這也就不會違背程序節(jié)約原則。

由以上分析可知，《指南》對專利法實施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本不予接受的5種特殊情況中情況1、情況2、情況5的限定條件稍顯嚴(yán)格，鑒于此，如何在程序節(jié)約原則和維護(hù)申請人的利益之間尋求平衡點正是所應(yīng)努力的方向。筆者認(rèn)為，在盡可能維護(hù)申請人利益的前提下，合理地執(zhí)行程序節(jié)約原則，才是判斷修改文本是否能夠接受的標(biāo)準(zhǔn)的最終落腳點。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司.新專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006.