中國商標(biāo)在德國和歐盟遭遇搶注分為三種類型。第一類是生產(chǎn)、外銷型企業(yè)在海外的獨(dú)家代理商或銷售商以自己的名義注冊(cè)了其代理的中國產(chǎn)品的德國商標(biāo)；第二類是中國企業(yè)的品牌被境外同行競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)注冊(cè)；第三類是以通過出售商標(biāo)賺取經(jīng)濟(jì)利益的公司或個(gè)人，在海外批量注冊(cè)中國馳名商標(biāo)。

隨著中國企業(yè)對(duì)自身品牌保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，大多數(shù)中國企業(yè)特別是生產(chǎn)、外銷型企業(yè)在計(jì)劃開拓海外市場(chǎng)時(shí)，首先會(huì)想到注冊(cè)商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)等來實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。然而，當(dāng)進(jìn)行注冊(cè)時(shí)，中國企業(yè)往往會(huì)發(fā)現(xiàn)自己在中國成功注冊(cè)并有一定知名度的商標(biāo)，已經(jīng)被自己在境外的獨(dú)家代理商或者其他銷售商搶先注冊(cè)了。

目前，商標(biāo)被搶注的中國企業(yè)大多會(huì)采取同搶注其商標(biāo)的公司或個(gè)人采用談判或用高價(jià)購回的消極方式來解決。其實(shí)，積極運(yùn)用法律武器維權(quán)才是正面打擊惡意搶注、維護(hù)企業(yè)形象和提升企業(yè)價(jià)值的有力手段。而面對(duì)海外惡意搶注、陌生的法律環(huán)境、法律文化和語言障礙時(shí)，中國企業(yè)在國外維權(quán)的信心往往稍顯不足。

當(dāng)在中國成功注冊(cè)的商標(biāo)被搶注為德國商標(biāo)或歐盟商標(biāo)的時(shí)候，經(jīng)常有人質(zhì)疑這種維權(quán)的勝算有多大。這種質(zhì)疑是有一定的理論根據(jù)的，因?yàn)闊o論按照德國商標(biāo)法還是歐盟商標(biāo)條例中適用的領(lǐng)土管轄權(quán)原則和優(yōu)先注冊(cè)原則，在中國注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)在德國或歐盟領(lǐng)土范圍內(nèi)原則上是不受保護(hù)的，也就是說中國的注冊(cè)商標(biāo)原則上不能對(duì)抗在德國注冊(cè)的德國商標(biāo)權(quán)利人或歐盟商標(biāo)權(quán)利人。而根據(jù)優(yōu)先權(quán)原則，注冊(cè)在先的德國商標(biāo)或歐盟商標(biāo)是優(yōu)先受到保護(hù)的。這使得中國企業(yè)被搶注的商標(biāo)理論上無法再次進(jìn)行注冊(cè)而受到保護(hù)。但是，這兩條商標(biāo)法的基本原則的例外情況就是當(dāng)在中國成功注冊(cè)的商標(biāo)被“惡意”搶注為德國或歐盟商標(biāo)。

本文會(huì)根據(jù)德國和歐盟的有關(guān)法律和相關(guān)判例解讀惡意搶注的類型、惡意搶注的成立條件以及被搶注人可以使用哪些法律手段維權(quán)。

一、“ 惡意搶注”的基本類型

筆者通過案例總結(jié)將中國商標(biāo)在德國和歐盟遭遇搶注分為三種類型。第一類是生產(chǎn)、外銷型企業(yè)在海外的獨(dú)家代理商或銷售商以自己的名義注冊(cè)了其代理的中國產(chǎn)品的德國商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“代理搶注型”）。這一類中的典型案例是2007年王致和被其德國慕尼黑代理商搶注的案件。另一例是今年8月開庭審理的中國“洽洽”食品商標(biāo)在德國遭搶注案。第二類是中國企業(yè)的品牌被境外同行競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)注冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“同行搶注型”）。這一類中比較有名的案例是德國西門子公司搶注中國海信集團(tuán)“HiSense”商標(biāo)。第三類是以通過出售商標(biāo)賺取經(jīng)濟(jì)利益的公司或個(gè)人，在海外批量注冊(cè)中國馳名商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)備搶注型”）。無論哪一類型的搶注事件，都是搶注人利用中國企業(yè)對(duì)境外法律不熟悉以及中國企業(yè)多年經(jīng)營的商標(biāo)聲譽(yù)。而且，往往會(huì)促使中國企業(yè)以高價(jià)回購的方式“贖回”德國或歐盟商標(biāo)從而賺取經(jīng)濟(jì)利益。

二、“惡意搶注”的成立條件

歐盟和德國的法律和判例對(duì)于上述三種惡意搶注類型的成立條件都有相關(guān)闡述。

據(jù)德國相關(guān)法律和案例判定惡意搶注的條件

1、“代理搶注型”在德國商標(biāo)法第11條中有明確規(guī)定。其成立條件為：

（1）搶注人與被搶注人之間有業(yè)務(wù)代理合同或者類似法律關(guān)系（搶注人通常是被搶注權(quán)利人歐盟成員國的代理商或經(jīng)銷商）;

（2）搶注人以自己的名義注冊(cè)了其代理產(chǎn)品或服務(wù)的商標(biāo);

（3）商標(biāo)注冊(cè)行為未經(jīng)授權(quán)人的同意。

由此可見，德國搶注人的“惡意”就在于，根據(jù)誠實(shí)信用原則應(yīng)該知道中國企業(yè)在不久的將來需要在德國注冊(cè)商標(biāo)并進(jìn)一步開展在德國的商業(yè)活動(dòng)。

2、“同行搶注型”中的“惡意”根據(jù)德國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的規(guī)定和德國聯(lián)邦最高法院的判例，需要具備如下幾個(gè)條件：

（1）搶注人已經(jīng)知道或應(yīng)該已經(jīng)知道其注冊(cè)的商標(biāo)在境外國家已經(jīng)注冊(cè)成功;

（2）境外注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人將在可預(yù)見的將來在德國境內(nèi)使用該商標(biāo);

（3）搶注人應(yīng)該預(yù)見到境外商標(biāo)權(quán)利人即將在德國使用該商標(biāo)。

3、 “儲(chǔ)備搶注型”的惡意搶注也是從德國法院判例中發(fā)展出來的一種搶注類型。其成立的條件包括:

（1）搶注人的業(yè)務(wù)領(lǐng)域在于批量注冊(cè)他人商標(biāo)，而不是用于標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品或服務(wù);

（2）搶注人沒有對(duì)該商標(biāo)有具體的使用意圖;

（3）搶注人的注冊(cè)目的僅限于促使第三方購買其注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)或授權(quán)第三方使用該注冊(cè)商標(biāo)，即搶注人使用商標(biāo)的方式僅限于轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)或授權(quán)他人使用其注冊(cè)商標(biāo);

（4）搶注人有阻礙他人合法使用商標(biāo)的意圖。

鑒于從初審角度難以證明搶注人有阻礙他人合法使用該注冊(cè)商標(biāo)的意圖，德國專利商標(biāo)局通常不會(huì)僅僅以搶注人的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是轉(zhuǎn)讓或授權(quán)使用商標(biāo)而駁回該類商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)?！皟?chǔ)備搶注型”往往是在被搶注人需要注冊(cè)本身品牌時(shí)才被發(fā)現(xiàn)。

據(jù)歐盟相關(guān)法律和案例判定惡意搶注的條件

與德國法律相同，歐盟商標(biāo)條例和歐盟商標(biāo)執(zhí)行條例中都沒有“惡意”的法定定義。

1、 在判斷“儲(chǔ)備搶注型”和“同行搶注型”的“惡意”時(shí)，歐盟的判例與德國的判例中使用相同的判斷原則?！皭阂鈸屪ⅰ敝械摹皭阂狻笔歉鶕?jù)歐盟法院的判例發(fā)展而來的，并適用所有惡意搶注的類型。在審判中歐盟法院會(huì)考慮所有重要的因素，來全面判斷是否有“惡意”的主觀行為。歐盟法院特別會(huì)綜合權(quán)衡如下因素：

（1）搶注人知道或必須知道，他人至少在歐盟一個(gè)成員國使用相同或類似的標(biāo)識(shí)用于相同或近似的產(chǎn)品或服務(wù)類別;

（2）搶注人有阻礙他人使用該商標(biāo)的意圖;

（3）比較搶注標(biāo)識(shí)和被搶注的標(biāo)識(shí)受保護(hù)的程度。該因素的綜合判斷依據(jù)為，被搶注商標(biāo)代表的產(chǎn)品是否引領(lǐng)國際市場(chǎng)、產(chǎn)品是否比較成功和該商標(biāo)使用的時(shí)間。

2、 而在“代理搶注型”中與德國商標(biāo)法相同的是，歐盟商標(biāo)條例中也有類似法律規(guī)定。但該規(guī)定比德國商標(biāo)法中更詳細(xì)地規(guī)定了“代理搶注型”成立的條件。根據(jù)歐盟商標(biāo)條例第11條的規(guī)定代理商的“惡意”需要同時(shí)具備如下條件：

（1）搶注人與被搶注人之間有代理合同或者類似法律關(guān)系（搶注人通常是被搶注權(quán)利人歐盟成員國的代理商）;

（2）搶注人以自己的名義注冊(cè)了商標(biāo);

（3）商標(biāo)注冊(cè)行為未經(jīng)授權(quán)人的同意;

（4）搶注人無法為自己的注冊(cè)行為提供合理的解釋;

（5）被注冊(cè)的商標(biāo)與被搶注的商標(biāo)相同或相似。

三、維權(quán)手段

1、 德國商標(biāo)被搶注的維權(quán)手段

當(dāng)商標(biāo)遭遇惡意搶注時(shí)，被搶注商標(biāo)權(quán)利人可以根據(jù)不同的被搶注階段在德國專利商標(biāo)局以及德國法院行使如下權(quán)利：

（1）在被搶注商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)階段，在所有的惡意搶注的類型中只有“代理搶注型”的被搶注人可以根據(jù)德國商標(biāo)法第41和第42條的規(guī)定在該商標(biāo)公布后的三個(gè)月內(nèi)提出異議。但是，在實(shí)踐中，由于中國企業(yè)在德國沒有商標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，所以往往很難發(fā)現(xiàn)自己的商標(biāo)已經(jīng)被搶注。

（2）對(duì)于所有惡意搶注類型，被搶注人還可以根據(jù)德國商標(biāo)法第54條和第50條第1款向德國專利商標(biāo)局以“惡意”作為絕對(duì)無效注冊(cè)的理由提出撤銷該商標(biāo)。如果德國專利商標(biāo)局或?qū)＠ㄔ褐С忠颉皭阂狻弊鳛榻^對(duì)無效注冊(cè)的理由，中國企業(yè)在撤銷該商標(biāo)后，可以以自己的名義重新申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)。

（3）在商標(biāo)法之外，德國的法律還規(guī)定了一系列維權(quán)手段。例如，被搶注方還可以根據(jù)德國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第3條、第4條第8項(xiàng)和第8條第1款第1句的規(guī)定，要求搶注方消除因惡意搶注造成的影響并要求其立即停止繼續(xù)使用該商標(biāo);根據(jù)德國民法第823條的規(guī)定，在給被搶注的中國企業(yè)造成損失的情況下，要求其賠償損失。

（4）另外，如果涉及“代理搶注型”，中國企業(yè)可以根據(jù)德國商標(biāo)法第11條、第17條和第27條的規(guī)定要求搶注方同意全部或部分變更商標(biāo)權(quán)利人為中國企業(yè)。如果代理商已將該德國商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給了第三人，那么這個(gè)變更要求也可以向取得商標(biāo)權(quán)的第三人提出。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓要求是有時(shí)效限制的，中國企業(yè)要在知道和應(yīng)該知道商標(biāo)被惡意搶注的三年內(nèi)提出轉(zhuǎn)讓要求，否則該要求按照德國商標(biāo)法第20條和德國民法第195條在3年內(nèi)失去訴訟時(shí)效。

2、被搶注為歐盟商標(biāo)的維權(quán)手段

同樣在歐盟商標(biāo)條例中也有類似德國商標(biāo)被搶注時(shí)的維權(quán)法律規(guī)定。例如，在涉及“代理搶注型”的案件中，中國企業(yè)可以根據(jù)歐盟商標(biāo)條例第18條的規(guī)定，要求搶注方同意全部或部分變更商標(biāo)權(quán)利人為中國企業(yè)。

不同之處在于，惡意搶注作為絕對(duì)無效注冊(cè)原因，被搶注人僅僅可以根據(jù)歐盟商標(biāo)條例第56條、第52條第1款b項(xiàng)的規(guī)定，向內(nèi)部協(xié)調(diào)局提出撤銷商標(biāo)申請(qǐng)或在侵權(quán)程序中提出的反訴來撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。

結(jié)語

綜上所述，中國商標(biāo)被搶注為德國或歐盟商標(biāo)時(shí)，中國企業(yè)完全可以使用法律武器有效地維護(hù)自身的品牌。但是，中國企業(yè)為了在“惡意搶注”案中掌握主動(dòng)權(quán)，還應(yīng)該做好如下工作：

（1）建立有效的境外品牌監(jiān)控機(jī)制，以便及時(shí)應(yīng)對(duì)同行、代理商或投機(jī)分子的搶注行為;

（2）中國企業(yè)在德國或歐盟提出商標(biāo)異議或主張權(quán)利時(shí)，應(yīng)該從主觀和客觀兩個(gè)方面搜集相應(yīng)的證據(jù)來證明搶注人在主觀方面有惡意行為、在客觀方面有搶注的事實(shí)。

可以證明主觀惡意的證據(jù)主要有雙方當(dāng)事人之間的函電往來、產(chǎn)品加工或獨(dú)家代理合同、索取商標(biāo)使用費(fèi)的書面要求和搶注人的公司業(yè)務(wù)范圍等?？陀^方面的證據(jù)主要需要中國企業(yè)證明自己有使用該商標(biāo)在先的證據(jù)，該類證據(jù)通?？梢允窃谏虅?wù)活動(dòng)中使用該商標(biāo)的商務(wù)文件、賬單、合同、廣告、宣傳冊(cè)和展會(huì)證明等。中國企業(yè)作為商標(biāo)持有人在提出異議或主張權(quán)利時(shí)，要注意盡量一次提交所有具有公信力的證明材料。