[摘 要] 我國《專利法》第57條規(guī)定的方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度在司法適用中面臨著諸多法無明文規(guī)定的問題，亟須在專利法第三次修正案中作出修改。

[關(guān)鍵詞] 方法專利侵權(quán) 舉證責(zé)任倒置

近年來方法專利侵權(quán)案件成為知識產(chǎn)權(quán)審判的一大熱點和難點問題，原因在于我國《專利法》僅在第57條第2款前半段原則性地規(guī)定侵權(quán)案件涉及“新產(chǎn)品”“制造方法”發(fā)明專利的實行舉證責(zé)任倒置，由被告提供其產(chǎn)品制造方法“不同于”專利方法的證明，但至今沒有對何為“新產(chǎn)品”、“同樣產(chǎn)品”等幾個關(guān)鍵術(shù)語作出明確法律解釋，使得專利權(quán)人在維權(quán)過程中履履遇到無法可依的舉證困境。如何修改立法，從而更為公平、有效地保護相關(guān)主體的合法權(quán)益成為亟須解決的一道難題。

一、我國現(xiàn)行方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度

《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(簡稱Trips協(xié)議)第 34條規(guī)定了兩種確定方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置適用條件的方法，一種為1(a)中規(guī)定的“使用該專利方法獲得的產(chǎn)品為新產(chǎn)品”時，但Trips協(xié)議并未就什么是此處所指的“新產(chǎn)品”這個關(guān)鍵問題作出進一步的規(guī)定，而是將“新產(chǎn)品”的內(nèi)涵解釋權(quán)及具體認(rèn)定留給了各國立法當(dāng)局；另一種為1(b)中規(guī)定的“如果該相同產(chǎn)品有相當(dāng)大的可能是使用該專利方法制造的，但專利所有人經(jīng)合理努力仍不能確定其實際使用的制造方法”時，則至少在以上任一情形下成員應(yīng)該規(guī)定，“如無相反證據(jù)，未經(jīng)專利所有人同意而制造的任何相同產(chǎn)品，均應(yīng)被視為是使用該專利方法獲得的”，此時“司法當(dāng)局應(yīng)有權(quán)責(zé)令被告證明其獲得相同產(chǎn)品的方法不同于該專利方法”，并且在第三款特別規(guī)定“在引用相反證據(jù)時，應(yīng)考慮被告保護其制造秘密及商業(yè)秘密的合法利益”。

我國歷次專利立法及相關(guān)司法解釋對此曾經(jīng)作出過不盡相同的規(guī)定，現(xiàn)行專利法基本采用了Trips協(xié)議34條1(a)的規(guī)定，與1993年專利法一樣都規(guī)定只有“新產(chǎn)品”制造方法專利侵權(quán)案件才能適用舉證責(zé)任倒置制度的規(guī)定，這也與1964年10月23日通過的《發(fā)展中國家保護發(fā)明模范法》 (Model Law for Developing Countries on Inventions)的立法理念相一致；但與1993年專利法不同的是，2000年專利法強調(diào)被控侵權(quán)人不僅應(yīng)提供“其產(chǎn)品制造方法的證明”，而且應(yīng)提供其產(chǎn)品制造方法“不同于”專利方法的證明，否則，法律將推定其使用了專利方法，判定其侵權(quán)。方法專利侵權(quán)訴訟是一個涉及專利法、訴訟法兩個領(lǐng)域的交叉問題，技術(shù)性很強，有時即使被控侵權(quán)人向法庭提供了“其產(chǎn)品制造方法的證明”，不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識的法官仍然難以判斷其制造方法是否落入原告專利權(quán)的保護范圍。因而，2000年專利法所作的這種修改事實上加強了被控侵權(quán)人的舉證責(zé)任，但在法律適用中仍然面臨著諸多法無明文規(guī)定的問題。

二、方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度適用中的法律問題

1.“新產(chǎn)品”及“同樣產(chǎn)品”的舉證責(zé)任是不是也實行倒置

《專利法》57條第2款僅規(guī)定了“新產(chǎn)品”是適用舉證責(zé)任倒置的前提，但并未明確指出由誰來承擔(dān)證明涉案產(chǎn)品是否為“新產(chǎn)品”及被控侵權(quán)人所生產(chǎn)的產(chǎn)品與用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品是“同樣產(chǎn)品”的舉證責(zé)任。司法實踐中，法院一般是根據(jù)我國《民事訴訟法》第64條“當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)”的規(guī)定，要求原告來承擔(dān)舉證責(zé)任。但問題是，原告要舉證自己產(chǎn)品為公眾所知的時間容易，但要證明是“新”的——即在某個時間點沒有比這個產(chǎn)品更新的并不容易，從某種意義上來講也是不可能的，因為任何人都無法證明未發(fā)生的事件。然而，要證明一個事實發(fā)生過只需舉出一個證據(jù)即可，因而，有一種觀點認(rèn)為，在判斷涉案產(chǎn)品是否為“新產(chǎn)品”時，也實行“舉證責(zé)任倒置”，原告不負(fù)舉證“新產(chǎn)品”的責(zé)任，而直接由被告舉出涉案產(chǎn)品“不新”的反證，只要被告能夠證明該產(chǎn)品曾經(jīng)在國內(nèi)市場上出現(xiàn)過，也就證明了原告用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品不是“新產(chǎn)品”，從而不能適用舉證責(zé)任倒置的相關(guān)規(guī)定。

筆者認(rèn)為，這種作法乍聽起來很合理，很具可操作性，也很節(jié)省訴訟成本，但是，首先它違反了一般的法理，舉證責(zé)任倒置作為“誰主張、誰舉證”這一基本證據(jù)法原則的例外，必須有法律的明確規(guī)定時才能適用，否則法律的天平就可能出現(xiàn)傾斜，原告合法權(quán)利的維護不能以侵害被告的正當(dāng)權(quán)益為代價；其次，即使法律經(jīng)過正當(dāng)程序修改作出了這樣的規(guī)定仍然無助于問題的解決，無法起到平衡原被告雙方之間權(quán)利義務(wù)的作用，因為在此情形之下，被告同樣很容易舉出原告所言的產(chǎn)品不是新產(chǎn)品的反例，從而使原告失去能夠運用舉證責(zé)任倒置條款的基礎(chǔ)，重新回到需要舉證被告實際使用的制造方法即為專利方法的不利境地。

因而，在我國目前的法律框架下，比較務(wù)實的辦法不是爭論由誰來承擔(dān)證明“新產(chǎn)品”的舉證責(zé)任，而是適當(dāng)降低對于“新產(chǎn)品”的證明標(biāo)準(zhǔn)，并及時進行舉證責(zé)任的轉(zhuǎn)移。只要原告盡到了初步的證明責(zé)任，比如提交了用專利方法制造的產(chǎn)品首次為公眾所知的時間并提供了相應(yīng)的證據(jù)證明該產(chǎn)品是“新”的，就可以適時地將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給提供反證比較便利的被告，由其舉證在涉案產(chǎn)品出現(xiàn)之前國內(nèi)就已經(jīng)存在相同產(chǎn)品的證據(jù)。

同理，在初步認(rèn)定用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品為“新產(chǎn)品”的前提下，應(yīng)該由原告繼續(xù)舉證涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品為“同樣產(chǎn)品”。盡管沒有具體的法律規(guī)定，此處“同樣”的產(chǎn)品應(yīng)該是指各方面相同的產(chǎn)品，而非“同類”產(chǎn)品，后者的外延要遠遠大于前者。實踐中不少案例誤將此處的“同樣產(chǎn)品”擴大理解為“同類產(chǎn)品”，從而不當(dāng)擴大了舉證責(zé)任倒置的適用范圍。比較典型的案例是法國阿文－蒂斯公司訴恒瑞公司“多西他賽”專利侵權(quán)案，在該案一審判決2中誤將“同樣”的產(chǎn)品理解為“同類產(chǎn)品”，從而判定被告制作的產(chǎn)品與原告的產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，因而符合專利法規(guī)定的舉證責(zé)任倒置的適用條件，由被告承擔(dān)舉證自己產(chǎn)品的制造方法不同于原告專利方法的證明，從而將敗訴的風(fēng)險不適當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)移給了被告，這對被告來講是不公平的。本案在二審判決中及時糾正了這個錯誤，指出一審判決的這個決定“沒有法律依據(jù)”。在解釋和執(zhí)行法律規(guī)定的時候我們應(yīng)該嚴(yán)格遵循法律的本意，不能任意擴大或縮小法律的適用范圍，否則就可能侵犯原告或被告的實體權(quán)益。

2.“新產(chǎn)品”的認(rèn)定問題

其一，誰是“新產(chǎn)品”的有權(quán)認(rèn)定主體

這是我國專利侵權(quán)審判實踐中獨有的問題。根據(jù)《專利法》第57條第1款和《專利法實施細則》第79條的規(guī)定，我國采取了行政、司法“兩條途徑、協(xié)調(diào)運作”的專利保護模式，除了人民法院可以裁判侵權(quán)糾紛以外，“管理專利工作的部門”在專利侵權(quán)糾紛方面也有責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為、申請強制執(zhí)行、調(diào)解權(quán)等很廣泛的處理權(quán)，而如何協(xié)調(diào)和統(tǒng)一兩者的權(quán)力一直是一個難題。實踐中就出現(xiàn)了這樣一個真實的案例：A廠發(fā)現(xiàn)B廠正在生產(chǎn)一種尖頭牙刷，而這種尖頭牙刷的生產(chǎn)方法是A廠的兩個職員擁有專利的，A廠即請求當(dāng)?shù)刂R產(chǎn)權(quán)局處理B廠的專利侵權(quán)行為；B廠辯稱，尖頭牙刷不是“新產(chǎn)品”，并提供了相關(guān)證據(jù)，其主張獲得了知識產(chǎn)權(quán)局的認(rèn)可，因而A廠不能運用專利法57條第2款的舉證責(zé)任倒置條款；A廠不服，遂把市知識產(chǎn)權(quán)局告上了法庭；在法庭上A廠提供了該方法專利曾由復(fù)審委員會復(fù)審的證明，證明該專利方法具有新穎性，符合專利法保護的范圍，并提出此專利既然經(jīng)過復(fù)審委員會復(fù)審，是否為“新產(chǎn)品”也應(yīng)該由復(fù)審委員會認(rèn)定，而不應(yīng)該由知識產(chǎn)權(quán)局來下定論。這就給主審法官提出了一個難題，到底誰是“新產(chǎn)品”的適格認(rèn)定主體？另外，方法專利侵權(quán)案件中，對于同一個涉案產(chǎn)品，在由專利行政管理部門處理糾紛時被認(rèn)定為“新產(chǎn)品”，之后案件被起訴到法院后又被重新認(rèn)定為不是“新產(chǎn)品”的案例屢見不鮮，致使行政機關(guān)和司法機關(guān)的公信力在一定程度上都受到了質(zhì)疑。

其二，“新產(chǎn)品”適用舉證責(zé)任倒置的時效問題

即用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品如果與專利申請日之前的產(chǎn)品相比是“新”的，其方法發(fā)明專利的專利權(quán)人在之后的維權(quán)實踐中是否可以一直適用舉證責(zé)任倒置的優(yōu)惠？國際公約、國內(nèi)外相關(guān)立法對此未作規(guī)定。然而現(xiàn)代科技發(fā)展日新月異，一種新產(chǎn)品制造出來以后，很快就會出現(xiàn)更為先進的替代產(chǎn)品或更為優(yōu)越的產(chǎn)品制造方法，專利方法和用專利方法生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也不例外，市場上很快就會出現(xiàn)與專利方法競爭的、生產(chǎn)這種產(chǎn)品的其他制造方法，此時如若繼續(xù)適用《專利法》57條規(guī)定的舉證責(zé)任倒置條款就有違立法的初衷，其法律適用的結(jié)果將要退回到1993年專利法未修改以前的狀態(tài)，將舉證責(zé)任倒置的范圍重新擴大到原來立法規(guī)定的所有產(chǎn)品的范圍，一方面不利于維護專利權(quán)人的合法權(quán)益，另一方面也容易造成專利權(quán)人濫訴，甚至借此刺探競爭對手的技術(shù)秘密或商業(yè)秘密，侵害許多無辜的被控侵權(quán)人的合法權(quán)利。制造方法發(fā)明專利的保護期限是20年，一項產(chǎn)品如若一旦被認(rèn)定為“新產(chǎn)品”就一直適用舉證責(zé)任倒置的優(yōu)惠，那后果將不可想象。

其三，如何科學(xué)界定專利法意義上的“新產(chǎn)品”的法律內(nèi)涵

近年來國內(nèi)學(xué)界、實務(wù)界對此頗有爭議，但并未形成主流意見，茲不贅述。英國、加拿大、香港等英美法系國家或地區(qū)的專利法也采用了Trips協(xié)議34條1(a)的規(guī)定，且沒有具體解釋何為能夠適用舉證責(zé)任倒置的“新產(chǎn)品”，但由于其為判例法國家，法官可以在審判過程中造法，這個問題可以由主審法官在具體案件中自由裁量。同為大陸法系的日本、臺灣在方法專利舉證責(zé)任倒置的適用條件方面沒有直接引用“新產(chǎn)品”這一概念，而是作了更具操作性的規(guī)定，值得我們參考。其中，臺灣專利法將其規(guī)定為“國內(nèi)外未見者”，大大縮小了專利權(quán)人能夠運用舉證責(zé)任倒置的范圍，提高了專利權(quán)人的舉證難度，相比之下，日本專利法的規(guī)定對保護專利權(quán)人的利益更有保障，并且更具可行性。但事實上，要求原告去證明涉案產(chǎn)品在“國內(nèi)未公知”也是相當(dāng)困難的，法律從不強求當(dāng)事人去證明從未發(fā)生的事實。

三、方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度之修改

方法專利侵權(quán)訴訟中，如何正確適用《專利法》57條規(guī)定的舉證責(zé)任倒置制度既涉及到原被告雙方在訴訟中的程序性權(quán)利，也直接關(guān)系到案件審判的最終結(jié)果，因而成為各方爭議的焦點。

知識產(chǎn)權(quán)保護比較充分的美國等國家認(rèn)識到了在“新產(chǎn)品”認(rèn)定方面存在諸多爭議，故沒有采用Trips協(xié)議34條1(a)的規(guī)定，而是選擇了1(b)的規(guī)定，相比之下，這種規(guī)定更為靈活，雖然給了法官更大的自由裁量權(quán)，但更便于專利權(quán)人舉證和法院作出判斷，回避了原被告雙方在“新產(chǎn)品”認(rèn)定主體、認(rèn)定效力、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等方面的爭議，巧妙地避免了舉證責(zé)任倒置條款在確定是否適用時就產(chǎn)生很大爭議的困境，有利于案件的順利審理，不失為一種更好的立法思路。澳大利亞1990年專利法第121A條之“舉證責(zé)任——方法專利侵權(quán)”部分也作了類似規(guī)定。

綜合考察國際公約的相關(guān)規(guī)定及知識產(chǎn)權(quán)保護比較發(fā)達的國家的立法經(jīng)驗，筆者建議立法機關(guān)在專利法的第三次修正案中，應(yīng)借鑒澳大利亞專利法的立法模式，放棄“新產(chǎn)品”作為舉證責(zé)任倒置的適用條件，而直接按照Trips協(xié)議第34條1(b)款的規(guī)定重新立法，并且新增一款，強調(diào)“在引用相反證據(jù)時，應(yīng)考慮被告保護其制造秘密及商業(yè)秘密的合法利益”。