李良孔

國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160

等同原則是我國侵權判定相關司法解釋中所確立的一項基本司法原則，如最高人民法院2001年頒布的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）第十七條，2016 年頒布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《司法解釋（二）》）第八條第二款。

等同原則是指被訴侵權物的技術特征同專利權利要求中記載的必要技術特征相比有若干個不同的技術特征，但屬于對專利權利要求中部分必要技術特征的等同替換，使被控侵權物以實質上相同的方式，實現(xiàn)實質上相同的功能，發(fā)揮實質上相同的作用，并且這種替換對于本領域技術人員來說是顯而易見的，那么此時可以判定專利侵權成立［1-2］。

一、等同原則的意義及其實踐中存在的問題

等同原則的確立旨在避免他人通過對專利權利要求中技術手段的非實質性改變來輕易規(guī)避專利侵權的法律責任，從而保障專利人權益。首先，從某種角度而言，等同原則能夠為專利權人提供更為切實有效的法律保護，更大程度體現(xiàn)《中華人民共和國專利法》鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法宗旨；其次，可以有效懲處專利侵權行為人的不正當競爭、違法行為，有效抑制通過刻意制造區(qū)別點來規(guī)避侵權的行為，能減少或避免等同侵權行為的發(fā)生。此外，基于公平原則，等同原則可將專利權保護范圍擴大至實質應歸為專利權人技術貢獻的范疇；同時，也謹防將原本不屬于專利權人的那些技術方案不當?shù)乃徒o專利權人。因此，等同原則的合理適用能夠防止專利權保護范圍的過度延展，也能夠兼顧公眾的利益，避免過于寬松的適用而限制公眾的利益空間，實現(xiàn)個人利益與社會公共利益件的協(xié)調和平衡［3-4］。

但等同原則也是一把雙刃劍，不當?shù)倪m用也會帶來不公正的結果。比如專利權人若過度使用等同原則會使被告陷入不必要的訴訟中，而且等同原則的判定標準具有一定的裁量空間，這也可能使得最終的裁判結果不夠公正。以下從兩個方面說明等同原則適用過程中可能存在的問題。

（一）等同原則是否會導致濫用訴權的擔憂

等同原則實質跳出了作為下位法的專利法，重新回到民法的公平原則來處理具體個案。依據(jù)等同原則進行侵權判定時，如果被控侵權物有一個技術特征存在屬于等同特征的嫌疑，被告就有陷入侵權訴訟的風險。在專利申請過程中，申請人會為了獲得專利權而限縮保護范圍，但侵權訴訟中，專利權人又會盡量擴大專利權的保護范圍，這種行為容易造成訴訟中專利權利的濫用，進而損害到社會公眾利益。

（二）等同原則的過分自由裁量同樣需要引起注意

首先，等同特征判斷的主觀標準是本領域的普通技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。最高人民法院在《規(guī)定》第十七條第二款中規(guī)定“等同特征”時涉及“本領域普通技術人員”，這一概念與《專利審查指南》中的“所屬技術領域的技術人員”基本相同，也就是說普通技術人員是一個較為抽象的概念，在不同的案件中很難有一個明確的標準；在具體司法中，對具體個案的理解會因人而異，難以形成統(tǒng)一的判斷標準；其次，為了規(guī)避侵權的發(fā)生，專利規(guī)避設計的行為及其類型越來越多，使得侵權的界定難度增加，對等同侵權的判定帶來較大挑戰(zhàn)；最后，侵權判定過程中也很容易出現(xiàn)機械套用等同特征判斷標準的問題，缺乏從技術事實認定到法律判定之間的論證、推理，導致判定過程中的自由裁量空間和主觀隨意性過大等問題［5-6］。

二、等同原則適用的限制

為了實現(xiàn)等同原則的合理適用，需要明確并利用限制條件來對其進行進一步規(guī)范和約束。由于等同侵權原則源于衡平，因此其本身亦受到諸多原則的限制，如禁止反悔原則、捐獻原則、全要件原則、現(xiàn)有技術抗辯等，以防止等同原則的適用缺乏規(guī)范和約束而損害公眾利益［7］。以下從實際訴訟判例來闡述等同原則的限制性適用，以便于為等同侵權抗辯提供相關參考。

（一）禁止反悔原則

禁止反悔原則的適用，可維護社會公眾的信賴利益，確保專利權保護范圍的穩(wěn)定性。而在禁止反悔原則適用時對權利要求的解釋，《司法解釋（二）》第六條規(guī)定，人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。

例如，實際案例一【（2022）最高法知民終905 號】中，涉案爭議焦點為仿制藥申請中的抗氧化劑輔料物質A 與涉案專利中的dl-q-生育酚是否構成等同技術特征。二審法院認為：本案中，中外制藥株式會社在無效宣告程序中合并原權利要求2 中的部分附加技術特征至權利要求1，從而將權利要求1 的抗氧化劑限定為dl-a-生育酚。該修改方式實質上是放棄了原權利要求1 的技術方案，變?yōu)閮H保護使用dl-q-生育酚，說明其通過修改放棄采用物質A 這一特定抗氧化劑的技術方案的意思是具體明確的。因此，本案應當適用禁止反悔規(guī)則，不宜再將采用物質A 作為抗氧化劑的技術方案納入涉案專利權的等同保護范圍內。

（二）捐獻原則

其與禁止反悔原則具有相似的基本原理，即專利權人在專利說明書和附圖中公開了某技術方案，但是未將其納入權利要求的保護范圍內，則該技術方案被視為捐獻于社會公眾。捐獻原則的適用使專利保護范圍更明確，平衡了社會公眾與專利權人的利益，也使權利要求書在界定專利保護范圍上具有更強的公示性［8］。

例如，實際案例二【（2021）最高法知民終1558 號】中，主要爭議點在于：被訴侵權產(chǎn)品中的拼接定位單元設置在“兩個邊緣的中部”與涉案專利權利要求1 中的拼接定位單元設置在地磚板狀本體的“拐角處”是否構成等同特征。對此，二審法院認為：涉案專利說明書明確記載了拼接定位單元既可以設置在地磚板狀本體的“拐角處”，也可以設置在“兩個邊緣的中部”，兩者是兩種不同的技術方案，故基于該捐獻原則，應認定專利權人在申請專利時已將拼接定位單元設置“兩個邊緣中部”的技術方案捐獻了。因此，再次主張將“拼接定位單元設置在‘兩個邊緣的中部’”這一技術方案納入涉案專利權的保護范圍，沒有法律依據(jù)。

（三）可預見規(guī)則

對于可預見規(guī)則，北京市高級人民法院2017年4 月發(fā)布的《專利侵權判定指南（2017）》第六十條和上海市高級人民法院民事審判第三庭2013 年3 月發(fā)布的《等同侵權的司法認定》中均有涉及，其是指等同原則不保護專利申請人在專利申請過程中理應預見到且應寫入權利要求書的技術方案。一方面，對于能預見到的可替代性等同物，專利權人在申請時未將其納入權利要求的保護范圍可視為其自身的過失，因此不能因其過失而獲利；另一方面，涉案專利將某技術特征明確排除在涉案專利權的保護范圍之外，則不應適用等同原則。

例如，實際案例三【（2021）最高法知民終1441 號】中，涉案專利權利要求1 中表明“所述面殼3、中殼8 以及底殼13 通過螺紋孔以及螺栓”，而被訴侵權產(chǎn)品面殼與中殼采用卡扣連接，爭議在于二者是否構成等同。二審法院認為：卡扣連接與螺紋孔螺栓連接是常見的兩種不同的連接方式，卡扣連接并非專利權人在撰寫權利要求時不能預見到的連接方式，專利權人在撰寫權利要求時仍明確限定螺紋孔螺栓連接，應當理解為排除了卡扣連接方式，缺乏通常適用等同原則將權利要求的文字所表達的保護范圍適度擴展解釋的正當性。

（四）明確排除原則

等同原則的適用是為了克服權利要求文字表述的局限或者技術進步而導致的對技術方案的規(guī)避；但是，如果被訴侵權技術方案屬于說明書中明確排除的技術方案或者明確克服的技術缺陷，表明專利權人原本即沒有將其納入保護范圍的意圖，那么就沒有必要再將該技術方案通過等同規(guī)則納入保護范圍。即被訴侵權產(chǎn)品或方法屬于說明書中明確排除的技術方案，專利權人主張構成等同侵權的，不予支持。

例如，實際案例四【（2021）最高法知民終959 號】中，雙方主要爭議焦點在于關于被訴侵權產(chǎn)品中“與箱體框架一體設計的正方形凸起”與涉案專利的“吊裝固定塊”是否構成等同技術特征。二審法院認為：根據(jù)涉案專利說明書記載，其技術方案與背景技術的區(qū)別是“與單元箱體外框架一體設計的自帶吊裝部件為可拆卸的吊裝鎖結構方案”，以此克服現(xiàn)有技術“當?shù)跹b部件損壞或失效時，需要對整個單元箱體外框架更換”的不足。而被訴侵權產(chǎn)品中的LED 顯示屏框體上的正方形凸起是與框體一起成型的結構，無法在發(fā)生損壞時進行單獨更換，只能更換整個LED 箱體框架，由此可見，該結構不符合涉案專利的發(fā)明目的，屬于涉案專利中背景技術的“吊裝部件”范圍，是其明確排除的，不應當解釋為涉案專利的吊裝固定塊。

（五）全要件原則

要求在被控侵權方案應該能夠找到與涉案專利權利要求所有技術特征相同或相對應的技術特征，這一原則有效限制了等同原則的過度擴張。如果被控侵權產(chǎn)品省略了權利要求書中的某些技術特征，則要證明這種忽略能夠被其他的技術特征相互作用的功能和效果所替代［9］。

例如，實際案例五【（2022）最高法知民終1144 號】中的爭議焦點在于：上訴人主張被訴侵權產(chǎn)品采用吊鉤從翼板兩側起吊的方式，具有涉案專利“吊耳板上開有吊孔”的等同技術特征。對此，二審法院認為：被訴侵權產(chǎn)品中的加強筋設置與吊裝無關，所以不能認定為“吊耳板”技術特征；并且根據(jù)已查明的事實，本案可以確認被訴侵權產(chǎn)品沒有吊孔結構，其加強筋設置用途與涉案專利所述吊耳板不同。因此，被訴侵權產(chǎn)品具有涉案專利“吊耳板上開有吊孔”等同技術特征的主張缺乏事實依據(jù)。

（六）封閉式權利要求的排除作用

如果專利權人選擇封閉式權利要求的撰寫方式表明了對其他對應特征的明確排除，則不宜再將其重新納入保護范圍。而封閉式權利要求作為抗辯事由的實際排除適用中也是有限制的。

例如，實際案例六【（2021）最高法知民終630 號】中，對于涉案專利是否屬于封閉式權利要求，法院認為，封閉式權利要求主要系針對化學領域的組合物發(fā)明的組分和含量設定而言；本案中涉案專利為機械領域，結合其權利要求的撰寫方式及其所屬技術領域，可知其應當被理解為開放式權利要求，封閉式權利要求不能成為其侵權抗辯事由。

（七）數(shù)值特征限定對等同侵權適用的限制

《司法解釋（二）》第十二條規(guī)定：權利要求采用“至少，不超過等用語對數(shù)值特征進行界定，且本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖后認為專利技術方案特別強調該用語對技術特征的限定作用，權利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的，人民法院不予支持。”專利申請人將權利要求的保護范圍明確限定在某一數(shù)值范圍內，意味著將該數(shù)值范圍以外的技術方案均明確排除在保護范圍之外?；跈嗬蟮墓拘裕瑱嗬嗽噲D在侵權案件中將已排除的技術方案重新納入專利權的保護范圍，是不能被允許的。

例如，實際案例七【（2019）最高法知民終516 號】中爭議焦點之一為：被訴侵權技術方案中空心方箱底板與現(xiàn)澆混凝土空心樓板模板之間15 ～17mm 的墊片與涉案專利權利要求1 技術特征“復合薄壁箱體底板與現(xiàn)澆空心樓蓋模板保持小于15mm 空間”是否構成等同。二審法院認為，涉案專利權利要求1 采用“小于15mm”的限定，系對數(shù)值特征的明確界定，涉案專利技術方案特別強調“小于15mm”對技術特征的限定作用。該差異應當已在申請人撰寫專利時考慮的范圍之內，其最終將權利要求的保護范圍明確限定為“小于15mm”，意味著將大于或等于15mm 的技術方案均明確排除在保護范圍之外。基于權利要求的公示性，權利人不能再在侵權案件中將已排除的技術方案重新納入專利權的保護范圍。

（八）現(xiàn)有技術抗辯原則

在侵權主張成立的情況下，若被控侵權物與一項自由公知現(xiàn)有技術相同或等同就不構成侵權?，F(xiàn)有技術的抗辯制度，具有減少當事人累訴、節(jié)省訴訟時間的作用，同樣可將其適用于等同侵權訴訟抗辯中。

例如，實際案例八【（2021）最高法知民終630 號】中，上訴人提出現(xiàn)有技術抗辯，主張構成現(xiàn)有技術的（2021）粵中香山第2248 號公證書中的視頻發(fā)布于某訊視頻網(wǎng)站，處于任何人想得知即可得知的狀態(tài)，也就是屬于在國內外為公眾所知的技術。對此，二審法院認為，視頻經(jīng)過公證截取自第三方的某訊視頻網(wǎng)站，其注明的發(fā)布時間具有客觀性，被上訴人對于其公司產(chǎn)品的宣傳視頻發(fā)布時間有能力提供相應證據(jù)予以證明，在被上訴人沒有提供相反證據(jù)予以推翻的情況下，基于合理信賴原則，應當認可該視頻的發(fā)布時間；視頻發(fā)布時間在涉案專利申請日前，視頻中可以明確確定的技術方案構成涉案專利的現(xiàn)有技術?；诖耍?jīng)比對，被訴侵權風干機產(chǎn)品的全部技術特征，與現(xiàn)有技術披露的風干機相應技術特征不存在實質性差異，現(xiàn)有技術抗辯成立。

（九）專利無效抗辯原則

如果被控侵權人發(fā)現(xiàn)涉案專利權具有無效事由，則可以向專利復審無效審查部申請宣告該專利無效。如果被告抗辯成功，專利被宣告無效，則專利權人所主張的專利權自始不存在，該專利侵權訴訟就失去了請求權基礎。該原則同樣可以適用于被判等同侵權的專利糾紛中，作為不侵權抗辯，例如，實際案例九【（2021）最高法知民終2201 號】、實際案例十【（2022）最高法知民終1532 號】。

三、完善及合理適用等同原則的建議

（一）準確適用等同原則的限制原則，多角度考量判定因素

在等同原則適用中，除了常用的限制性原則外，其他影響因素也應當被充分考量，例如涉案專利創(chuàng)造性高度、涉案專利權利要求的撰寫方式、技術特征是否為專利的發(fā)明點所在、專利文獻給出的技術啟示的大小以及被控侵權人的主觀因素，多因素地進行綜合考量也能夠使得侵權判斷的結果更具信服力。

（二）統(tǒng)一司法標準，堅持分類適用

我國在等同侵權適用實踐中存在較大的自由裁量權，因此給該原則的具體適用帶來了一些不確定的因素。對此，可通過制定更多等同原則的具體標準，細化規(guī)范，輔以發(fā)布相關類型化指導案例，以指導并統(tǒng)一審判實踐，增加適用的可操作性和規(guī)范性。另外，有必要統(tǒng)一等同侵權判定時的審判程序，建立統(tǒng)一的鑒定機構或專家組庫，以保證案件審理的專業(yè)性和科學性。

（三）明確“本領域普通技術人員”的標準，借鑒專利審查創(chuàng)造性評價思維

有必要從司法角度，進一步明確“本領域普通技術人員”的相關標準，輔以“領域+行業(yè)”的雙重歸屬為判斷依據(jù)，實現(xiàn)對自由裁量的合理限制。另外，專利創(chuàng)造性的評價與等同侵權的判定具有共通之處，實踐中可借鑒專利實質審查中對于創(chuàng)造性評價的思路，提高侵權判定的穩(wěn)定性。

綜上所述，我們要科學看待等同原則在專利侵權判定中價值意義，既要看到等同原則所起的積極作用，又要明確其自身局限性，并通過不斷健全司法保障機制、完善適用標準，使等同原則真正成為專利侵權判定的一把利器，成為全面加強知識產(chǎn)權保護工作的有效工具，切實保證權利人的合法權利和社會公眾權益。