趙令令

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心，北京 100083）

1 研究背景

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》） 第22 條第1 款規(guī)定：授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性?！秾＠ā返?2 條第2 款和第3 款則分別對發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠路f性和創(chuàng)造性的含義進(jìn)行了明確規(guī)定。新穎性和創(chuàng)造性審查一直以來都是發(fā)明創(chuàng)造（發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠?在實質(zhì)審查階段的工作重心，此處，需要說明的是目前我國在實用新型專利審查階段采用初步審查制，不需要經(jīng)過實質(zhì)審查，但是專利權(quán)人或利害關(guān)系人可以在實用新型獲得授權(quán)后，提交專利權(quán)評價報告請求，以進(jìn)行實質(zhì)審查，獲得相應(yīng)的新穎性和創(chuàng)造性評價意見。因此，為保證專利權(quán)的穩(wěn)定性以及權(quán)利人和公眾的利益平衡，無論是審查員還是申請人都應(yīng)當(dāng)客觀評價發(fā)明創(chuàng)造的新穎性和創(chuàng)造性，代理人應(yīng)當(dāng)起到幫助申請人解讀審查意見并進(jìn)行有效答復(fù)的目的。

審查員在審查發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬哂行路f性時，均以技術(shù)方案作為最小的單位進(jìn)行認(rèn)定，一個權(quán)利要求可以包括一個或多個技術(shù)方案，而對于具有多個技術(shù)方案的權(quán)利要求，也需要采用技術(shù)方案單獨對比原則。而一件發(fā)明專利申請是否具備創(chuàng)造性，只有在該發(fā)明具有新穎性的條件下才予以考慮，與新穎性“單獨對比”的審查原則不同，審查創(chuàng)造性時，需要將一份或者多份現(xiàn)有技術(shù)中的不同的技術(shù)內(nèi)容組合在一起對要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行評價。目前的專利審查部門一般采用“三步法”的審查策略，一是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；二是確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；三是判斷權(quán)利要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見[1]。因此，申請人或?qū)＠麢?quán)人在答復(fù)審查意見時，若要進(jìn)行快速有效的溝通，也最好基于以上幾個方面進(jìn)行答復(fù)。

2 關(guān)于新穎性審查意見

關(guān)于新穎性的審查意見，在進(jìn)行意見陳述時一般從以下3 個方面進(jìn)行答復(fù)。

1） 看對比文件公開的日期，是否在本專利或本申請的申請日之前或優(yōu)先權(quán)日之前。如果是在日期之前，可以作為現(xiàn)有技術(shù)；如果公開日期沒有在本專利或本申請的申請日或優(yōu)先權(quán)日之前，那么看對比文件的申請日是否在申請專利的申請日之前，如果對比文件的申請日在申請專利的申請日之前，但是公開日在申請專利的申請日之后，則對比文件只能作為抵觸申請評價申請專利的新穎性（抵觸申請只能用于評價新穎性而不能用于評價創(chuàng)造性）；如果對比文件的申請日在申請專利的申請日之后，則對比文件不能作為現(xiàn)有技術(shù)用于評價申請專利的新穎性。

2） 看審查意見是否對權(quán)利要求的全部技術(shù)特征與對比文件進(jìn)行了特征對比，每一個技術(shù)特征的特征比對是否準(zhǔn)確。如果審查員漏評了技術(shù)特征或技術(shù)特征認(rèn)定的內(nèi)容不準(zhǔn)確，則對比文件不能用于評價權(quán)利要求的新穎性；此外，也要看對比文件公開的內(nèi)容是否在文字或附圖中明確記載，如果沒有明確記載，則也需要通過對比文件的文字或附圖直接地毫無意義確定。

3） 看是否采用的單獨對比原則。即，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埖母黜棛?quán)利要求分別與每一項現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請的相關(guān)內(nèi)容單獨地進(jìn)行比較，不得將其與幾項現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請的內(nèi)容的組合、或者一份對比文件中的多項技術(shù)方案的組合進(jìn)行對比。

3 關(guān)于創(chuàng)造性審查意見

3.1 現(xiàn)有技術(shù)及技術(shù)特征的認(rèn)定

先要看確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否合理，是否是技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)（申請日或優(yōu)先權(quán)日之前公開的技術(shù)），也可以是雖然技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，也就是與發(fā)明構(gòu)思最為接近的現(xiàn)有技術(shù)。確定的現(xiàn)有技術(shù)沒有問題，即可以作為本發(fā)明的對比文件1。

下一步就看確定的對比文件1 與發(fā)明的特征對比、事實認(rèn)定是否正確，在這里，值得一提的是，申請人或代理人沒有必要挑一些審查意見的形式問題（如錯別字、語句不通順、特征對比位置等），審查意見不會因此而改變，而是主要要看審查意見的實質(zhì)含義，對比文件的內(nèi)容是否真正公開本申請或本專利的某一或部分技術(shù)特征，并且在特征對比時，要根據(jù)每個權(quán)利要求限定的具體特征來進(jìn)行對比，不要混淆權(quán)利要求限定的范圍，例如，爭辯權(quán)利要求1 的創(chuàng)造性理由，實際上確是權(quán)利要求3 限定的內(nèi)容，這對權(quán)利要求1 的創(chuàng)造性爭辯就沒有任何意義了，僅可以作為權(quán)利要求3 的爭辯理由。

如何看事實認(rèn)定是否準(zhǔn)確，要看對比文件中的某一技術(shù)特征與本專利或本申請的某一技術(shù)特征是否實質(zhì)相同，主要看以下3 個方面。一是該特征在裝置或部件中的使用或安裝位置二者是否相同；二是在方法中對應(yīng)步驟的前后設(shè)置是否相同；三是該對應(yīng)特征在整個技術(shù)方案起到的作用，以及所帶來的技術(shù)效果是否相同。這里作用和效果的認(rèn)定不一定是對比文件書面公開的，還要看他是否起到了本專利或本申請相應(yīng)的效果或作用，如果聲稱解決的技術(shù)問題不同，但實質(zhì)客觀上起到相同的技術(shù)效果或作用，審查員一般也是可以認(rèn)定為相同特征的。

案例1

專利號：ZL202220671871.6

發(fā)明創(chuàng)造名稱：一種新型可調(diào)節(jié)松緊的鞋帶裝置

圖1 為案例1 附圖。圖2 為案例1 對比文件1附圖。

圖1 案例1 附圖

圖2 案例1 對比文件1 附圖

權(quán)利要求1.一種新型可調(diào)節(jié)松緊的鞋帶裝置，其特征在于：包括弧形底座（1）、旋轉(zhuǎn)扣蓋（2）以及連接套筒（3）。所述連接套筒（3） 底部一側(cè)設(shè)有對稱設(shè)有穿繩孔（4），所述連接套筒（3） 內(nèi)側(cè)上部設(shè)有第一斜齒圈（5），所述連接套筒（3）內(nèi)下部同軸轉(zhuǎn)動設(shè)有繞繩器（6），所述繞繩器（6）下部為與穿繩孔（4） 相連通的卷繩槽體（7），所述卷繩槽體（7） 上兩側(cè)對稱設(shè)有繞線通孔（8），所述繞繩器（6） 上端內(nèi)側(cè)設(shè)有第一嚙合齒圈（9）。所述繞繩器（6） 上設(shè)有位于連接套筒（3） 內(nèi)的聯(lián)動件（10），所述聯(lián)動件（10） 下部設(shè)有與第一嚙合齒圈（9） 配合的第二嚙合齒圈（11），所述聯(lián)動件（10） 外側(cè)周向設(shè)有與第一斜齒圈（5） 配合的第二斜齒圈（12）。所述連接套筒（3） 底端與弧形底座（1） 卡接，所述弧形底座（1） 內(nèi)設(shè)有導(dǎo)向件(13)，所述導(dǎo)向件（13） 穿過繞繩器(6)、聯(lián)動件（10） 且與聯(lián)動件（10） 卡接。所述旋轉(zhuǎn)扣蓋（2）與連接套筒（3） 卡接且與連接套筒（3） 轉(zhuǎn)動連接，所述旋轉(zhuǎn)扣蓋（2） 內(nèi)設(shè)有驅(qū)動部，用于驅(qū)使所述聯(lián)動件（10） 沿收繩方向轉(zhuǎn)動。

專利權(quán)評價報告中指出，對比文件1（CN211-129912U） 公開了一種鞋帶松緊扣，并具體公開了以下技術(shù)特征：包括安裝座（相當(dāng)于弧形底座）、上蓋和擰蓋（整體相當(dāng)于旋轉(zhuǎn)扣蓋） 以及外套筒（相當(dāng)于連接套筒）……

專利權(quán)人提出了復(fù)核請求，并認(rèn)為對比文件1中旋轉(zhuǎn)扣蓋是由兩部分組成：上蓋5 和上蓋5 外部設(shè)置有起到摩擦作用的開設(shè)有節(jié)料槽的擰蓋6，上蓋5 和擰蓋6 的兩層結(jié)構(gòu)，在實際使用時容易造成擰蓋6 脫落，單獨采用上蓋5 實現(xiàn)鞋帶系緊比較吃力，為此，本專利將原有的兩層結(jié)構(gòu)，改變成一體成型的旋轉(zhuǎn)扣蓋，兩者蓋體結(jié)構(gòu)有明顯差別[2-3]。

對于本專利的“旋轉(zhuǎn)扣蓋”這一特征是否被對比文件1 公開，由圖1 和圖2 可知，本專利中的旋轉(zhuǎn)扣蓋是由一個部件獨立構(gòu)成，而對比文件1 中的上蓋5 和擰蓋6 則是兩個部件，貌似不是相同的部件，但是權(quán)利要求1 中并沒有限定旋轉(zhuǎn)扣蓋是整體設(shè)置，也不能排除由兩部分組成的扣蓋形式，并且基于對比文件1 公開的內(nèi)容以及公知的使用方式，上蓋5 和擰蓋6 是組合在一起使用的，也就是說兩者是作為一個部件進(jìn)行使用的，兩者共同構(gòu)成一個旋轉(zhuǎn)扣蓋，可以相當(dāng)于本專利中旋轉(zhuǎn)扣蓋這一技術(shù)特征。復(fù)核組也給出了相同的意見。

但如果作用或效果不同，在裝置中的位置或在方法中的步驟不同，并解決了一定的技術(shù)問題，那么該內(nèi)容便可以作為本專利或本申請具有新創(chuàng)性的理由。

3.2 結(jié)合啟示的認(rèn)定

對于不同技術(shù)方案相結(jié)合進(jìn)行評述的創(chuàng)造性意見，主要看不同技術(shù)方案間是否具有結(jié)合啟示。

這里的不同技術(shù)方案可以位于一篇對比文件內(nèi)，也可以位于不同的對比文件之間，這里以位于不同的對比文件之間進(jìn)行說明。第二篇對比文件（即對比文件2） 的引入，主要是基于要保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)（即對比文件1） 之間的區(qū)別技術(shù)特征。其首先要看，對比文件2 中公開的內(nèi)容是否使得本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)對對比文件1 中的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)，如果對比文件2 公開的內(nèi)容與評價的區(qū)別技術(shù)特征作用相同，那么就有改進(jìn)的動機(jī)，說明兩者之間可以結(jié)合，但如果作用不同，甚至具有相反的作用，那么就不具有結(jié)合的動機(jī)，也就無法結(jié)合，也就說通常所說的不具有結(jié)合啟示。此外，由于發(fā)明和實用新型其創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)不同，因此，在評價實用新型專利時，往往需要對比文件2給出比較明確或直接的啟示，而對于發(fā)明，則允許在對比文件1 結(jié)合對比文件2 的基礎(chǔ)上做一些適應(yīng)性的改進(jìn)，這些改進(jìn)對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是容易想到的。

案例2

專利號：ZL201821393253.X

發(fā)明創(chuàng)造名稱：一種光學(xué)測距裝置

圖3 為案例2 附圖。圖4 為案例2 對比文件2附圖。

圖3 案例2 附圖

圖4 案例2 對比文件2 附圖

權(quán)利要求1.一種光學(xué)測距裝置，其特征在于，包括：發(fā)射模塊、接收模塊和計算模塊，發(fā)射光束自所述發(fā)射模塊發(fā)出，至少部分發(fā)射光束經(jīng)測試目標(biāo)反射后作為反射光束進(jìn)入接收模塊，所述計算模塊根據(jù)接收模塊所傳輸?shù)男盘栍嬎愠鏊龉鈱W(xué)測距裝置與測距目標(biāo)的測量距離或測量光強(qiáng)。

所述發(fā)射光束在光線測距裝置內(nèi)通過發(fā)射光腔射出，所述反射光束在光線測距裝置內(nèi)通過接收光腔射入，所述發(fā)射光束和反射光束在光線測距裝置內(nèi)隔開；所述發(fā)射模塊和接收模塊設(shè)置在同一個PCB 板上，所述發(fā)射光束在發(fā)射光腔和所述PCB 板連接處與外界光隔開，接收光束在接收光腔和所述PCB 板連接處與外界光隔開。

專利權(quán)評價報告中指出，對比文件1（CN206-223977U） 公開了一種激光測距裝置、攝像裝置以及終端，并公開權(quán)利要求1 的大部分技術(shù)特征，權(quán)利要求1 與對比文件1 相比，其區(qū)別技術(shù)特征包括：……發(fā)射光束在發(fā)射光腔和PCB 板連接處于外界光隔開，接收光束在接收光腔和PCB 板連接處于外界光隔開。對比文件2（CN106896367A） 公開了一種光學(xué)測距裝置及光學(xué)測距系統(tǒng)，并具體公開了如下技術(shù)特征：包括外殼、底蓋以及電路板，為了增強(qiáng)光學(xué)測距裝置的密閉性，在外殼與底蓋之間還設(shè)置有密封圈。在優(yōu)選的實施例中，密封圈由硅膠制作。參見圖4 可知該密封圈也位于發(fā)射光腔、PCB 板和底蓋連接處，其作用也為設(shè)置適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)，增強(qiáng)設(shè)備密封結(jié)構(gòu)，防止雜光進(jìn)入設(shè)備引起串?dāng)_。即對比文件2 給出了為激光測距裝置設(shè)置殼體，并在殼體和電路板連接處設(shè)置密封圈，從而隔絕外界光的技術(shù)啟示……

專利權(quán)人提出復(fù)核請求，并認(rèn)為：對比文件2的密封圈6 實際上是位于外殼和底蓋的連接處，而不是位于發(fā)射光腔、PCB 板和蓋板連接處，進(jìn)一步地，密封圈6 的作用是“為了增強(qiáng)光學(xué)測距裝置的密閉性”。也就是說，密封圈6 的作用是防水，而非遮光。尤其硅膠一般而言不具有遮光功能。此外，網(wǎng)絡(luò)上查詢“硅膠密封圈”的百科詞條，詞條中也并未提及硅膠密封圈有遮光功能?？梢?，無論是從硅膠密封圈的一般含義而言，還是其在對比文件2 的作用而言，設(shè)置硅膠密封圈都不能實現(xiàn)遮光的效果。因此對比文件2 的密封圈6 或硅膠密封圈均無法實現(xiàn)涉案專利的遮光效果[2-3]。

那么對比文件2 是否給出了可以對對比文件1 進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)啟示呢？答案是否定的。首先，對比文件2 中明確說了密封圈的作用是用于增強(qiáng)激光測距裝置的密閉性，這也是本領(lǐng)域技術(shù)人員對于密封圈作用的公知認(rèn)識，但整篇專利申請文件都沒有公開其具有遮光的功能；其次，密封圈位于底蓋2 和電路板5 之間，并不是位于發(fā)射光腔或接收光腔與電路板的連接處，密封圈的位置與需要隔光的位置也不同，因此對比文件2 沒有公開權(quán)利要求1 中相應(yīng)的技術(shù)特征，也就是說相應(yīng)的技術(shù)特征不同，作用也不同，當(dāng)然也不會給出對對比文件1 進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)啟示。復(fù)核組也認(rèn)為該篇對比文件2 不可使用。

此外，對于這種技術(shù)方案結(jié)合評述創(chuàng)造性時，有些審查員會容易犯“事后諸葛亮”的錯誤，容易在看到本申請或本專利的基礎(chǔ)上去拼湊本申請或本專利的技術(shù)方案，如何判斷是否存在這種錯誤，就要在站位于本領(lǐng)域技術(shù)人員的前提下，提出三個問題：一是對比文件1 是否存在相同的技術(shù)問題，即是否存在改進(jìn)的動機(jī)；二是對對比文件1 的改進(jìn)是否可行，即與其對比文件1 原有技術(shù)特征的結(jié)合是否存在矛盾之處；三是對比文件2 的相應(yīng)技術(shù)特征給出的技術(shù)啟示是否足夠促使本領(lǐng)域技術(shù)人員對對比文件1 進(jìn)行改進(jìn)，即是否有明確或隱含的指引使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠進(jìn)行改進(jìn)。如果三個答案都是肯定的，那么兩個對比文件的結(jié)合基本是沒有問題的，如果存在任何一種否定的情況，則可以針對否定的地方提出質(zhì)疑。

3.3 關(guān)于發(fā)明點的證據(jù)

對于一個專利或?qū)＠暾垼瑢彶閱T在給出審查意見時，對于發(fā)明點的審查意見一般是需要證據(jù)支持的，除非這個發(fā)明點是一般生活常見的，司空見慣的常識，證據(jù)就是各種現(xiàn)有技術(shù)，包括但不限于：專利或?qū)＠暾垼诳墨I(xiàn)，書籍，視頻，網(wǎng)頁等形式。審查員給出的證據(jù)一般基于對比文件的內(nèi)容的進(jìn)行評述，但對于公知常識的部分，有可能在提供的一些參考文獻(xiàn)中也有涉及，所以在對公知常識部分提出質(zhì)疑時，有時可以先瀏覽一下檢索報告中給出的A 類文獻(xiàn)，從而對公知常識和發(fā)明點的認(rèn)定有一個更客觀的認(rèn)識。如果審查意見中的確沒有提供針對發(fā)明點的證據(jù)，對比文件或參考文獻(xiàn)中也沒有給出相應(yīng)的技術(shù)啟示，可以提出質(zhì)疑。

4 結(jié)束語

審查意見的答復(fù)是有一定技巧可循的，對于不同的申請或?qū)＠?，采用不同的方式和?cè)重點，提出意見陳述。在與審查員的溝通過程中，不做無謂的爭論，以事實為依據(jù)，做有效的溝通，確定合理的專利權(quán)范圍，才能起到專利權(quán)保護(hù)的真正意義。本文通過案例以及理論從分別從新穎性和創(chuàng)造性兩種審查意見出發(fā)，找到每種審查意見中可以作為答復(fù)意見的關(guān)鍵點，期望能給讀者一些啟示。