趙 欣

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 100088）

隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)的深入發(fā)展和科技進(jìn)步突飛猛進(jìn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)已日益成為企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的手段和打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要策略。在當(dāng)今專利糾紛案件日趨繁多、復(fù)雜的形勢(shì)下，企業(yè)進(jìn)行訴訟的目的也多種多樣，專利侵權(quán)訴訟正成為企業(yè)普遍遇到的、不可回避的問(wèn)題。筆者從事專利信息工作多年，深知專利信息在法律訴訟中的重要作用。本文重點(diǎn)從專利信息利用的角度，探討企業(yè)在面臨被訴侵權(quán)時(shí)，在專利信息方面所應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施和注意事項(xiàng)。

一、專利侵權(quán)行為

（一）專利侵權(quán)行為相關(guān)規(guī)定

《中華人民共和國(guó)專利法（2020年修正）》（以下簡(jiǎn)稱《專利法》）第十一條明確規(guī)定“發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷(xiāo)售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷(xiāo)售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品［1］?！?/p>

需要注意的是，本文所述的專利侵權(quán)行為是基于《專利法》第六十五條所規(guī)定的，指在專利的有效期內(nèi)，任何單位或者個(gè)人沒(méi)有經(jīng)過(guò)專利權(quán)人的許可，除《專利法》另有規(guī)定外，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的實(shí)施其專利的行為。而其他行為，如《專利法》第六十八條規(guī)定的假冒專利行為，廣義上講也是侵犯專利權(quán)的行為，但其不在本文所述范圍內(nèi)。

（二）專利侵權(quán)行為的構(gòu)成要件

根據(jù)《專利法》的規(guī)定，對(duì)于專利侵權(quán)行為，其構(gòu)成要件主要有以下幾個(gè)：

1.專利侵權(quán)行為侵犯的對(duì)象應(yīng)是享有專利權(quán)的有效專利，對(duì)于期限已經(jīng)屆滿，或者被撤銷(xiāo)、被宣告無(wú)效的專利，則不存在專利侵權(quán)問(wèn)題。

2.有實(shí)施專利的行為存在。即其他單位或個(gè)人有以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的實(shí)施專利的行為。該實(shí)施行為指《專利法》第十一條明確指出的各項(xiàng)行為。

3.未經(jīng)專利權(quán)人許可。這里需要注意的是，未經(jīng)專利權(quán)人許可的實(shí)施行為，在某些情況下，是不構(gòu)成侵權(quán)的。《專利法》第七十五條中明確規(guī)定了包括權(quán)利用盡、先用權(quán)、臨時(shí)過(guò)境的外國(guó)運(yùn)輸工具上的使用、專為科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)?zāi)康亩褂靡约八幤泛歪t(yī)療器械的例外。此外，如果實(shí)施專利的行為人獲得了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的強(qiáng)制許可或者根據(jù)政府頒發(fā)的針對(duì)某一項(xiàng)專利的強(qiáng)制推廣應(yīng)用的決定，則可以不經(jīng)專利權(quán)人許可。

4.以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。我國(guó)《專利法》第十一條明確規(guī)定，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的是判斷專利侵權(quán)的構(gòu)成要件之一。只有為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的實(shí)施他人專利的行為才屬于專利侵權(quán)行為。如果不是為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的，比如為了科學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)康牡?，則不侵犯專利權(quán)。

5.實(shí)施行為的客體落入專利權(quán)保護(hù)的范圍。判斷實(shí)施的技術(shù)方案或者設(shè)計(jì)方案是否落入了專利權(quán)的保護(hù)范圍，牽涉到許多復(fù)雜的技術(shù)與法律問(wèn)題。因此在實(shí)踐中，這部分也成為專利侵權(quán)訴訟的重點(diǎn)與難點(diǎn)。

需要注意的是，是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍的判定，對(duì)比對(duì)象是被控侵權(quán)的產(chǎn)品或者方法所體現(xiàn)的技術(shù)方案，或者設(shè)計(jì)方案與專利權(quán)利要求記載的技術(shù)方案或者圖片、照片中的設(shè)計(jì)方案，而不是拿被控侵權(quán)的產(chǎn)品與專利權(quán)人生產(chǎn)的專利產(chǎn)品對(duì)比［2］。

二、被訴侵權(quán)應(yīng)對(duì)

近幾年來(lái)，我國(guó)專利糾紛案件數(shù)量不斷增長(zhǎng)，但是很多企業(yè)缺乏應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)糾紛的經(jīng)驗(yàn)。被控侵權(quán)方在收到法院應(yīng)訴告知書(shū)后，應(yīng)冷靜下來(lái)，采用如下工作步驟，積極尋找解決糾紛的必要對(duì)策，維護(hù)自身的合法權(quán)益。需要注意的是，以下工作流程涉及較為全面，實(shí)際工作中，企業(yè)可根據(jù)情況和需要，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益和最終目的為原則，全部執(zhí)行或部分執(zhí)行相應(yīng)步驟。

（一）調(diào)查核實(shí)涉案專利信息

在被指控侵權(quán)后，首先調(diào)查核實(shí)涉案專利信息，包括調(diào)查核實(shí)涉案專利基本情況、涉案專利法律狀態(tài)和涉案專利地域確認(rèn)。

1.調(diào)查核實(shí)涉案專利基本情況

（1）被侵犯的客體——涉案專利是否存在；涉案專利是一件專利還是一系列的專利，之間有什么樣的關(guān)系；

（2）涉案專利的一些基本信息，包括申請(qǐng)人、專利權(quán)人、發(fā)明人等。

明確原告是否具有專利侵權(quán)訴訟的主體資格十分重要。在專利侵權(quán)訴訟中首先應(yīng)對(duì)原告的專利技術(shù)實(shí)施權(quán)限進(jìn)行審查。根據(jù)《專利法》規(guī)定，有權(quán)提起專利侵權(quán)訴訟的是專利權(quán)人和利害關(guān)系人。被訴企業(yè)通過(guò)核查，有可能找到證據(jù)對(duì)原告的訴訟主體資格提出異議，這樣可以消滅對(duì)方的起訴權(quán)?；蛘咭部梢酝ㄟ^(guò)證據(jù)證明自己不是合適的被告，以達(dá)到擺脫訴訟的目的。

（3）獲取并解讀涉案專利文獻(xiàn)，大致了解其技術(shù)內(nèi)容，初步判斷本企業(yè)是否有可能侵犯涉案專利的專利權(quán)；

2.涉案專利法律狀態(tài)確認(rèn)

（1）檢索原告方提出的發(fā)明創(chuàng)造是否已獲得專利授權(quán)，若獲得授權(quán)則繳費(fèi)是否正常，是否仍在專利保護(hù)期內(nèi)，從而確認(rèn)涉案專利是否有效；另外確認(rèn)涉案專利是否進(jìn)行過(guò)質(zhì)押等。

（2）查清專利權(quán)人數(shù)量，明確專利權(quán)人姓名，以及專利權(quán)有無(wú)辦理過(guò)轉(zhuǎn)讓或繼承等手續(xù)。核查涉案專利之前有無(wú)權(quán)屬糾紛情況，有無(wú)許可等情況。確認(rèn)原告方是否為真正的專利權(quán)人或利害關(guān)系人。

（3）確認(rèn)何時(shí)申請(qǐng)專利，專利保護(hù)期限，還剩余多長(zhǎng)時(shí)間，到何時(shí)截止。

（4）核查審查歷史信息，包括審查意見(jiàn)通知書(shū)、通知書(shū)答復(fù)等文件，尤其注意對(duì)比文件和與權(quán)利要求范圍相關(guān)的文字。

3.涉案專利地域確認(rèn)

對(duì)涉案專利進(jìn)行同族專利檢索和法律狀態(tài)檢索，了解涉案專利都在哪些國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行了申請(qǐng)，其法律狀態(tài)如何，明確涉案專利的地域效力范圍。此時(shí)還需要注意，如果涉案專利是通過(guò)PCT或者EP途徑申請(qǐng)的，并且處于進(jìn)入各個(gè)國(guó)家階段時(shí)期，則檢索日前有可能還沒(méi)有被指定國(guó)公布，需要持續(xù)關(guān)注后期情況。

（二）分析原告訴訟目的

對(duì)涉案專利的信息了解清楚后，下一步需要分析原告的訴訟目的。

1.原告的訴訟目的

原告起訴被告專利侵權(quán)，一定存在自身的訴求，這種訴求或?yàn)榱藫寠Z市場(chǎng)，或?yàn)榱耸杖≠M(fèi)用，還有可能是為了尋求合作、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、制造影響等等等等。比較常見(jiàn)的有以下幾種：

（1）宣傳警示的目的。存有此種目的的專利權(quán)人有可能先通過(guò)起訴警告侵權(quán)行為人，然后與之協(xié)商，通過(guò)讓其賠禮道歉、收取費(fèi)用等方式解決專利侵權(quán)糾紛。這樣就可以警示其他人員，防止被再次侵權(quán)。

（2）市場(chǎng)壟斷的目的。專利訴訟的目的很多是為了搶占市場(chǎng)，通過(guò)專利訴訟壟斷使用權(quán)、銷(xiāo)售權(quán)和制造權(quán)，擴(kuò)大自己的領(lǐng)地，限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此，這種專利權(quán)人起訴他人侵權(quán)，其主要目的是制止他人實(shí)施該專利技術(shù)，從而使自身在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

（3）追索賠償?shù)哪康?。還有一些人或企業(yè)申請(qǐng)專利的目的是用于收取費(fèi)用，如進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或許可。這種情況下，通過(guò)協(xié)商解決糾紛的可能性就比較大。因?yàn)榉ㄔ号袥Q有時(shí)間成本和執(zhí)行難度，并且索賠的證據(jù)也不易取得。而雙方協(xié)商成本較低，達(dá)成的賠償數(shù)額雖然不一定很高，但雙方較易接受［3］。

除了以上一些常見(jiàn)的訴訟目的，原告的訴訟目的還有很多，對(duì)原告訴訟目的的了解將直接影響到后續(xù)應(yīng)對(duì)措施的選擇。

2.原告訴訟目的的分析方法

分析原告的訴訟目的，需要首先了解原告的知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀和原告的訴訟歷史。

（1）原告的知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀分析。分析原告的知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀，主要是分析原告的專利情況和商標(biāo)、版權(quán)等其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況。

了解原告的專利情況主要是通過(guò)檢索了解原告的專利數(shù)量。另外還要了解原告的專利質(zhì)量，包括原告所擁有專利的種類（發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)），各類型專利的數(shù)量、法律狀態(tài)、同族專利等信息。還要通過(guò)閱讀各專利文獻(xiàn)，了解各專利技術(shù)內(nèi)容，以及在整個(gè)行業(yè)中的技術(shù)地位，如該技術(shù)是核心專利還是外圍專利等信息。

（2）原告的訴訟歷史分析。分析原告的訴訟歷史，主要是分析原告之前的一些和知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的訴訟情況，包括之前曾經(jīng)有過(guò)多少次的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟；分別作為原告和被告的次數(shù)；曾經(jīng)的訴訟獲勝率是多少；一般都以何目的提起訴訟；訴訟最后的結(jié)果大致是什么樣子的等。

從歷史中還可以分析出原告的訴訟策略，包括原告以前一般多在何時(shí)提起訴訟；曾經(jīng)的訴訟對(duì)象都是什么類型，是企業(yè)還是個(gè)人。如果是企業(yè)，一般是實(shí)力雄厚的大企業(yè)，還是實(shí)力較弱的小企業(yè)。曾經(jīng)被訴侵權(quán)的企業(yè)有何共同的特點(diǎn)等等。統(tǒng)計(jì)原告的訴訟一般都在哪些地域提出，則分析出原告可能在此地訴訟具有一定的優(yōu)勢(shì)。

除了以上通過(guò)專利信息收集的方法判斷原告訴訟目的，還可以主動(dòng)聯(lián)系權(quán)利人，了解對(duì)方的訴求。

（三）侵權(quán)事實(shí)的深入判斷

作為被訴侵權(quán)企業(yè)，應(yīng)在經(jīng)過(guò)文獻(xiàn)檢索之后，將自己的產(chǎn)品與原告涉案專利進(jìn)行比對(duì)。

1.明確被侵權(quán)專利保護(hù)范圍

仔細(xì)閱讀涉案專利的權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)，研究涉案專利權(quán)利要求書(shū)內(nèi)容具體是什么，劃定涉案專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍。

2.檢索涉案專利的專利族及審查過(guò)程文件

實(shí)際工作中，應(yīng)檢索涉案專利的專利族，并盡量調(diào)取該涉案專利在各國(guó)家和地區(qū)工業(yè)產(chǎn)權(quán)局的申請(qǐng)檔案，了解該專利申請(qǐng)過(guò)程中專利權(quán)人對(duì)該專利權(quán)利要求等方面是否有一些限定性的規(guī)定，這可以很好地了解對(duì)方專利的保護(hù)范圍，從“禁止反悔原則”的角度來(lái)保護(hù)自己的權(quán)益。有的國(guó)家和地區(qū)出版的專利單行本中會(huì)附帶有檢索報(bào)告，如能找到破壞掉涉案專利新穎性或創(chuàng)造性的對(duì)比文件，則無(wú)疑掌握了解決此次被訴侵權(quán)問(wèn)題的有力武器。

3.判斷是否侵權(quán)

在進(jìn)行侵權(quán)判斷時(shí)，被指控的侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利是否相同或者等同，主要看二者在技術(shù)特征上是否相同或等同。這時(shí)要認(rèn)真研究涉案專利的權(quán)利要求，研究該權(quán)利要求的內(nèi)容解釋所及的范圍或可能有的各種等同物。對(duì)比涉案專利的權(quán)利要求與被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征的區(qū)別，看后者有無(wú)實(shí)質(zhì)性改進(jìn)。這個(gè)問(wèn)題的分析需要非常專業(yè)的知識(shí)儲(chǔ)備，因此最好由專業(yè)人員來(lái)進(jìn)行。

（四）涉案專利穩(wěn)定性判斷

判斷涉案專利穩(wěn)定性，是指對(duì)現(xiàn)有技術(shù)（包括非專利文獻(xiàn)）進(jìn)行檢索分析，尋找可宣告涉案專利無(wú)效的現(xiàn)有技術(shù)。即檢索在涉案專利申請(qǐng)日之前，有無(wú)相通或相似的國(guó)內(nèi)外專利或公知技術(shù)。此舉是為了研究對(duì)方專利權(quán)是否存在無(wú)效情形。如果對(duì)方的專利權(quán)被宣告無(wú)效，主張侵權(quán)就失去了依據(jù)，侵權(quán)訴訟也就不可能繼續(xù)下去了。

（五）被訴侵權(quán)應(yīng)對(duì)措施

通過(guò)文獻(xiàn)檢索和行業(yè)信息收集、分析等途徑，被訴侵權(quán)的企業(yè)已查清上述問(wèn)題，做到心中有數(shù)?？紤]到直接訴訟成本，如法律服務(wù)費(fèi)用，和間接訴訟成本，如企業(yè)可能因?yàn)樵V訟而損失的訂單、市場(chǎng)等，再結(jié)合評(píng)估、統(tǒng)計(jì)己方的資源，例如能夠給對(duì)方造成壓力的手段（如專利、市場(chǎng)行為）、己方商譽(yù)的承受力、能夠聯(lián)合的盟友等，企業(yè)可以根據(jù)自身情況選擇應(yīng)對(duì)的措施。如有的企業(yè)會(huì)選擇迅速和解，這樣的好處是不用付出前期的調(diào)查以及后期的訴訟成本，對(duì)企業(yè)的影響也相對(duì)較小。但不利之處是有可能企業(yè)并沒(méi)有侵犯對(duì)方的專利權(quán)，付出代價(jià)有失公平。有的企業(yè)會(huì)堅(jiān)持訴訟到底，這樣的好處是維護(hù)了公平的原則，但不利之處是訴訟時(shí)間會(huì)很長(zhǎng)，企業(yè)要付出前期的調(diào)查以及后期的訴訟成本，而且訴訟不決可能會(huì)損失原有的客戶。

總之，專利侵權(quán)糾紛融合了復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、技術(shù)問(wèn)題和法律問(wèn)題。被訴侵權(quán)的應(yīng)對(duì)，需要大量的調(diào)查研究和取證分析，并結(jié)合一定的談判和訴訟技巧，才能更好地維護(hù)自身的權(quán)益。