汪濤 唐田田 智月

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局 北京 100088

引言

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，對(duì)商業(yè)方法是否具有專利適格性這一問題的爭(zhēng)論和研究從未停息。早在一百多年前，美國(guó)開始探索與嘗試，1908年，Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.案確立的“商業(yè)方法排除對(duì)象”在美國(guó)存在很長(zhǎng)一段時(shí)間。直到1998年，State Street Bank & Trust Co. v.Signature Financial Group, Inc.案為商業(yè)方法的專利保護(hù)打開大門，美國(guó)專利商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱USPTO）的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，State Street Bank案后商業(yè)方法的專利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)迅猛。

如圖1所示，美國(guó)商業(yè)方法的專利申請(qǐng)量的變化趨勢(shì)大致經(jīng)歷了五個(gè)階段，在適用判例法的美國(guó)，每階段都由里程碑式的案例推動(dòng)著美國(guó)商業(yè)方法客體審查指南的發(fā)展?！睹绹?guó)商業(yè)方法專利的十年擴(kuò)張與輪回：從道富案到Bilski案的歷史考察》[2]中僅介紹了1998-2008美國(guó)商業(yè)方法擴(kuò)張發(fā)展的十年?！睹绹?guó)商業(yè)方法專利保護(hù)的發(fā)展與現(xiàn)狀及其對(duì)我國(guó)的啟示》[3]中主要介紹了美國(guó)商業(yè)近二十年的專利審查與司法審判經(jīng)驗(yàn)，介紹了最初的“實(shí)用的、具體的及有形的結(jié)果”標(biāo)準(zhǔn)，到“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)，以及2014年美國(guó)聯(lián)邦最高法院在Alice案中明確適用“兩步測(cè)試法”?，F(xiàn)有文獻(xiàn)沒有全面梳理美國(guó)商業(yè)方法上百年來的發(fā)展趨勢(shì)。為彌補(bǔ)上述不足，本文從美國(guó)商業(yè)方法定義入手，重點(diǎn)分析美國(guó)商業(yè)方法五個(gè)發(fā)展階段中里程碑式的判例，詳細(xì)論述這些判例對(duì)美國(guó)商業(yè)方法的審查政策和相關(guān)申請(qǐng)趨勢(shì)影響；最后，介紹美國(guó)商業(yè)方法的現(xiàn)行客體審查標(biāo)準(zhǔn)，及其存在的問題。

圖1 1997-2020年美國(guó)商業(yè)方法專利申請(qǐng)量 [1]

1 美國(guó)商業(yè)方法專利的定義

商業(yè)方法，一般來說是人們?yōu)檫_(dá)到某些商業(yè)目的，維持商業(yè)活動(dòng)的運(yùn)行而采取的手段和途徑。美國(guó)兩位議員 Rick Boucher 和Howard Berman 提交的《2000 年商業(yè)方法專利促進(jìn)法議案》，對(duì)商業(yè)方法的種類進(jìn)行了列舉：“商業(yè)方法是指（1）管理、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)行企業(yè)或組織或者處理金融數(shù)據(jù)的一種專利方法，包括從事商業(yè)活動(dòng)所使用的技術(shù)；（2）任何用于競(jìng)技運(yùn)動(dòng)、教導(dǎo)傳授或個(gè)人技能的技術(shù)；（3）任何由計(jì)算機(jī)輔助實(shí)施的（1）中描述的方法或（2）中描述的技術(shù)。”除上述定義外，美國(guó)專利分類第705 類[4]也被認(rèn)為是商業(yè)方法的分類位置。第 705 類的定義是：“用于執(zhí)行數(shù)據(jù)處理運(yùn)算或執(zhí)行計(jì)算運(yùn)算的裝置和對(duì)應(yīng)的方法，其中該裝置或方法被獨(dú)特地設(shè)計(jì)或者被用于企業(yè)實(shí)踐、管理或經(jīng)營(yíng)，或者金融數(shù)據(jù)的處理，或者確定商品或服務(wù)費(fèi)用?！睆拿绹?guó)商業(yè)方法專利的定義可知，商業(yè)方法專利在美國(guó)是一個(gè)廣義概念，它不僅包企業(yè)行為，還涵蓋人與人的交互、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域。

2 美國(guó)商業(yè)方法的發(fā)展歷程

從圖1中可以看出，美國(guó)司法保護(hù)經(jīng)歷了拒絕、擴(kuò)張、模糊回歸、嚴(yán)格限縮、以及適度修正和再平衡五個(gè)階段，每階段都由里程碑式的案例推動(dòng)著美國(guó)商業(yè)方法申請(qǐng)量的變化以及USPTO客體審查指南的發(fā)展。

2.1 商業(yè)方法保護(hù)的立法原點(diǎn)

幾乎在整個(gè)20世紀(jì)，美國(guó)一直拒絕對(duì)商業(yè)方法進(jìn)行專利保護(hù)。1908年，美國(guó)聯(lián)邦第二巡回上訴法院通過Hotel Security案確立了“商業(yè)方法排除對(duì)象”原則。法院認(rèn)為：該案屬于抽象思維，不屬于技術(shù)（Art）（注：美國(guó)在1790年專利法第101條，限定了專利法所保護(hù)的四種主題，即技術(shù)、機(jī)器、制品或組合物。在1952 年修訂專利法時(shí)，將“技術(shù)（Art）”修改為“方法（Process）”）、機(jī)器、制品或組合物中的任何一類，不能獲得專利權(quán)的保護(hù)（需要注意的是，雖然該案確立了“商業(yè)方法排除對(duì)象”的原則，但該案卻是以不具備新穎性被駁回的，并非因?yàn)椴粷M足專利法第101 條，此后商業(yè)方法不適格的判決中也鮮有直接援引“商業(yè)方法排除對(duì)象”）。該案屬于單純的商業(yè)方法發(fā)明，因?yàn)橐援?dāng)時(shí)的技術(shù)水平條件，還不存在“與計(jì)算機(jī)或其他硬件相結(jié)合的商業(yè)方法發(fā)明”。所以從嚴(yán)格意義上說，“商業(yè)方法排除對(duì)象”否定的僅僅是“單純商業(yè)方法”的適格性，是基于避免對(duì)抽象思維的壟斷的考量。

在立法層面，美國(guó)聯(lián)邦法典（United States Code）第35編第101條（35 U.S.C. 第101條）規(guī)定了專利客體的四種法定類型。在司法層面，許多代表性判例認(rèn)定“自然規(guī)律（natural law）、自然現(xiàn)象（natural phenomena）、抽象概念（abstract idea）”不是專利法所要保護(hù)的客體，稱為“司法排除對(duì)象”。因此，商業(yè)方法是否受專利保護(hù)這一問題的原點(diǎn)在于對(duì)35 U.S.C.第101條的解釋。

2.2 美國(guó)商業(yè)方法專利保護(hù)的擴(kuò)張

20世紀(jì)90年代，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)在商業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，美國(guó)對(duì)商業(yè)方法的專利適格性判斷出現(xiàn)松動(dòng)，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院（以下簡(jiǎn)稱CAFC）1998年對(duì)State Street Bank &Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc案作出肯定判決，被認(rèn)為是首次開啟商業(yè)方法專利的綠燈。該案涉及一種“軸輻式金融服務(wù)體系數(shù)據(jù)處理”的方法，該方法把各個(gè)共同基金作為輪輻，置于輪轂即投資組合控制下，實(shí)施集中管理，以提高管理效率，操作過程中需要使用計(jì)算機(jī)。

CAFC認(rèn)為，在判斷一種方法是否具備適格性時(shí)，應(yīng)側(cè)重判斷該方法是否具有實(shí)際應(yīng)用。只要該方法產(chǎn)生“實(shí)用、具體、有形結(jié)果”（useful, concrete and tangible result）就具備適格性。該案首次將計(jì)算機(jī)實(shí)施的，能夠產(chǎn)生“實(shí)用、具體、有形結(jié)果”的商業(yè)方法，認(rèn)定為可以獲得專利權(quán)的保護(hù)，這與九十年代計(jì)算機(jī)在商業(yè)活動(dòng)中的緊密融合是密切相關(guān)的，法院已無法忽視由計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施的商業(yè)方法的專利保護(hù)問題?！皩?shí)用、具體、有形結(jié)果”的標(biāo)準(zhǔn)就是基于上述形勢(shì)所做的積極調(diào)整。

從圖1可以看出State Street Bank案后商業(yè)方法的專利申請(qǐng)快速增長(zhǎng)，1998年相比1997年增長(zhǎng)39.4%。同時(shí)商業(yè)方法領(lǐng)域的授權(quán)率也顯著增長(zhǎng)，1998年相比1997年商業(yè)方法授權(quán)率增長(zhǎng)100%[5]。

申請(qǐng)量和授權(quán)量的快速增長(zhǎng)帶來了一系列的問題。首先，有學(xué)者認(rèn)為“實(shí)用、具體、有形結(jié)果”審查標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致大量低質(zhì)量的申請(qǐng)獲得專利，影響了商業(yè)方法專利的整體授權(quán)質(zhì)量。研究表明，一個(gè)新的在線產(chǎn)品或服務(wù)的出現(xiàn)，有可能會(huì)侵犯4000項(xiàng)專利[6]。其次，相關(guān)從業(yè)者認(rèn)為，很容易將商業(yè)方法專利申請(qǐng)撰寫成滿足“實(shí)用、具體、有形結(jié)果”的要求，這導(dǎo)致僅通過撰寫技巧即能使商業(yè)方法獲得專利，而非實(shí)質(zhì)提升商業(yè)方法發(fā)明的質(zhì)量。最后，從美國(guó)經(jīng)濟(jì)的角度來看， USPTO在1998年后約10年間共授予1萬多件商業(yè)方法專利，美國(guó)費(fèi)城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的研究人員曾就這些專利對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)尤其是金融業(yè)的影響開展研究，通過分析多種指標(biāo)，并無充足證據(jù)證明商業(yè)方法專利對(duì)金融機(jī)構(gòu)的研發(fā)投入有顯著影響，因而尚不能確定商業(yè)方法專利是否為美國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造價(jià)值，因?yàn)榻鹑跇I(yè)在經(jīng)營(yíng)中并不依賴專利作為開發(fā)新產(chǎn)品的動(dòng)力，而是更多依賴于如市場(chǎng)領(lǐng)先時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和交互操作性等因素?？梢?，在商業(yè)方法應(yīng)用廣泛的金融領(lǐng)域，越來越多的商業(yè)方法專利與產(chǎn)業(yè)更多的研發(fā)投入和利潤(rùn)回報(bào)之間并無因果關(guān)系，相反，卻帶來了無休止的訴訟和商業(yè)經(jīng)營(yíng)的不確定性，增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。

隨著商業(yè)方法申請(qǐng)量的增長(zhǎng)， USPTO也采取相應(yīng)措施來應(yīng)對(duì)，1999年提出一項(xiàng)商業(yè)方法專利行動(dòng)計(jì)劃，內(nèi)容包括：對(duì)審查員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、擴(kuò)大現(xiàn)有技術(shù)的檢索范圍、指定用于商業(yè)方法專利審查的數(shù)據(jù)庫、施行二級(jí)審查、由商務(wù)專家和資深審查員進(jìn)行監(jiān)督等[7]。2000年《美國(guó)商業(yè)方法白皮書》揭示了商業(yè)方法可專利性的歷史變革，反映了USPTO對(duì)商業(yè)方法專利可能采取的策略。在該白皮書中，一方面，USPTO再次確認(rèn)商業(yè)方法的可專利性，同時(shí)，認(rèn)為商業(yè)方法的實(shí)際應(yīng)用，就是能夠產(chǎn)生“實(shí)用、具體、有形結(jié)果”，由此將發(fā)明的要求向?qū)嵱眯赞D(zhuǎn)化；另一方面，將商業(yè)方法專利正式列入專利法第705類專利，對(duì)如何提高第705類專利審查的質(zhì)量、如何解決此類專利審查中存在的問題提出了指導(dǎo)性意見。

2.3 美國(guó)商業(yè)方法專利保護(hù)的模糊回歸

進(jìn)入21世紀(jì)，CAFC開始調(diào)整商業(yè)方法激進(jìn)的保護(hù)規(guī)則，一系列判決顯示CAFC試圖收緊對(duì)商業(yè)方法的適格性判斷，其中最值得關(guān)注的是2008年的Bilski案。Bilski 案涉及一種商品提供者對(duì)以固定價(jià)格銷售的商品的消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的方法，實(shí)質(zhì)上是一種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（hedge）方法。USPTO認(rèn)為該方法僅涉及抽象概念，沒有與特定裝置相連接，解決的是一種數(shù)學(xué)問題，因此不具備適格性。上訴到CAFC后，CAFC放棄了State Street Bank案的判定標(biāo)準(zhǔn)，采用了 Benson 案、Flook 案和Diehr 案中提出的“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”（ Machine－or－Transformation Test）標(biāo)準(zhǔn)，具體而言，一項(xiàng)方法權(quán)利要求是否構(gòu)成專利保護(hù)的客體，首先判斷涉案方法發(fā)明是否與特定的機(jī)器或設(shè)備相連接，如果是，則是適格的；如果否，則繼續(xù)判斷該方法是否可以將特定物品轉(zhuǎn)換為其他形態(tài)或物質(zhì)，如果是，則是適格的。其認(rèn)為，“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”原則是判斷一項(xiàng)“方法”發(fā)明是否適格的唯一標(biāo)準(zhǔn)，Bilski 案不滿足此標(biāo)準(zhǔn)，因此是不適格的。

最高法院同樣認(rèn)定涉案專利無效，但并不認(rèn)可CAFC所確立的“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)，其認(rèn)為自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念是司法排除對(duì)象，Bilski案屬于抽象概念，因此不具備適格性。然而，最高法院并沒有完全否定“機(jī)器或轉(zhuǎn)換測(cè)試法”，認(rèn)為在進(jìn)行適格判斷時(shí)，機(jī)器或轉(zhuǎn)換測(cè)試法提供了“重要且有益的線索”，但并不是檢驗(yàn)適格性的唯一工具，因?yàn)槠湔J(rèn)為機(jī)器或轉(zhuǎn)換測(cè)試法本身缺乏確定性。Rader法官就曾發(fā)出過疑問：“何種形式或程序的‘轉(zhuǎn)換’才滿足適格性的要求？與機(jī)器要如何連接才能滿足測(cè)試法？所要求的機(jī)器是如Benson案中那樣‘獨(dú)特的’機(jī)器還是一臺(tái)普通用途的計(jì)算機(jī)就可以了？什么叫做‘額外解決方案’？如果一項(xiàng)方法申請(qǐng)本來就可以以‘機(jī)器’的形式滿足適格性的要求，為何還要與機(jī)器相連接或作為‘方法’來展示其專利的適格性？最高法院認(rèn)定Bilski案屬于抽象概念從而不適格，既削弱了CAFC在Bilski案中確立的機(jī)器或轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)的重要性，也沒有認(rèn)同State Street Bank案中確立的實(shí)用、具體和有形結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致商業(yè)方法專利的適格性判斷處于一種不確定的狀態(tài)。

美國(guó)社會(huì)各界對(duì)此案也反應(yīng)不一：美國(guó)計(jì)算機(jī)和通訊工業(yè)協(xié)會(huì)主席對(duì)本案判決持強(qiáng)烈的批評(píng)態(tài)度。他認(rèn)為，對(duì)于被僅持有專利而沒有業(yè)務(wù)的專利釣魚者盯上的公司，它們所面臨專利訴訟的不確定性，將會(huì)因本案而更加惡化，增加了商業(yè)不確定性和法律成本。然而擁有數(shù)百項(xiàng)商業(yè)方法專利的IBM公司和一些生物技術(shù)公司對(duì)本案判決表示贊同和支持。IBM認(rèn)為，專利法需要保護(hù)商業(yè)方法專利，但不能門檻太低，造成商業(yè)方法專利泛濫。但同樣擁有眾多商業(yè)方法專利的微軟公司以及谷歌公司等，對(duì)于本案基本持批評(píng)態(tài)度。

雖然Bilski案飽受爭(zhēng)議，USPTO還是基于此案的判決結(jié)果修改了客體審查標(biāo)準(zhǔn)，USPTO在2009年8月頒布了新的《可專利客體暫行審查指南》[8]。規(guī)定專利適格性必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件：（1）必須是四種法定類型之一；且（2）對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行整體分析，以判斷是否指向抽象概念。2010年7月1日發(fā)布了《在 Bilski 案視角下審查程序的臨時(shí)指南》，指出計(jì)算機(jī)實(shí)施方法的適格性審查要判斷（1）是否充分應(yīng)用了特定的機(jī)器或裝置；（2）是否對(duì)抽象概念的應(yīng)用僅僅是對(duì)抽象概念的先占；（3）是對(duì)抽象概念的運(yùn)用還是僅僅簡(jiǎn)單的描述。在上述兩個(gè)文件的基礎(chǔ)上，USPTO發(fā)布了新版《專利審查程序指南》（MPEP），幫助申請(qǐng)人更好地理解審查員如何進(jìn)行適格性審查。

2.4 美國(guó)商業(yè)方法專利的嚴(yán)格限縮

Bilski案中，盡管沒有全盤否定商業(yè)方法的專利適格性，但由于未能形成多數(shù)意見，不具有先例約束力，CAFC限縮商業(yè)方法專利的嘗試陷入困局。直到2014年Alice Corp. V.CLS Bank Int案的出現(xiàn)，美國(guó)最高法院對(duì)商業(yè)方法的專利適格性給出了嚴(yán)格的限制。

Alice 案主要涉及買賣雙方進(jìn)行交易時(shí)，能夠借助作為第三方的系統(tǒng)，確保金融交易的安全，降低交易風(fēng)險(xiǎn)。CAFC小法庭審理判定涉案權(quán)利要求并未明確指向抽象概念，但各法官意見不一?；谠摪赋霈F(xiàn)的意見分歧，2012 年CAFC 對(duì)該案啟動(dòng)了全員法官參加的滿席（en banc）審理，但參與此案的10名法官們意見分歧十分嚴(yán)重，發(fā)表了7種不同的意見，最后僅以一段簡(jiǎn)短的法庭意見（percuriam opinion）維持了聯(lián)邦地區(qū)法院的判決。

由于CAFC的滿席判決并未形成多數(shù)意見，不具有先例約束力。當(dāng)CLS向CAFC提交再次聽證的請(qǐng)求書之后，眾多知名公司，如谷歌、推特、電子前線基金會(huì)（EFF）、領(lǐng)英（LinkedIn）、英 國(guó) 航 空 公 司（British Airways），都向CAFC提交了法庭之友意見書（amicicuriae briefs），表示支持 CLS。2013 年美國(guó)最高法院對(duì)此案下達(dá)調(diào)案復(fù)審令，2014年6月19日，最高法院就該案做出判決，明確了方法類專利的審查標(biāo)準(zhǔn)：（1）自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念不能獲得專利保護(hù)。（2）判斷涉及自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念的權(quán)利要求是否滿足專利法第101 條規(guī)定的適格客體時(shí)，應(yīng)適用Mayo二分測(cè)試法。

依據(jù)Mayo 二分測(cè)試法，第一步，判定該方法權(quán)利要求涉及“中間結(jié)算( intermediated settlement) ”這一抽象概念，最高法院并沒有對(duì)“抽象概念”做出定義或者限定，而是以引用先例的方式對(duì)“抽象概念”進(jìn)行例舉，本案所涉的中間結(jié)算與Bilski 案中對(duì)沖操作相似，二者都是“商業(yè)系統(tǒng)中普遍存在的基本經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)”，屬于“抽象概念”范疇。第二步，判定該方法僅涉及一般的計(jì)算機(jī)應(yīng)用，因而無法轉(zhuǎn)化為滿足適格性的發(fā)明：對(duì)于“發(fā)明構(gòu)思”，僅通過引用先例的方式給出一些例舉，未包含“發(fā)明構(gòu)思”的情形包括：（1）僅僅在涉及抽象概念的部分增加“應(yīng)用之”或者“通過計(jì)算機(jī)應(yīng)用之”之類的詞語；（2）“將抽象概念的應(yīng)用限定在某一個(gè)特定的技術(shù)環(huán)境”。包含“發(fā)明構(gòu)思”的情形包括：（1）對(duì)已有技術(shù)做出改進(jìn)，“解決了傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)問題”；（2）“對(duì)計(jì)算機(jī)本身的功能做出了改進(jìn)”。從該方法權(quán)利要求的各個(gè)技術(shù)特征的角度來講，計(jì)算機(jī)所執(zhí)行的創(chuàng)建電子記錄、跟蹤交易情況以及自動(dòng)發(fā)出指令等都是一般計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)和普通功能；從該方法權(quán)利要求的整體來看，其所要求保護(hù)的僅僅是利用一般計(jì)算機(jī)實(shí)施“中間結(jié)算”這一抽象概念。因此，該方法權(quán)利要求不存在發(fā)明構(gòu)思，因而不具備適格性，應(yīng)當(dāng)被判無效。同時(shí)，涉及該方法的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)媒介因?yàn)橥瑯拥睦碛刹痪哂锌蓪＠浴?/p>

Alice 案的重要意義在于，對(duì)此前涉及適格性判斷的一系列案件進(jìn)行全面總結(jié)，確立了對(duì)含有抽象概念的發(fā)明進(jìn)行適格性判斷的基本原則和方法—“Mayo二分測(cè)試法”。Alice案后，USPTO對(duì)商業(yè)方法專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)再度收緊，眾多商業(yè)方法發(fā)明被視為抽象概念，同時(shí)USPTO將與銀行、投資和支付交易相關(guān)的申請(qǐng)都劃歸為“基本商業(yè)實(shí)踐”或“組織人類活動(dòng)的方法”。因此，申請(qǐng)類似的發(fā)明很難獲得專利權(quán)，唯一的希望是在申請(qǐng)文件中清楚表明本發(fā)明提供發(fā)明構(gòu)思或是權(quán)利要求的限定顯著超出抽象概念本身，但證明與支持這一主張并不容易。因此，Alice案后，美國(guó)商業(yè)方法發(fā)明很難獲得專利權(quán)。如圖1所示，Alice案后，商業(yè)方法的申請(qǐng)量呈斷崖式下降。此外，大量與Alice案類似的專利申請(qǐng)被法院和美國(guó)專利審理和上訴委員會(huì)（Patent Trial and Appeal Board，以下簡(jiǎn)稱PTAB）宣布無效。根據(jù)美國(guó)學(xué)者Jennifer統(tǒng)計(jì)，Alice 案后截至2015年6月19日，PTAB的判決中援引了198次Alice案，地區(qū)法院的判決中援引了63次Alice案，CAFC援引了11次Alice案。

此外，在審查環(huán)節(jié)，如圖2所示，Alice案后，USPTO的研究表明，“受Alice案影響”的33個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，在Alice案做出判決后的18個(gè)月內(nèi)，USPTO發(fā)出的第一次官方審查意見通知書（下文簡(jiǎn)稱一通）以專利不適格為由拒絕的比例增加31%。

圖2 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域一通以第101條為由拒絕的比例

“Mayo二分測(cè)試法”看似簡(jiǎn)單明了，但因?yàn)槊绹?guó)最高法院沒有明確給出“抽象概念”的定義，以及如何在權(quán)利要求中識(shí)別抽象概念，因此審查實(shí)踐中應(yīng)用兩分測(cè)試法并不容易。如圖3所示，對(duì)于這些技術(shù)領(lǐng)域，專利審查的不確定性（計(jì)算方法為：USPTO的審查員在半年時(shí)間內(nèi)，一通以專利客體適格性為由拒絕的數(shù)量除以一通總量，計(jì)算這個(gè)數(shù)量在半年時(shí)間內(nèi)的變化情況）增加了26%[9]。

圖3 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域一通以第101條為由拒絕的比例的變化

因此，提高35 U.S.C.§101特別是Mayo二分測(cè)試法適用的清晰度、一致性和可預(yù)測(cè)性，已經(jīng)成為近年來美國(guó)發(fā)明人、企業(yè)和法官們的共同呼聲。

2.5 美國(guó)商業(yè)方法專利的適度修正和再平衡

最高法院判決后不久，USPTO根據(jù)Alice案的判決以及《根據(jù)Alice判決的審查指南備忘錄》發(fā)布《2014專利客體適格性審查臨時(shí)指南》，2015 年對(duì)該臨時(shí)指南進(jìn)行補(bǔ)充完善，2016年5月4日，最終確認(rèn)了2015年7月的修訂版《依據(jù)第101 條判斷可專利性時(shí)，審查員進(jìn)一步可專利性審查指南》。同時(shí)，在聯(lián)邦巡回上訴法院做出典型案件判決后USPTO及時(shí)發(fā)布備忘錄來解釋最新的法律適用，截至2018年10月，USPTO共發(fā)布了 6 起典型案件的備忘錄（Alice 案后，聯(lián)邦巡回上訴法院審理的 Enfish 案、Rapid Litigation 案、McRo 案、Finjan 案、Berkheimer 案以及 Vanda 案均屬于典型案例。基于案件具有重要影響，USPTO均在這些案件審理后發(fā)布了備忘錄），用于指導(dǎo)專利審查與司法審判。其中2018年4月的《Berkheimer備忘錄》解決附加元素（或附加元素的組合）是否表示公知的、慣用的、常規(guī)的活動(dòng)這一問題。2019年1月7日，USPTO正式發(fā)布2019版“美國(guó)專利客體適格性指南”（Patent Subject Matter Eligibility Guidance，下文稱PEG，隸屬于《美國(guó)專利審查指南》（Manual of Patent Examining Procedure））并廣泛征集公眾意見，針對(duì)用戶反饋?zhàn)顬榧械膯栴}，2019年10月對(duì) PEG作了再次修改和澄清，此次更新旨在提高審查專利適格性時(shí)的整體清晰度、一致性與可預(yù)測(cè)性。2019年10月17日，USPTO針對(duì)收集到的公眾意見，再度發(fā)布一份長(zhǎng)達(dá)22頁的更新版本（October PEG Update）。此更新版本主要涉及以下三方面的改變：（1）細(xì)化Alice/Mayo二分測(cè)試法（Mayo案和Alice案中均使用了二分測(cè)試法，之后將其稱為Alice/Mayo二分測(cè)試法）的步驟2A；（2）細(xì)化抽象概念的分組；（3）判斷附加元素是否整合至實(shí)際應(yīng)用。

針對(duì)之前一直沒有給出定義的抽象概念，2019版PEG提煉匯總了法院認(rèn)定的抽象概念，并對(duì)其進(jìn)行分組。具體而言，將抽象概念分成三個(gè)組別：（a）數(shù)學(xué)概念；（b）組織人類活動(dòng)的方法；管理人與人之間的個(gè)人行為或關(guān)系或互動(dòng)；以及（c）智力活動(dòng)。其中商業(yè)方法相關(guān)的內(nèi)容與（b）組別相關(guān)。

2019版PEG進(jìn)一步將（b）組別細(xì)分為三個(gè)子集，每個(gè)子集給出多個(gè)示例，為判斷權(quán)利要求是否涉及商業(yè)方法提供更多信息。①基本經(jīng)濟(jì)原理或?qū)嵺`：法院使用“基本經(jīng)濟(jì)原理或?qū)嵺`”來描述與經(jīng)濟(jì)和商業(yè)有關(guān)的概念，其包括對(duì)沖、保險(xiǎn)和降低風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)示例：降低結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；執(zhí)行下注游戲的規(guī)則；基于報(bào)價(jià)的價(jià)格優(yōu)化等。②商業(yè)或法律互動(dòng)：包括合同形式的協(xié)議、法律義務(wù)、廣告、營(yíng)銷或銷售活動(dòng)或行為、商業(yè)關(guān)系等。相關(guān)示例：通過執(zhí)行計(jì)算管理穩(wěn)定的保值人壽保險(xiǎn)；根據(jù)保險(xiǎn)單（即合同形式的協(xié)議）處理承保損失或保單事件的保險(xiǎn)索賠等。③管理個(gè)人行為、人際關(guān)系或人與人之間的交互：包括社交活動(dòng)、教學(xué)和遵守規(guī)則或指示。相關(guān)示例：神經(jīng)學(xué)家在測(cè)試患者神經(jīng)系統(tǒng)功能紊亂時(shí)應(yīng)遵循的智力活動(dòng)；輸入數(shù)據(jù)時(shí)考慮歷史使用信息等。在審查實(shí)踐中，USPTO審查員可以依據(jù)上文描述的三種情形，判斷權(quán)利要求是否涉及商業(yè)方法。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2019版 PEG發(fā)布后，商業(yè)方法領(lǐng)域?qū)＠麑彶榇_定性和一致性穩(wěn)步提高[10]。

如圖4和圖5所示，2019 PEG發(fā)布一年后，受Alice案影響的技術(shù)領(lǐng)域，一通以專利客體適格性為由拒絕的比率降低25%；一通以專利客體適格性為由導(dǎo)致審查的不確定性降低44%。也就是說，2019 PEG為專利適格決策過程提供了清晰和明確的參考，降低了審查員之間就客體適格性判斷的不一致性。對(duì)于專利申請(qǐng)人來說，這是一個(gè)更加一致和可預(yù)測(cè)的審查過程。

圖4 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域一通以第101條為由拒絕的比例

圖5 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域?qū)彶閱T一通以第101條為由拒絕的比例變化

3 2019 PEG遺留問題

近些年來，美國(guó)PEG的修改較為頻繁，一方面反映USPTO及時(shí)響應(yīng)專利適格性的審查政策變化，另一方面也反映了該領(lǐng)域法律適用的不穩(wěn)定性。美國(guó)最新的2019版PEG雖然在一定程度上解決了抽象概念判斷準(zhǔn)確性和一致性的問題，但仍存在以下問題有待后續(xù)進(jìn)一步完善。

一是在Alice/Mayo二分測(cè)試法中，步驟2A的第二分支與步驟2B中重復(fù)判斷“附加元素對(duì)計(jì)算機(jī)性能或其它技術(shù)領(lǐng)域做出改進(jìn)；附加元素可結(jié)合特定機(jī)器或應(yīng)用司法排除對(duì)象，特定機(jī)器或產(chǎn)品與權(quán)利要求不可分割；附加元素將一件特定物品變換或還原成另一種狀態(tài)”等步驟時(shí)，造成判斷冗余。二是雖然2019版PEG將抽象概念細(xì)化成三個(gè)組別，同時(shí)還將每個(gè)組別細(xì)化成子集，并具體闡釋各個(gè)子集的概念和示例，但是對(duì)抽象概念進(jìn)行分組的工作并不是一勞永逸的。因?yàn)槭苊绹?guó)司法體制的影響，抽象概念的分組是建立在之前司法判例的基礎(chǔ)上，當(dāng)司法判例發(fā)生變化時(shí)，抽象概念下的各個(gè)組別、各個(gè)組別的子集和示例都會(huì)相應(yīng)進(jìn)行變化。也就是說，美國(guó)審查指南伴隨司法判例發(fā)生變化，將是一個(gè)常態(tài)機(jī)制，導(dǎo)致PEG的法律適用存在長(zhǎng)期的不穩(wěn)定性。此外，對(duì)抽象概念下的各個(gè)組別及其子集的概念定義和適用范圍，是否準(zhǔn)確和清晰概括到大部分審查員都可統(tǒng)一適用的程度，還有待接下來審查實(shí)踐工作中的執(zhí)行和驗(yàn)證。三是2019版PEG的判斷步驟2A的第二分支“是否整合到實(shí)際應(yīng)用”和步驟2B“是否提供發(fā)明構(gòu)思”，其判斷實(shí)際上是引入新創(chuàng)性評(píng)判的思路，例如，當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備與商業(yè)方法緊密融合時(shí)，在判斷步驟“是否整合到實(shí)際應(yīng)用”中，通常會(huì)判斷該計(jì)算機(jī)設(shè)備是否是通用的計(jì)算機(jī)；在判斷步驟“是否提供發(fā)明構(gòu)思”中，通常會(huì)進(jìn)行WURC（it was a well-understood, routine, conventional activity or element. 2018年 4月《Berkheimer備忘錄》解決附加元素或組合是否屬于WURC，主要針對(duì)Alice案過于嚴(yán)格，對(duì)其進(jìn)行修訂，放寬了對(duì)適格性的要求）的判斷。目前對(duì)這些因素并沒有統(tǒng)一的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，其主要基于審查員的審查經(jīng)驗(yàn)和從司法判例中得出的啟示來進(jìn)行，不同審查員的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)可能存在差異。此外，雖然統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明2019版PEG后穩(wěn)定性和一致性有所提高，可能存在從業(yè)者或申請(qǐng)人按照2019版PEG中的“整合到實(shí)際應(yīng)用”和“提供發(fā)明構(gòu)思”的要求進(jìn)行文字撰寫上的修改，從而通過了客體適格性的審查，如何避免僅僅通過撰寫技巧而規(guī)避適格性審查，也是USPTO應(yīng)該關(guān)注的問題。

4 結(jié)論

美國(guó)關(guān)于商業(yè)方法專利適格性標(biāo)準(zhǔn)的探索，已進(jìn)行了上百年。商業(yè)方法是否是適格客體，在美國(guó)最高法院和產(chǎn)業(yè)界（包括軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、電子商務(wù)、金融和法律服務(wù)行業(yè)等），都充滿了爭(zhēng)論和不同意見，相關(guān)司法判決和USPTO的審查標(biāo)準(zhǔn)也一直處于左右搖擺之中，回顧其專利保護(hù)歷程，可發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)重大變化。

（1）動(dòng)態(tài)波動(dòng)，趨于平穩(wěn)：對(duì)于商業(yè)方法，美國(guó)司法保護(hù)經(jīng)歷了拒絕、擴(kuò)張、模糊回歸、嚴(yán)格限縮、限縮的糾結(jié)與困頓、與再平衡的制度性變遷，雖然美國(guó)專利法或者司法判例并未排除商業(yè)方法獲得專利保護(hù)的可能性，但將商業(yè)方法與通用計(jì)算機(jī)結(jié)合，已不能通過客體適格性審查，必須保證兩者結(jié)合有實(shí)際應(yīng)用或產(chǎn)生發(fā)明構(gòu)思。動(dòng)態(tài)波動(dòng)原因在于：法院在適格性判斷時(shí)，除需要滿足專利法的成文法的規(guī)定以外，還需考慮時(shí)代背景下多方利益訴求的博弈和協(xié)調(diào)，商業(yè)方法在不同時(shí)期給予不同保護(hù)政策，是美國(guó)司法部門依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、兼顧各方利益的應(yīng)對(duì)策略。也就是說，美國(guó)商業(yè)方法的專利保護(hù)不僅僅是法律問題，背后潛藏著產(chǎn)業(yè)利益和國(guó)家利益。

（2）發(fā)布審查指南是USPTO適應(yīng)美國(guó)政策調(diào)整的一種方式。這些審查指南基于美國(guó)法院的相關(guān)判例，對(duì)35 U.S.C. 第101條作出內(nèi)部行政解釋，從而指引幫助審查員，力圖使專利審查實(shí)踐與司法實(shí)踐保持一致。USPTO近年來對(duì)PEG的修訂非常頻繁，美國(guó)最高法院Alice案、Berkheimer案等一系列案件以及聯(lián)邦巡回上訴法院的適格性標(biāo)準(zhǔn)有重大調(diào)整時(shí)，會(huì)對(duì)PEG作出適應(yīng)性修改。

（3）美國(guó)法院還是回歸立法本意，進(jìn)一步放寬了適格性要求，從放棄造成商業(yè)方法專利泛濫“實(shí)用、具體、有形結(jié)果”、認(rèn)定“機(jī)器或轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)方法”并不是檢驗(yàn)適格性的唯一標(biāo)準(zhǔn)，再到 Alice 案中的“Mayo二分測(cè)試法”，最終回歸到“抽象概念”的判斷上面；在抽象概念的判斷過程中，USPTO審查員放棄之前使用的“識(shí)別抽象概念的適格性客體快速參考表單”（也稱為“案例比較法”），使用抽象概念的分組來進(jìn)行判斷，也就是說，隨著司法判例對(duì)司法排除對(duì)象的澄清，一步步推進(jìn)商業(yè)方法評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和完善。

回顧美國(guó)這一百年來對(duì)商業(yè)方法專利保護(hù)的變化，其中出現(xiàn)了過度擴(kuò)張以及嚴(yán)格限縮的大起大落，也進(jìn)一步證明了專利政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段和維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)緊密相關(guān)。放在百年的歷史長(zhǎng)河中，專利政策是否真正推動(dòng)創(chuàng)新，留待時(shí)間來檢驗(yàn)。