段佳瑜

【關鍵詞】涉外定牌加工;地域限制;商標侵權

【中圖分類號】DF522 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688（2021）08-0159-03

1 定牌加工行為的內涵及性質

長期以來，出口被稱為拉動中國經濟增長的驅動力之一，廣闊的土地資源、豐富的勞動力資源使得定牌加工貿易成為最典型也是最多的出口模式，在最高人民法院印發(fā)的《2019年中國法院十大知識產權案件》中，涉外定牌加工案件也被大幅面提及。涉外定牌加工，在我國也被稱為貼牌生產，是指境內被委托方接受境外委托人的委托，在原材料加工或零部件裝配中，將境外委托人要求的商標標識貼附于加工產品中，然后出口并在境外銷售的行為。當涉案商標存在以下情況：一是委托人要求的商標標識是在國外經過注冊或經許可使用的商標，但在國內有可能未經注冊;二是委托人要求貼附的商標或類似商標在國內已經被注冊備案。此時，涉外定牌加工貿易的商標侵權的判定才浮出水面，如何界定這種案件的商標侵權，判決理由也成為一大爭議點。

對于受境外委托人委托生產并貼附委托方提供的商標的產品，其商標是否構成侵權，學界主要爭議的問題是涉外定牌加工是否構成商標意義上的“商標的使用”？一種觀點認為貼牌行為構成商標侵權，王太平教授[1]認為判斷涉外定牌加工商標侵權可以從兩個角度思考，一是從使用的功能判斷，由于涉外定牌加工貿易涉及的產品銷售市場都是在境外，不會流通到中國消費者的商品市場，也就不會在中國市場環(huán)境中起到識別商品來源的作用，因此他認為涉外定牌加工原則上不構成《商標法》第49條第2款和第59條第3款涉及的均為商標形成和維持意義上的商標使用。但是從政策角度思考，他認為認定商標侵權意義上的商標的使用可以根據(jù)政策而富有彈性，在嚴格保護商標權的環(huán)境下，涉外定牌加工應當認定為商標意義上商標的使用，從而構成商標侵權。相反，如果商標保護政策較為寬松，涉外定牌加工的法律性質不應該定為商標使用。還有觀點認為，貼牌行為不構成商標侵權，唐艷教授[2]認為按照《商標法》第48條的規(guī)定構成商標使用，貼附商標在加工產品上必須帶有識別產品來源的目的。隨后唐教授提出涉外定牌加工中加工人境內貼附商標最終在境外出售的行為不帶有識別產品來源的目的，一是合同的相對性，定牌加工的被委托方只是根據(jù)合同約定將成品交付境外委托方，并不負責對外銷售，自然不具有區(qū)別商品來源的目的;二是定牌加工只是為了實現(xiàn)合同目的，獲取加工報酬，不具有識別來源的目的，進而認為境內加工人不構成商標的使用，但是委托人即定作人是公眾認為的生產方，也是商標使用的受益者且最終將產品流入市場，則可視為商標使用進而構成商標侵權行為。

涉外定牌加工能不能認定為商標侵權，如果依靠商標政策的嚴松程度判定是不可取得，經濟發(fā)達地區(qū)勢必對知識產權的保護更為周密，欠發(fā)達地區(qū)知識產權保護環(huán)境較寬容，那么涉外定牌加工商家將會大幅涌入經濟欠發(fā)達地區(qū)以逃避商標侵權的事實，如此并不能達到保護涉外貿易中定牌加工商標的效果。本文結合最高人民法院發(fā)布的指導性案例及相關判決，總結涉外定牌加工商標侵權糾紛的爭議焦點和解決方案。

2 涉外定牌加工商標侵權糾紛的爭議焦點

2.1 判定涉外定牌加工侵權是否需要添加地域的限制

吳漢東教授[3]在其著作《知識產權基本問題研究》中提出了“商標權地域性”原則，指取得的商標專用權只能在取得權利的國家獲得保護。“耐克中國勝訴案”的一審判決認為定作加工的商品全部用于境外銷售，不會導致境內消費者產生混淆，也不能發(fā)揮區(qū)別商品來源的目的，因而不認為是商標侵權，但該案經過二審及再審，判決結果發(fā)生改變，判決理由的爭議點歸結來就是商標法規(guī)定的區(qū)別商品來源需不需要添加地域的限制。商標權地域性原則強調委托方在定牌加工產品上使用的商標在中國沒有取得商標權，也沒有取得商標權人許可，在中國使用該商標即構成商標侵權。類似案件還有西班牙CIDESPORT與浙江畜產進出口公司、浙江嘉興市銀興制衣廠的定牌加工案。西班牙CIDESPORT公司擁有“耐克”商標在西班牙的專有權，但在中國沒有，美國耐克國際有限公司認為只有自己在中國才享有“耐克”商標的專用權，最終法院以地域性的特征判決西班牙及兩家浙江工廠構成商標侵權，西班牙公司在中國持司法權的范圍內未經美國耐克公司商標使用的許可，不得以任何方式侵害美國耐克公司在中國享有的商標專用權。該案所依據(jù)的是地域性原則，委托方僅僅取得了其在特定地域的商標使用權，超出許可地域使用將會構成商標侵權。

2.2 涉外定牌加工是否構成商品混淆

2010年《關于對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出涉外定牌加工只會在國外發(fā)揮識別商品來源的作用，不會造成國內消費者的混淆，因此不認為是商標侵權行為。2014年“PREPUL案”中，最高人民法院將加工人貼牌的行為定性為是在產品上貼標，從而否定了貼牌行為為商標使用行為，該案件同樣也是根據(jù)《商標法》第48條的商標使用功能判斷定牌加工行為是否屬于商標使用行為，由此引發(fā)“產品”與“商品”和“標志”與“商標”區(qū)別的必要性。但是在2019年“HONDAKIT案”中，最高人民法院徹底推翻了之前的商標侵權判定標準，肯定了物理貼附與市場流通都屬于商標使用行為[4]。該案判決主要依據(jù)的是定牌加工所生產的產品足不足以造成消費者混淆及貼牌行為屬不屬于商標使用行為，從判決我們可以看出，以上兩個依據(jù)的答案為肯定時才會構成商標侵權，但是在之后的案件中最高人民法院徹底推翻了這一依據(jù)。本文認為如今電子商務業(yè)的發(fā)達不會將一個產品完全隔離于國外，消費者可以通過代購等多項渠道購買境外商品，境外商品大量流入國內市場，市場上與之相似或相同商標的產品會在一定程度上造成消費者混淆，但是一味以造成消費者混淆認定該商標侵權的做法過于肯定。取消消費者混淆這一判定標準，肯定貼牌與市場流通為認定定牌加工商標侵權的判定標準是現(xiàn)實也是理論發(fā)展的需要。

2.3 涉外定牌加工是否盡合理審查義務

2016年江蘇省高院提出了“合理審查義務+實害結果”的判斷標準，為“境外搶注中國商標在中國委托定牌加工”案件提供了新的思考方案?！皷|風案”的判決并不僅僅是停留于商標使用是否達到區(qū)別商品來源的目的這一層面，而是對國內被委托加工方在接受委托定牌加工時，對于商標的合理審查義務是否嚴謹進行論證，認為國內被委托加工方已經盡到合理注意義務的，不構成商標侵權[5]。隨著經濟全球化的快速發(fā)展，跨國公司之間的貿易往來日益頻繁，2016年最高人民法院對“東風案”進行改判，法院認為在“上柴公司”在印尼境內爭取商標權時，國內被委托加工方未造成實質影響且已經履行合理審查義務，故認為不構成商標侵權。通過此案我們可以看出，當前判定涉外定牌加工商標侵權主要由兩大標準組成，一是合理審查義務，二是實害結果標準。

該案件從兩個層面考慮到多方利益的平衡。

第一，如何判斷企業(yè)是否盡了合理審查義務，因為受委托方通常是中小規(guī)模的普通加工廠，所以不要求受委托方達到授予商標權時的審查標準，只要求受委托方在加工貼牌產品時合理審查委托方提供的商品商標權授予信息或商標使用權許可證明，即可視為受委托方盡到商標合理審查義務。

第二，需要判斷是否造成實害結果，一味地判定貼牌加工為商標侵權將會打擊我國加工企業(yè)的發(fā)展，在受委托方已經盡到合理審查義務的前提下，如果自發(fā)現(xiàn)日之前并未產生實害結果的，如并未在國內銷售或者并未生產完畢交付委托方的，可以借據(jù)民事侵權的賠償規(guī)則，停止侵害，賠償損失，并且視受委托方能否注意到侵權的能力程度適當減輕處罰，平衡多方利益關系。

3 解決涉外定牌加工商標侵權糾紛的建議

3.1 完善《商標法》關于貼牌加工商標侵權的規(guī)定

一是增加地域因素的考量。涉外定牌加工商標侵權糾紛的源頭就在于商標權的地域性原則，允許商標權在不同的法域共存，我國行政機關與司法機關認為在認定涉外定牌案件中商標侵權應當附以地域限制，《商標法》的根本目的不是為了限制商標權人使用的范圍，而是賦予主管機關授予商標權的權力，從而商標取得排他性。涉外定牌加工案件中，委托定作人僅在境外擁有該商標權，在中國境內沒有商標權的，境外委托人不能以境外注冊商標權作為認定商標侵權的抗辯事由。同樣，在我國判定其是否侵權時，也不考慮其在境外享有的商標權。

二是完善混淆可能性認定的考量因素[6]。雖然《商標法》將混淆使用明確寫入，但與前述地域限制不一樣，混淆使用更多是立足于本國領土，涉外定牌加工的商品大部分的銷售去路是境外，不會流入國內市場，即貼附在定牌加工產品上的商標不具有區(qū)分商品來源的意義，不具有混淆商標的作用，消費者也不會因此產生境內境外產品的混淆。作為本國的司法機關與行政機關，判定商標侵權時不可能以境外法律法規(guī)作為判斷依據(jù)，也不能適用國內法律法規(guī)判斷境外的商標侵權，所以只能以本國的法律法規(guī)判斷在本國發(fā)生的商標糾紛，判斷在國內是否達到足以使消費者混淆的標準。因此，應當從商標的近似性與顯著性和消費者的注意程度等方面綜合考察是否達到了商標混淆。

三是實質影響的判斷。有觀點認為，涉外定牌加工涉及的產品最終是銷往境外的，不會在國內發(fā)揮區(qū)別產品來源及造成消費者混淆的后果，但是此種說法忽略了當前電子商務的發(fā)達，各國商品自由流通，購買便捷，因此不能僅憑一個商品銷售的流轉環(huán)節(jié)就判定商標侵權。

四是定牌加工行為性質的考量。試想如果一件商品經過定牌加工生產、出口、再進口，每一道流轉環(huán)節(jié)都將做出不同的法律定性[7]?！渡虡朔ā芬?guī)定了何為商標使用，定牌加工符合“標識貼附于商品外包裝并用以區(qū)別其他同類產品”含義，是法律明確規(guī)定的商標使用行為。因此，未經商標權人同意，不得以任何方式侵犯他人商標權，是《商標法》明確規(guī)定的商標侵權的行為。

3.2 附加加工方的合理審查義務

民商事活動中應當遵循誠實信用原則，商標權的注冊與使用也需要遵循該規(guī)則，于是要求對商標注冊及使用是否對市場不利，是否破壞了公平競爭秩序進行合理審查，同時合理審查義務的高低與商標的著名程度有關，商標根據(jù)其著名性可分為著名商標、普通商標、一般商標，合理審查義務標準由高到低[8]。合理注意義務目前在司法實踐中的適用主要包括商標侵權的構成要件、商標間接侵權的考量因素和侵權賠償責任的依據(jù)。

合理注意義務的適用范圍可以明確以下3種情形。

一是判定加工方是否幫助他人侵權時，應當考查加工方是否盡合理審查義務。

二是構成商標侵權時，加工方可以以“合理審查+實質損害”作為抗辯理由。

三是審查加工方與境外委托方都構成侵權時，加工方也可適用“合理審查+實質損害”的抗辯理由。

通過法律條文確定合理注意義務的審查內容與舉證責任等，使合理審查義務的適用更加規(guī)范。具體而言，審查標準包括形式審查標準與實質審查標準，形式標準要求加工方接受委托時，首先應當審查境外委托方的主體資格，包括資質、營業(yè)執(zhí)照等，其次審查境外委托方提供的商標權等授權法律文件，最后應當審查國內相關商標的注冊情況和境外委托方提供的商標標識。實質審查標準則要求加工方核實國內商標的知名度和核定使用范圍。這種通過合理注意義務規(guī)制不正當競爭行為同樣符合《反不正當競爭法》的誠信原則，因此應當在《商標法》中明確合理審查的地位，同時將《反不正當競爭法》作為兜底保護的途徑[9]。

參 考 文 獻

[1]王太平.從“無印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性質[J].法學評論，2017，35（6）：176-187.

[2]唐艷.涉外定牌加工的法律性質及商標侵權判定的重新審視[J].西南政法大學學報，2020，22（2）：113-124.

[3]吳漢東.知識產權基本問題研究[M].北京：中國人民大學出版社，2009.

[4]劉寧，林云.涉外定牌加工中商標使用糾紛：裁判、檢視與導正[J].北京郵電大學學報（社會科學版），2020，

22（6）：11-18.

[5]黃匯.商標使用地域性原理的理解立場及適用邏輯[J].中國法學，2019（5）：80-96.

[6]俞則剛.海關視角下涉外定牌加工案件的處理[J].電子知識產權，2018（3）：35-45.

[7]祝建軍.判定商標侵權應以成立“商標性使用”為前提——蘋果公司商標案引發(fā)的思考[J].知識產權，2014（1）：22-28.

[8]張偉君，張韜略.從商標法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標侵權問題[J].同濟大學學報（社會科學版），2017，28（3）：110-124.

[9]張偉君，魏立舟，趙勇.涉外定牌加工在商標法中的法律性質——兼論商標侵權構成的判定[J].知識產權，2014（2）：33-39.