呂倩茹

摘 要：本文對化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾堊珜懠靶薷臅r的常見問題進(jìn)行了梳理并提出了應(yīng)對策略。

關(guān)鍵詞：化學(xué)領(lǐng)域;專利申請;馬庫什權(quán)利要求

與機(jī)械領(lǐng)域相比，化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠哂猩暾垟?shù)量低、授權(quán)率不高的特點，因此有必要提升化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾埖馁|(zhì)量。在撰寫化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠麜r，既要考慮權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性，又要考慮無效訴訟階段專利權(quán)穩(wěn)定性。[1-2]

馬庫什權(quán)利要求產(chǎn)生的初衷是解決化學(xué)領(lǐng)域中多個不同種類的取代基沒法用同一個上位概念進(jìn)行概括的問題。如果一項申請在一個權(quán)利要求中限定多個并列的可選擇要素，這些可選擇要素（即馬庫什要素）構(gòu)成馬庫什權(quán)利要求。馬庫什權(quán)利要求應(yīng)視為多個馬庫什要素的集合，而不是多個化合物的集合。馬庫什型化合物可視為用通式表示的一類化合物，這類化合物具有共同的性能、作用，且這些化合物具有共同的母核結(jié)構(gòu)以及至少一個變量。馬庫什型化合物中可以存在一個變量，也可以存在多個變量，針對不同的情況，馬庫什型化合物在實質(zhì)審查階段和無效訴訟階段的修改原則也會有一定差異。

馬庫什型化合物中存在多個變量時，在實質(zhì)審查階段，對權(quán)利要求書中馬庫什型化合物的修改方式可以包括：刪除含有馬庫什型化合物的權(quán)利要求;將馬庫什型化合物其中一個或多個變量的范圍修改為說明書中明確記載的范圍;刪除馬庫什型化合物其中一個或多個變量中的一個或多個取代基選項，但不能使修改后的馬庫什型化合物相當(dāng)于數(shù)個具體化合物且這些具體化合物中含有未記載在原說明書和權(quán)利要求書中的化合物。在無效訴訟階段，對權(quán)利要求書中馬庫什型化合物的修改方式可以為刪除含有馬庫什型化合物的權(quán)利要求，但不允許將馬庫什型化合物中一個或多個變量的范圍修改為說明書中明確記載的范圍，也不允許刪除馬庫什型化合物中一個或多個變量中的一個或多個取代基選項。因為馬庫什權(quán)利要求是多個馬庫什要素的集合，而不能視為并列技術(shù)方案的集合，馬庫什型化合物中存在多個變量時，其中一個變量的不同取代基的選擇方案不屬于并列技術(shù)方案，不能在無效訴訟階段進(jìn)行刪除。

馬庫什型化合物中僅有一個變量存在時，無效訴訟階段不允許將馬庫什型化合物的變量的范圍修改為說明書中明確記載的范圍，但是實質(zhì)審查階段和無效訴訟階段都可以刪除含有馬庫什型化合物的權(quán)利要求或刪除馬庫什型化合物該變量中的一個或多個取代基選項。因為當(dāng)馬庫什型化合物中僅有一個變量存在時，該變量中不同取代基的選擇方案可以視為并列技術(shù)方案，無論是在實質(zhì)審查階段還是在無效訴訟階段，刪除并列技術(shù)方案都不會導(dǎo)致權(quán)利要求的修改超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。[3-4]

以上梳理了馬庫什型化合物權(quán)利要求修改基本原則，由此撰寫專利申請時，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個方面。

（1）說明書和權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)設(shè)置合適的優(yōu)選范圍

當(dāng)馬庫什型化合物中存在多個變量時，對馬庫什型化合物的修改在實質(zhì)審查階段和無效訴訟階段采用的標(biāo)準(zhǔn)并不一致，這就要求申請人在撰寫說明書和權(quán)利要求書時盡量預(yù)留出多種方案，下面將舉例來說明。

權(quán)利要求1要求保護(hù)一種馬庫什型化合物X—R1R2R3;R1選自a1、b1、c1、d1;R2選自a2、b2、c2、d2;R3選自a3、b3、c3、d3。X—R1R2R3代表了一類具有多個變量、每個變量又有多個取代基選項的典型馬庫什型化合物。

申請人在撰寫說明書時，建議將變量R1、R2、R3的優(yōu)選方案進(jìn)一步單獨列出。例如，“在一些優(yōu)選實施方式中，R1選自a1、b1?！?，“在一些優(yōu)選實施方式中，R2選自a2、b2。”，“在一些優(yōu)選實施方式中，R3選自a3、b3?！?。在實質(zhì)審查階段，當(dāng)對比文件公開了一種具體化合物，例如X—c1c2c3時，其會破壞權(quán)利要求1的新穎性，申請人需要對權(quán)利要求1進(jìn)行修改。此時申請人可有兩種修改方式，一種修改方式是刪除變量R1中的選項c1，刪除變量R2中的選項c2，刪除變量R3中的選項c3;另一種修改方式是根據(jù)說明書的記載對變量R1、R2、R3的范圍進(jìn)行修改，由此，修改后的權(quán)利要求1可以為“R1選自a1、b1;R2選自a2、b2;R3選自a3、b3”。這兩種修改方式均是被允許的。

但是上述兩種修改方式在無效訴訟階段均不被允許，在無效訴訟階段當(dāng)馬庫什型化合物中存在多個變量時，既不允許刪除馬庫什型化合物其中一個或多個變量中的一個或多個取代基選項，也不允許將說明書中記載的內(nèi)容增加至權(quán)利要求中。因此，為了進(jìn)一步確保申請人取得的專利權(quán)的穩(wěn)定性，申請人還應(yīng)當(dāng)在權(quán)利要求書中設(shè)置合適的從屬權(quán)利要求，為可能面臨無效訴訟時的修改保留一定余地。

例如，申請人可以將權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征限定為：

“R1選自a1、b1;和/或

R2選自a2、b2;和/或

R3選自a3、b3?！?/p>

由此，在無效訴訟階段面臨上述同樣的情況時，申請人可以將權(quán)利要求2中的附加技術(shù)特征合并至權(quán)利要求1中。

（2）權(quán)利要求得到得到說明書支持

在實質(zhì)審查階段和無效訴訟階段還經(jīng)常面臨權(quán)利要求得不到說明書支持的問題。例如，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種馬庫什型化合物X—R4，R4選自C2-C4烯烴基、C2-C4炔烴基、C1-C3烷氧基中的一種。在說明書的具體實施方式中，僅有R4為烯烴基的實施例，沒有R4為炔烴基和烷氧基的實施例，在實質(zhì)審查階段經(jīng)常被審查員指出權(quán)利要求概括了一個不合理的范圍、得不到說明書的支持。因此，申請人在撰寫關(guān)于馬庫什型化合物的說明書時，可以在具體實施方式中給出R4分別為烯烴基、炔烴基、烷氧基的示例，或者在說明書中明確記載馬庫什型化合物的具體化合物可以是X—乙烯基、X—乙炔基、X—甲氧基。

以上是馬庫什型化合物僅有一個變量的情形，當(dāng)馬庫什型化合物具有多個變量且每個變量又有多個取代基時，申請人在撰寫說明書時，可以將每個變量下的多個取代基進(jìn)一步分類，分類后根據(jù)不同取代基盡量給出具體化合物或?qū)嵤├?。例如“R4選自烯烴基、炔烴基、烷烴基、烷氧基、鹵素、芳烴基中的一種”，申請人可以將R4可選擇取代基分成四大類，烯烴基和炔烴基因具有類似性質(zhì)可以視為一類，同理烷烴基和烷氧基也可以視為一類，由此申請人在撰寫說明書時，可以至少給出R4為任一烯烴基或炔烴基、為任一烷烴基或烷氧基、為任一鹵素、為任一芳烴基的具體化合物。其余變量可以進(jìn)行類似處理。

本文以專利權(quán)授予和專利修改需要注意的事項為切入點，對化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾堊珜懠靶薷臅r的常見問題進(jìn)行了分析，有助于提升化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾埖馁|(zhì)量。

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[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M]. 北京： 知識產(chǎn)權(quán)出版社.

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[3]姜暉. 專利申請代理實務(wù)——化學(xué)分冊2013[M]. 北京： 知識產(chǎn)權(quán)出版社.

[4]李曉蕾. 如何理解馬庫什權(quán)利要求的范圍[J]. 電子知識產(chǎn)權(quán)， 2017， （5）：36-44.