董玉蓮 余海嬌

摘 要 公知常識(shí)使用不當(dāng)是專利審查中比較普遍的問題，本文指出在創(chuàng)造性評(píng)判時(shí)應(yīng)從技術(shù)手段本身的公知性和技術(shù)手段解決重新認(rèn)定的技術(shù)問題的公知性這兩個(gè)方面認(rèn)定公知常識(shí)，并分析了兩個(gè)公知性判斷的具體步驟及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

關(guān)鍵詞 公知常識(shí);發(fā)明構(gòu)思;技術(shù)問題;技術(shù)手段

引言

在我局創(chuàng)造性評(píng)述中，公知常識(shí)的使用比例較高，如何正確適用公知常識(shí)，是審查中的重難點(diǎn)之一。然而，在我國(guó)實(shí)審體系中僅以舉例方式介紹了公知常識(shí)的概念，對(duì)于公知常識(shí)的客觀認(rèn)定和判斷方法，缺乏實(shí)際操作層面的指導(dǎo)。

1什么是公知常識(shí)的兩個(gè)

《審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)記載[1]：下列情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在上述技術(shù)啟示：所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。

《審查指南》中通過舉例的形式論述了公知常識(shí)的認(rèn)定條件，簡(jiǎn)單來說，它從技術(shù)手段本身以及技術(shù)手段與技術(shù)問題的關(guān)聯(lián)性兩個(gè)方面對(duì)公知常識(shí)進(jìn)行了要求，分別是：技術(shù)手段必須是本領(lǐng)域慣用的或者是教科書或者工具書等中披露的;技術(shù)手段必須是解決該重新確定的技術(shù)問題的，而技術(shù)問題又是依據(jù)技術(shù)效果加以確定的，因此只有將技術(shù)問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果作為一個(gè)整體考慮，才能正確認(rèn)定公知常識(shí)。上述兩方面要求可以概括為兩個(gè)公知性：一是技術(shù)手段本身的公知性、二是技術(shù)手段解決該重新確定的技術(shù)問題的公知性。只有同時(shí)滿足這兩個(gè)公知性，才能認(rèn)定某一技術(shù)特征為公知常識(shí)。

2兩個(gè)公知性判斷的步驟

要想整體把握兩個(gè)公知性，必須進(jìn)行三個(gè)方面的事實(shí)調(diào)查：

（1）確定技術(shù)手段，即“三步法”中第二步的“確定發(fā)明的區(qū)別特征”。

（2）重新認(rèn)定技術(shù)問題，即“三步法”中第二步的根據(jù)區(qū)別特征所能夠達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。

（3）判斷現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段能否解決該重新認(rèn)定的技術(shù)問題。

其中，前兩步是基于本申請(qǐng)的事實(shí)認(rèn)定;即將本申請(qǐng)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對(duì)，確定出區(qū)別特征及發(fā)明中實(shí)際解決的技術(shù)問題。第三步是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)整體水平的事實(shí)認(rèn)定，即探尋現(xiàn)有技術(shù)整體是否給出了采用相同的技術(shù)手段解決相同的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。

3兩個(gè)公知性判斷的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

實(shí)質(zhì)審查中，在進(jìn)行上述三方面的事實(shí)調(diào)查時(shí)，必須注意以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

3.1 關(guān)注技術(shù)特征之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性

《審查指南》記載，技術(shù)方案是對(duì)要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合，技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。但是，《指南》中并沒有具體規(guī)定如何進(jìn)行技術(shù)特征或者技術(shù)手段的劃分，從而導(dǎo)致實(shí)質(zhì)審查中區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定出現(xiàn)偏差。如忽略技術(shù)特征在方案中解決的技術(shù)問題及帶來的技術(shù)效果，直接將本申請(qǐng)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的特征對(duì)比，將未被公開的內(nèi)容一股腦兒認(rèn)定為區(qū)別，既不考慮未被公開的特征之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性，也不考慮被公開的特征與已被公開的特征之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性，從而造成技術(shù)特征之間、技術(shù)特征與技術(shù)問題之間的割裂，進(jìn)而錯(cuò)誤認(rèn)定公知常識(shí)。

所謂的關(guān)注技術(shù)特征之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性，就是要基于發(fā)明構(gòu)思，從要解決的技術(shù)問題和達(dá)到的技術(shù)效果出發(fā)，判斷發(fā)明中各個(gè)技術(shù)特征在功能上的依存程度，如果技術(shù)特征之間互相依存不可或缺，共同解決某一技術(shù)問題，產(chǎn)生協(xié)同的技術(shù)效果，則這些特征應(yīng)視為一個(gè)技術(shù)手段，不能再進(jìn)行切分后單獨(dú)判斷特征是否公知。

3.2 技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員面對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，能夠合理地認(rèn)識(shí)到或者提出的

指南中記載：發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。而改進(jìn)的前提，是必須意識(shí)到這一技術(shù)問題的存在，從而才有去進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)動(dòng)機(jī)。如果該現(xiàn)有技術(shù)中明確傳達(dá)出其與所確定的技術(shù)問題相悖，或者現(xiàn)有技術(shù)中存在某種技術(shù)偏見，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，根本意識(shí)不到存在著這一技術(shù)問題，此時(shí)，不能將從本申請(qǐng)中獲知的技術(shù)問題直接套用，從而造成“事后諸葛亮”的出現(xiàn)。

3.3 技術(shù)問題應(yīng)該客觀、符合技術(shù)邏輯

《審查指南》記載：重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況而定。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)。只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請(qǐng)說明書記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。

上述要求的理解應(yīng)該分為幾個(gè)層次。首先，重新認(rèn)定的技術(shù)問題的根本原則是客觀性。其次，技術(shù)問題確定的依據(jù)應(yīng)該是技術(shù)效果，如果基于說明書的記載以及本領(lǐng)域技術(shù)人員的整體認(rèn)知，說明書中的技術(shù)效果確實(shí)被取得，那么可作為確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，反之，則不能。最后，當(dāng)說明書中記載了多個(gè)技術(shù)效果時(shí)，應(yīng)該把握發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思，分辨哪些技術(shù)效果是本領(lǐng)域主要期望的，哪些是附帶的、次要的[2]，不可同等對(duì)待記載所有的技術(shù)效果。

3.4 現(xiàn)有技術(shù)整體中必須存在采用該公知手段解決該重新認(rèn)定技術(shù)問題的啟示

在完成了對(duì)于本申請(qǐng)的事實(shí)認(rèn)定后，審查員應(yīng)該以相同的原則來審視現(xiàn)有技術(shù)整體，第一，要判斷現(xiàn)有技術(shù)整體中是否存在著相同的技術(shù)手段，該技術(shù)手段是否已經(jīng)達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員所公知的程度;第二，要判斷這一技術(shù)手段在現(xiàn)有技術(shù)中實(shí)際解決的技術(shù)問題是否與該重新認(rèn)定的技術(shù)問題相同，即采用該技術(shù)手段解決去解決這一特定技術(shù)問題是否為本領(lǐng)域技術(shù)人員所公知;綜合考慮上述兩個(gè)公知性，進(jìn)而得出某一技術(shù)特征是否屬于公知常識(shí)的結(jié)論。

4結(jié)束語

審查時(shí)，應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，把握發(fā)明構(gòu)思，做好事實(shí)調(diào)查，準(zhǔn)確認(rèn)定公知常識(shí)，培養(yǎng)以證據(jù)支撐結(jié)論的審查習(xí)慣，更好踐行專利法立法宗旨，促進(jìn)提高審查質(zhì)量和審查效率的穩(wěn)步提升。

參考文獻(xiàn)

[1] 中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，172-173.

[2] 姚正陽. 淺談創(chuàng)造性審查中技術(shù)問題的確定[J].審查業(yè)務(wù)通訊， 2015（6）：41-45.