葉誠

上海專利商標事務(wù)所有限公司，專利訴訟代理人

日本百樂PILOT 公司（以下簡稱百樂）自2008年開始在中國市場上銷售一種名為“摩磨擦”（FRIXION）的可逆熱可擦中性墨水圓珠筆（以下簡稱可逆熱變色筆），成為近年市場新熱點。這類筆書寫后，可以通過橡膠等材料摩擦紙面生熱，使墨跡升溫消色，達到鉛筆和橡皮類似的效果，受到了學生和辦公室一族的青睞，今后很有可能成為鉛筆的一種替代品，具有非常大的市場潛力。然而百樂在中國市場推出產(chǎn)品之前，已經(jīng)進行了大量專利布局，國內(nèi)制筆企業(yè)一旦制造和銷售相關(guān)產(chǎn)品，就很可能會面臨來自百樂的專利訴訟威脅。為此，國內(nèi)制筆企業(yè)必須事先開展充分的專利調(diào)查和分析，了解百樂專利布局的實際情況以及對實施相關(guān)技術(shù)的具體影響，并從專利無效和專利規(guī)避兩方面考慮，制定周詳?shù)漠a(chǎn)品規(guī)劃并有條不紊地推進實施，從而為中國企業(yè)開辟一條國產(chǎn)可逆熱變色筆的自主創(chuàng)新之路。

一、回顧

百樂是世界知名企業(yè)，已有一百多年歷史，十分重視技術(shù)研發(fā)，積淀深厚，在專利保護方面明顯比中國企業(yè)更有經(jīng)驗，因此任何一家中國制筆企業(yè)與百樂直接進行爭鋒相對的抗衡，無論在實力、精力還是經(jīng)驗方面都是不現(xiàn)實的。在2012年國內(nèi)多家單位決定聯(lián)合起來，以中國制筆協(xié)會的名義、聘請上海專利商標事務(wù)所向百樂在中國的專利布局發(fā)起挑戰(zhàn)。此次項目牽頭單位為中國制筆協(xié)會，項目支持和參與單位包括（按拼音排序）：貝發(fā)集團股份有限公司、廣東寶克文具有限公司、合肥瑞雪化工科技有限公司、上海晨光文具股份有限公司、蘇州雄鷹筆墨科技有限公司、溫州佰思德筆業(yè)有限公司、溫州大學、義烏市奧祥文具有限公司和真彩文具股份有限公司等。

根據(jù)上海專利商標事務(wù)所針對百樂專利開展的調(diào)查和分析，發(fā)現(xiàn)百樂在中國的專利布局主要圍繞3項核心專利，即ZL200880006223.1（熱變色書寫工具，涉及筆的整體結(jié)構(gòu)）、ZL200810099706.2（摩擦體、書寫工具及書寫工具組件，涉及消字用摩擦體）和ZL200980106501.5（可逆熱變色性水性墨組合物、使用其的書寫工具和書寫工具組，涉及墨水配方），這些專利都已經(jīng)獲得授權(quán)而且保護范圍很大，中國制筆企業(yè)實施可逆熱變色筆必然繞不開這些專利，所以必須請求宣告這些專利無效。

經(jīng)過精心準備，上海專利商標事務(wù)所于2014年初以中國制筆協(xié)會的名義向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出了關(guān)于上述3項專利的無效宣告請求。無效工作經(jīng)過歷時將近4年的專利無效程序，可謂是一波三折，以摩擦體專利為例，最初專利復審委員會作出無效決定：認為該專利具有創(chuàng)造性維持有效，隨后我方向北京市第一中級人民法院提出了行政訴訟，經(jīng)過一審審理，法院判決該專利不具備創(chuàng)造性，要求專利復審委員會撤銷原決定，百樂不服該判決又上訴至北京市高級人民法院，經(jīng)過二審審理依然認定該專利不具備創(chuàng)造性，維持了一審判決，最后百樂又向最高人民法院提出了再審請求，最高法法官認為本案存在較大爭議并且影響重大，所以選擇了開庭審理該再審請求，最終裁定認為一審和二審的判決雖然存在法律適用錯誤，但該專利確實不具備創(chuàng)造性，因此維持了先前判決，要求專利復審委員會重新作出無效決定，最后由專利復審委員會重新宣告了該專利無效（見圖1）。

無效工作最終認定了ZL200880006223.1（整體結(jié)構(gòu)）部分無效和ZL200810099706.2（摩擦體）全部無效，ZL200980106501.5（墨水配方）雖然維持有效，但通過無效程序也讓百樂澄清了保護范圍，都排除了專利侵權(quán)風險（見表1）。

此外，百樂還有多件專利申請尚在實質(zhì)審查階段，這些專利構(gòu)成了百樂可逆熱變色筆的外圍專利，由于這些專利申請的保護范圍存在較大的不確定性，所以需要及時向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交公眾意見，以阻止其獲得授權(quán)或者獲得過大的保護范圍。上海專利商標事務(wù)所自2014年起針對其中的8 件專利申請陸續(xù)提交了公眾意見（見表2），有效阻礙了百樂開展進一步專利布局，為中國制筆企業(yè)自主設(shè)計可逆熱變色筆提供了廣闊空間。

圖1 最高人民法院行政裁定書節(jié)選

表1 百樂專利無效過程

表2 提交過公眾意見的百樂專利申請

二、收獲

此次針對百樂摩磨擦專利無效工作的開展并取得初步成效，對整個中國制筆行業(yè)都有較大的啟示與長遠影響：

首先，這次是中國制筆行業(yè)首次成功利用知識產(chǎn)權(quán)和法律手段，打破海外企業(yè)產(chǎn)品壟斷，幫助中國制筆企業(yè)推出了自主創(chuàng)新的可逆熱變色筆，不僅為中國制筆行業(yè)，也為其它輕工業(yè)開展相關(guān)工作提供了可借鑒的成功經(jīng)驗。

其次，中國制筆行業(yè)能夠主動開展專利無效工作，有效避免未來的專利侵權(quán)糾紛，體現(xiàn)了中國制筆行業(yè)整體知識產(chǎn)權(quán)意識的顯著提升。據(jù)悉，行業(yè)外的非會員單位就有一家企業(yè)由于盲目推出了可逆熱變色筆，被百樂告上法院，最終被上海知識產(chǎn)權(quán)法院認定侵犯了百樂多項專利，需要賠償近百萬元人民幣。

再者，該項目凸顯了中國制筆協(xié)會對整個行業(yè)的牽頭和協(xié)調(diào)作用。由于專利無效工作都是以中國制筆協(xié)會的名義開展，所以專利復審委員會、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級人民法院和最高人民法院都將其列為重大案件加以審慎處理。在提交公眾意見過程中，中國制筆協(xié)會也與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局保持密切溝通和交流，推動了相關(guān)案件的及時有效的處理。中國制筆協(xié)會也利用行業(yè)年會等多次組織研討會，讓參與企業(yè)和專利事務(wù)所保持溝通交流，互相提高認識。

最后，通過行業(yè)內(nèi)企業(yè)協(xié)作，提升了中國制筆協(xié)會整個大家庭的凝聚力和戰(zhàn)斗力，中國制筆企業(yè)在走向國際化的過程中必不可少的會遇到來自全球行業(yè)巨頭的競爭壓力，也會遇到各類知識產(chǎn)權(quán)問題，通過此次在行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)下的企業(yè)間合作，讓大家也認識到了只要中國企業(yè)團結(jié)一致，沒有不可戰(zhàn)勝的對手和困難。

三、展望

通過此次項目對中國制筆行業(yè)進一步提升知識產(chǎn)權(quán)意識有很大的推動作用，中國制筆企業(yè)后續(xù)可以在知識產(chǎn)權(quán)工作方面開展更多工作：

第一，提升專利申請數(shù)量和質(zhì)量。中國制筆企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面已經(jīng)逐步趕上了國際龍頭企業(yè)，但在專利數(shù)量和質(zhì)量方面與國際龍頭企業(yè)相比尚存在較大差距，仍以百樂為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，其擁有的有效發(fā)明專利達到數(shù)百項之多，比中國制筆行業(yè)十強企業(yè)全部加在一起的有效發(fā)明專利還多得多。國際龍頭企業(yè)有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，長期堅持較大的技術(shù)研發(fā)投入，依靠前瞻性的專利規(guī)劃與布局，形成有效的保護和市場壟斷地位。反觀我國目前依靠專利獲得產(chǎn)品技術(shù)壟斷或是通過專利訴訟獲得賠償?shù)膶嵗€比較少。

第二，加強對國際龍頭企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的監(jiān)控。時刻了解這些企業(yè)的技術(shù)發(fā)展情況以及重要專利的布局情況，從而能夠在第一時間規(guī)避誤入專利陷阱。通過向先進專利的學習與借鑒，特別是專利族的發(fā)展脈絡(luò)與內(nèi)在關(guān)聯(lián)，汲取有效的養(yǎng)分為我所用，跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，以最快的方式推出具有競爭力的產(chǎn)品。

第三，加強知識產(chǎn)權(quán)培訓工作。通過此次項目，可以看到中國制筆行業(yè)的龍頭企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)工作的重視程度有很大提高，配備了專職團隊，加強了對相關(guān)人員的培訓，應(yīng)該進一步發(fā)揮這些企業(yè)的引領(lǐng)作用。同時，中國制筆協(xié)會還可以發(fā)揮行業(yè)公共服務(wù)平臺的作用，為更多的行業(yè)中小企業(yè)服務(wù)。中國制筆協(xié)會也與國家知識產(chǎn)權(quán)局筆具專利審查團隊建立了緊密聯(lián)系，今后可以以此為紐帶，進一步提升行業(yè)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作。