文學(xué)梅 張鑫

摘? 要：在工程機(jī)械行業(yè)，人們對產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)追求也越來越高，而對外觀設(shè)計(jì)專利申請的布局也會有更高要求。在專利檢索過程中，發(fā)現(xiàn)某企業(yè)在美國申請外觀設(shè)計(jì)專利的一種策略，通過對此申請策略的進(jìn)一步分析思考，包括查閱法律法規(guī)、實(shí)際案例等，分析了局部外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)、請求保護(hù)色彩對保護(hù)范圍的影響、禁止重復(fù)授權(quán)原則等情況。提出了在此情況下，針對我國外觀設(shè)計(jì)專利的申請策略，可以根據(jù)產(chǎn)品和設(shè)計(jì)方案的具體特點(diǎn)，選擇申請部件的外觀設(shè)計(jì)專利、采用相似外觀設(shè)計(jì)的申請制度等，進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利的布局，以獲得更大的保護(hù)范圍。

關(guān)鍵詞：外觀設(shè)計(jì)? 專利布局? 局部外觀設(shè)計(jì)? 請求保護(hù)色彩? 禁止重復(fù)授權(quán)原則

Abstract： In the construction machinery industry， people's pursuit of product design is higher and higher， and the layout of design patent application will also have higher requirements. In the process of patent search， we found a kind of strategy for an enterprise to apply for a design patent in the United States. Through further analysis and consideration of this application strategy， including consulting laws and regulations， actual cases， etc.， the protection of local design， the influence of requested protection color on the scope of protection， and the principle of prohibiting duplicate authorization are analyzed. In this case， according to the specific characteristics of the product and design scheme， we can choose the design patent of the applied parts， adopt the application system of similar design， etc.， and carry out the layout of the design patent， so as to obtain a greater protection scope.

Key Words： Appearance design; Patent layout; Partial design; Request for protection of color;? ?Principle of prohibition of duplicate authorization

工程機(jī)械行業(yè)的外觀設(shè)計(jì)越來越受到重視，但在實(shí)際檢索中發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)在外觀設(shè)計(jì)申請上，往往只申請一件整機(jī)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，這樣的申請策略在實(shí)際專利保護(hù)中并不能發(fā)揮良好作用。近期在平地機(jī)的外觀設(shè)計(jì)專利檢索中，檢索到某公司同日申請的三個美國的外觀設(shè)計(jì)專利，公開號分別是USD548752、USD557711、USD568906，同樣的平地機(jī)外觀設(shè)計(jì)方案，采取不同的側(cè)重方式，同時申請了三件外觀設(shè)計(jì)予以保護(hù)，這樣的申請策略有何優(yōu)缺點(diǎn)，是否可以廣泛應(yīng)用于我國工程機(jī)械外觀設(shè)計(jì)申請中，值得進(jìn)一步思考。本文通過對此申請策略的進(jìn)一步分析，包括查閱法律法規(guī)，實(shí)際案例等，分析了局部外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)、請求保護(hù)色彩對保護(hù)范圍的影響、禁止重復(fù)授權(quán)原則等情況，提出了適用于我國工程機(jī)械外觀上設(shè)計(jì)的申請策略，以供參考。

1? 外觀設(shè)計(jì)申請策略實(shí)例說明

平地機(jī)的外觀設(shè)計(jì)專利檢索中，檢索到某公司在美國同日申請了三個平地機(jī)的外觀設(shè)計(jì)專利，公開號分別是USD548752、USD557711、USD568906，選擇最能體現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要點(diǎn)的立體圖進(jìn)行進(jìn)一步說明，三個外觀設(shè)計(jì)的立體圖分別如圖1、圖2、圖3。

從立體圖中可以看出，3個外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案是一致的，USD548752為完整的線條圖，與其相比，USD557711輪胎處為虛線，USD568906為色彩圖。繼續(xù)看三個外觀設(shè)計(jì)的說明，USD557711與USD548752的區(qū)別是，增加了“用虛線表示的元素不構(gòu)成所要求的設(shè)計(jì)的一部分”。USD568906與USD548752的區(qū)別是，增加了“該專利或申請文件至少包含一幅用彩色繪制的圖形。本專利或?qū)＠暾埑霭嫖锏膹?fù)印件和彩色圖紙將由本局按要求提供，并支付必要的費(fèi)用”。即增加了請求保護(hù)色彩。

對如上3個外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍做簡單的說明。

如果按照公開號USD548752的申請方式對平地機(jī)外觀設(shè)計(jì)方案進(jìn)行申請，保護(hù)的是平地機(jī)的整機(jī)形狀的外觀設(shè)計(jì)方案。

如果按照公開號USD557711的申請方式對平地機(jī)外觀設(shè)計(jì)方案進(jìn)行申請，保護(hù)的是平地機(jī)除輪胎外的部分整機(jī)形狀的外觀設(shè)計(jì)方案，即局部外觀設(shè)計(jì)。因?yàn)橛锰摼€表示的元素，即輪胎，不構(gòu)成所要求的設(shè)計(jì)的一部分，所以如果有平地機(jī)產(chǎn)品的輪胎數(shù)量、輪胎大小比例等與USD548752不同，可能影響是否侵權(quán)USD548752的判定，但不會影響是否侵權(quán)USD557711的判定。但請注意，暫時我國并未有局部外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)，具體見本文2.1局部外觀設(shè)計(jì)的說明。

如果按照公開號USD568906的申請方式對平地機(jī)外觀設(shè)計(jì)方案進(jìn)行申請，保護(hù)的是平地機(jī)的整機(jī)形狀以及色彩的結(jié)合的外觀設(shè)計(jì)方案。因?yàn)樵黾恿松蔬@一要素，在“整體觀察，綜合判斷”的原則下，在整機(jī)形狀相似度一致的情況下，如果產(chǎn)品的色彩與要求保護(hù)的色彩近似，則將大大影響侵權(quán)USD568906的判定。當(dāng)然，與此同時，如果產(chǎn)品的色彩與要求保護(hù)的色彩差別極大，將大大影響不侵權(quán)USD568906的判定。具體見本文2.2請求保護(hù)色彩的說明。

2? 外觀設(shè)計(jì)申請策略的思考

2.1 局部外觀設(shè)計(jì)

《中華人民共和國專利法》第二條第四款規(guī)定：“外觀設(shè)計(jì)，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。”

目前，中國專利法對于產(chǎn)品的局部設(shè)計(jì)創(chuàng)新還不能提供有效的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。在此情況下，產(chǎn)品的局部設(shè)計(jì)只能依附于其所應(yīng)用的產(chǎn)品，尋求整體的保護(hù)。而外觀設(shè)計(jì)在比較時遵循的原則是“整體觀察，綜合判斷”，當(dāng)創(chuàng)新的局部相對于整體產(chǎn)品而言，不足夠顯著時，整體觀察，可能會被認(rèn)定為非顯著影響，從而導(dǎo)致模仿產(chǎn)品局部設(shè)計(jì)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)小，局部設(shè)計(jì)不能得到良好保護(hù)。

《專利法修訂草案（送審稿）》第二條第四款建議修改為：“外觀設(shè)計(jì)，是指對產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)”。修改點(diǎn)在于增加了“整體或者局部”，一旦通過，將把局部外觀設(shè)計(jì)納入專利法的保護(hù)范圍。

即使專利法通過了局部外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)，現(xiàn)階段我國依舊缺乏局部外觀設(shè)計(jì)專利申請、審查和保護(hù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。而各國對于局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)制度的差異也較大，比如，美國和歐盟的局部外觀專利保護(hù)制度較為近似，日本和韓國較為近似，歐美和日韓之間的局部外觀專利保護(hù)制度差別較大[1]。未來應(yīng)持續(xù)關(guān)注我國對局部外觀設(shè)計(jì)申請、審查和保護(hù)的規(guī)定和實(shí)踐。

通過以上分析，現(xiàn)階段在我國并不適合申請類似USD557711的局部外觀設(shè)計(jì)。但順著此條思路，可以申請具有設(shè)計(jì)要點(diǎn)的部件，比如駕駛室、機(jī)罩等。

2.2 請求保護(hù)色彩

是否請求保護(hù)色彩由申請人自行決定，我國現(xiàn)行專利法并未作出強(qiáng)制性規(guī)定。請求保護(hù)色彩的應(yīng)當(dāng)在簡要說明中寫明并提交一份彩色照片。保護(hù)色彩與不保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)專利，保護(hù)范圍略有區(qū)別[2-3]。目前主要有四種觀點(diǎn)：

（1）色彩限定說。該觀點(diǎn)認(rèn)為，請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)，相對于不請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)，會縮小保護(hù)范圍。即色彩限定了保護(hù)范圍。

（2）色彩強(qiáng)調(diào)說。該觀點(diǎn)認(rèn)為，請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)，不是只要求保護(hù)請求保護(hù)色彩的實(shí)施例，而是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)該色彩的實(shí)施例，相對于不請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)，會擴(kuò)大保護(hù)范圍。

（3）色彩忽略說。該觀點(diǎn)認(rèn)為，外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩之間為主次、順位關(guān)系，即不論是否請求保護(hù)色彩，在確定其保護(hù)范圍時，都應(yīng)先判斷形狀是否相同或者相近似，然后判斷圖案是否相同或者相近似，至于色彩，應(yīng)該放在最后判斷，或者直接忽略。

（4）三要素并列說。該觀點(diǎn)認(rèn)為，外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩，互為并列關(guān)系，而不是色彩忽略說中的主次、順位關(guān)系。請求保護(hù)色彩的，應(yīng)該綜合考慮形狀、圖案和色彩三要素，以便確定其保護(hù)范圍。未請求保護(hù)色彩的，只綜合考慮形狀、圖案確定其保護(hù)范圍。

以上四種觀點(diǎn)中，前三種觀點(diǎn)對外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍理解狹隘，外觀設(shè)計(jì)專利沒有權(quán)利要求一說，其保護(hù)范圍以圖片或照片為準(zhǔn)，不能將色彩簡單的理解為保護(hù)范圍的限定或強(qiáng)調(diào)，也不能將三要素硬性排序，以凸顯或降低色彩的重要性。故第四種觀點(diǎn)三要素并列說更為客觀公正。

而對于三要素并列說，也有觀點(diǎn)稱之為保護(hù)范圍偏移說。即請求保護(hù)色彩對于外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍而言，不是簡單的縮小、擴(kuò)大或者維持不變，而是保護(hù)范圍中心的偏移。請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)，與未請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)相比，保護(hù)范圍有較大重合，但兩者之間并非全集與子集的關(guān)系。

在實(shí)際案例中，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會第5158號無效決定很典型，由于涉案專利請求保護(hù)色彩，在進(jìn)行對比時需要對比二者的色彩，二者在色彩搭配上的相同點(diǎn)增加了整體的相似性，進(jìn)而導(dǎo)致二者屬于相近似的外觀設(shè)計(jì)，最終宣告涉案的外觀設(shè)計(jì)專利全部無效[4]。

通過以上分析，按照USD568906的思路申請請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)是很重要的，尤其在工程機(jī)械領(lǐng)域，以平地機(jī)為例，多家公司的顏色搭配都以黃色和黑色的搭配為主，請求保護(hù)色彩在一定程度上，會增加整體的相似性。

2.3 禁止重復(fù)授權(quán)原則

《中華人民共和國專利法》第九條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)?！?/p>

包括同一人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上專利申請[5]。

根據(jù)以上規(guī)定，可以看出，在我國，如果采用如上申請策略，即同時提交實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)申請，可能在審查階段，因不符合第九條規(guī)定，禁止重復(fù)授權(quán)原則而無法被授權(quán)，無法達(dá)到想要的結(jié)果。即使被授予專利權(quán)，這些授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)后續(xù)可能成為無效彼此的證據(jù)，也無法得到想要的結(jié)果[6]。

同日申請USD548752、USD557711、USD568906三個外觀設(shè)計(jì)專利，并后續(xù)授權(quán)。權(quán)利人可以根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選擇側(cè)重點(diǎn)不同的專利進(jìn)行訴訟，以增加訴訟把握。此種申請策略，可以對外觀設(shè)計(jì)方案進(jìn)行側(cè)重點(diǎn)不同的保護(hù)，以獲得最大的保護(hù)范圍。但通過以上分析，根據(jù)禁止重復(fù)授權(quán)原則，此申請策略在我國，并不能實(shí)現(xiàn)。同時進(jìn)一步檢索，發(fā)現(xiàn)上述三個外觀設(shè)計(jì)專利，僅有USD548752，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，申請了中國的外觀設(shè)計(jì)專利，這也是為了適應(yīng)中國的禁止重復(fù)授權(quán)原則而選擇的申請方式。

3? 外觀設(shè)計(jì)申請的策略

通過分析，上述申請策略，并不適合我國法律環(huán)境，但可以借鑒，進(jìn)行如下方式進(jìn)行申請。

將平地機(jī)產(chǎn)品中，具有設(shè)計(jì)要點(diǎn)的部件，如駕駛室、機(jī)罩等，與最終呈現(xiàn)的平地機(jī)整機(jī)，同日申請，或者先申請部件后申請整機(jī)。雖然現(xiàn)行專利法中未有局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)，但可以將具有設(shè)計(jì)要點(diǎn)的部件進(jìn)行拆分，同時或先于整機(jī)進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利申請，以更好保護(hù)外觀設(shè)計(jì)方案。要注意，申請時間不能倒置，即先申請整機(jī)，再申請具有設(shè)計(jì)要點(diǎn)的部件，因?yàn)檫@樣可能會出現(xiàn)抵觸申請的問題，影響部件外觀設(shè)計(jì)專利的授權(quán)或使其專利權(quán)不穩(wěn)定。

如果想要全面保護(hù)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品，可以將請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)和不請求保護(hù)色彩的外觀設(shè)計(jì)以相似的形式提交外觀設(shè)計(jì)專利申請[4]。在平地機(jī)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)申請中，善用相似外觀設(shè)計(jì)申請制度， 以USD548752的外觀設(shè)計(jì)，作為基本設(shè)計(jì)，輪胎數(shù)量不同、請求保護(hù)色彩等的外觀設(shè)計(jì)作為相似外觀設(shè)計(jì)，進(jìn)行合案申請。這樣，以相似外觀設(shè)計(jì)形式提交專利申請，一方面可以增強(qiáng)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的穩(wěn)定性，一方面擴(kuò)展了外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍。

4? 結(jié)語

在我國專利法規(guī)定下，當(dāng)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)方案需要申請專利時，可以根據(jù)產(chǎn)品和設(shè)計(jì)方案的具體特點(diǎn)，選擇申請部件的外觀設(shè)計(jì)專利、采用相似外觀設(shè)計(jì)的申請制度等，進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利的布局，以獲得更大的保護(hù)范圍。

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