◎ 文 《法人》全媒體記者 彭飛

“如何獲得強有力的專利或攻擊對方專利，以幫助贏得專利訴訟或降低專利侵權風險？”近日，在中美貿易糾紛不斷升級的背景下，一場別開生面的知識產權論壇在深圳市南山知識產權保護中心舉辦，論壇由美國摩根路易斯律師事務所、中國企業(yè)知識產權研究院、南山區(qū)知識產權促進中心等機構聯(lián)合舉辦。

“今年短短半年時間，美國聯(lián)邦地區(qū)法院的專利侵權案件有大約1700件，其中大約170件案件直接或間接涉及中國企業(yè)，占了十分之一，以前一年都沒有那么多。這是由國際市場競爭加劇、中國企業(yè)崛起等各種原因造成的，中美貿易摩擦背景更容易刺激一些企業(yè)，試圖通過訴訟把中國企業(yè)從美國市場排除出去。”論壇主講人之一、美國摩根路易斯律師事務所合伙人朱韶斌律師接受《法人》記者采訪時表示。

專利流氓

又稱專利蟑螂，是流行于西方歐美各國的一個名詞，專門形容一些非專利實施實體，沒有實體生產的公司，而是通過搶注、從他人處購買專利，然后專門通過專利訴訟賺取巨額和解金或者專利費的專業(yè)團體或個人。

會議現(xiàn)場，首排右二為Andrew Devkar，右三為Janice Logan 彭飛／攝

“中美貿易糾紛給中國公司帶來了挑戰(zhàn)，特別是在出口管制方面，貿易糾紛下更容易被關注?！泵绹Ω芬姿孤蓭熓聞账硪缓匣锶薐anice Logan律師則告訴記者。她提醒，中國公司在美國產生的發(fā)明、技術數(shù)據(jù)、消費者數(shù)據(jù)等，在發(fā)回到中國之前，要讓美國律師做出口管制合規(guī)的把關，直接發(fā)給中國律師或中國分公司同事本身就是問題。

“中美貿易糾紛是一個延續(xù)多年的持久戰(zhàn)。很多專家也認為，這是兩國實力到了一定階段不可避免的。中國企業(yè)強大了，產品又好，競爭對手和專利流氓的挑戰(zhàn)也是成功的副產品?！敝焐乇舐蓭熣J為，中國企業(yè)面對在國外受到的訴訟挑戰(zhàn)時，要有平常心，企業(yè)做大做強了，訴訟必不可少，也不會因為處于發(fā)展階段就會免受專利進攻的困擾，“比如對手看好你的產品，或者你的投資人背景強大，可能謀劃將你扼殺在萌芽中?？傊?，一個希望做大做強的企業(yè)，隨時面臨別人起訴，所以要提前做好專利布局，未雨綢繆，百分之百沒有風險是不可能的。”

論壇期間，朱韶斌律師和他的另外兩位美國同事Janice Logan律師、Andrew Devkar律師圍繞“如何在提起專利訴訟之前強化專利或攻擊對方所主張的專利”“如何根據(jù)專利申請和訴訟中權利要求解釋的方式指導權利要求起草”“專利訴訟辯護策略與對抗專利流氓的最佳實踐”等角度接受了記者的采訪。

朱韶斌在現(xiàn)場演講彭飛／攝

如何進行有效的專利布局

《法人》：中國企業(yè)對專利管理和布局的意識需要有哪些提高？

朱韶斌：知識產權是個一把手工程。但并不是說讓一把手去做，而是一把手意識到其重要性，把知識產權戰(zhàn)略列為商業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)決策的重要組成部分，一把手意識到其重要性后，會有人去做。

還有世界格局的問題，譬如企業(yè)的產品已經在中國、美國賣，暫時沒在歐洲賣。不建議在歐洲大量布局但也不能完全不布局。不僅盯著自己的產品走，還要盯著競爭對手走，看他的市場在哪兒，你的專利要覆蓋競爭對手的產品，這樣你的專利出來之后才真正是“帶牙的老虎”，需要的時候才帶有威懾力。

“我有什么產品和什么技術需要去保護”這是一個非常原始的階段，真正的保護自己，是提升自己的發(fā)明創(chuàng)新水平。申請專利不僅是怎么保護自己的產品，還要考慮將來競爭對手起訴的話，怎么把競爭對手的產品也覆蓋了，打你的時候你有反制措施。

律師介紹

朱韶斌

朱韶斌

美國摩根路易斯律師事務所合伙人，曾擔任中國國務院負責港澳回歸部門的法律官員、美國聯(lián)邦地區(qū)法院華盛頓州西區(qū)Coughenour法官的法務助理，專注于境內外知識產權訴訟、申請和咨詢，協(xié)助數(shù)十家中國客戶成功解決了他們在美國的知識產權糾紛。

《法人》：如何進行有效的專利布局？

朱韶斌：專利是為企業(yè)將來的發(fā)展布局。蘋果10手機出來的時候，11、12都已經有儲備了。所以寫專利的時候就要有前瞻性，考慮將來的技術發(fā)展到什么階段，提前布局。如果能在一些關鍵的技術關卡上布了很多的棋子，暗伏奇兵，某個時候你會發(fā)現(xiàn)它的威力。如果你已經布局了，對手可能就不會去打你了。另外，為了繞過你的專利，就會花費更多的研發(fā)成本，或者給你交許可費。

企業(yè)沒有專利怎么辦？可以購買。很多企業(yè)剛開始沒有專利被別人追著打，后來買到了非常強的專利，反而打的對方非常狼狽了，這種事情經常發(fā)生。

不要等訴訟發(fā)生才去買專利，要在平時籌劃的時候就去買。提前買進來做一些規(guī)劃，把好的專利拿來作為戰(zhàn)略儲備，成功的大企業(yè)都會這么做。一個產品做得好，但是有人比你更先進。不想把現(xiàn)在的技術淘汰掉，因為成本太高了。那么可以收購過來，作為將來的技術儲備，慢慢往外推新的產品。

中醫(yī)有“上醫(yī)治未病”之說，專利布局做得好的話，無論專利流氓還是競爭對手，引發(fā)的訴訟就會非常少的。比如美國有些大公司之間的專利訴訟就很少，為什么？因為你有一卡車專利，他也有一卡車專利，打起來最后兩敗俱傷，誰都撈不到好處，這就叫以戰(zhàn)止戰(zhàn)、不戰(zhàn)而屈人之兵。

《法人》：如何在訴訟之前強化自己的專利或攻擊對方所主張的專利？

朱韶斌：撰寫專利過程，一定要關注訴訟中會有哪些情況出現(xiàn)。比如，之前一些中國公司本來是起訴外國公司的，但不到一年訴訟就沒有了，一看是專利被對方申請無效了。如果撰寫專利就是為了拿到專利，那就非常容易，你可以把范圍寫得非常小，問題是你拿到后有什么商業(yè)價值。所以要了解訴訟有哪些陷阱，撰寫過程就要去想將來怎么用這個專利。如果不考慮訴訟問題，拿到授權后，對方可能在你提起訴訟后把你的專利打掉，或者對方說你專利撰寫有問題。

撰寫的時候有很多講究的，拿到一個有價值的專利不容易，一個強有力的專利應該是：拿下來后能經得起推敲，不容易被別人打掉；別人用你的專利技術的時候，你很容易證明對方侵權。

當然，有很多企業(yè)拿專利為了充數(shù)，或者為了拿補貼，這一類的專利，真正遇到訴訟是沒多大用的，不堪一擊。

律師介紹

Andrew Devkar

Andrew Devkar

專注于專利訴訟。他曾代表各大行業(yè)的客戶，包括軟件和互聯(lián)網技術，無線和網絡技術，消費電子產品和軟件等。

Andrew Devkar

如何起草專利權利要求及其解釋

《法人》：如何在申請和訴訟中起草專利權利要求及其解釋？

Janice Logan：有三項最重要的建議。一是要盡早申請專利，遞交專利申請越早越好。比如在制藥方面的，中國的專利法要求申請專利需要一定的實驗數(shù)據(jù)，但在美國哪怕只是一個構想就可以提交專利。二是盡可能地寫多項權利要求。三是在專利申請過程中，言多必失，通過與專利審查員的面試或電話會議，盡量減少審查過程禁反言的風險。

在做權利要求的解釋時，首先考慮內部證據(jù)，如權利要求、說明書、審查歷史；然后考慮外部證據(jù)，如專家和發(fā)明人的證詞、證言，字典，學術觀點等；最后是推定專利有效性。需要注意，只有內部證據(jù)不能說明或解釋清楚的時候，才可以使用外部證據(jù)。

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Janice Logan

Janice Logan

韓裔美國人，擁有科學和工程學系背景，執(zhí)業(yè)領域側重于生物技術、化學和材料工程方面專利申請。

如何應對專利流氓

《法人》：在訴訟策略上如何應對專利流氓？

Andrew Devkar：非專利實施實體（或稱專利流氓）發(fā)起的專利訴訟占了美國專利訴訟的將近一半，多發(fā)生在特拉華州地區(qū)法院（美國公司注冊最多的地區(qū)）和得州東區(qū)地區(qū)法院（對專利訴訟原告最有利的地區(qū)法院）。美國最高法院的TC Heartland一案限制了非專利實施實體能夠提起訴訟的地區(qū)，因此使用案件轉區(qū)動議或者多區(qū)訴訟移送動議可以將案件移送到有優(yōu)勢的地區(qū)。

另外，可以通過對非專利實施實體的投資人和投資協(xié)議進行調查來對抗其提起的專利訴訟。一個趨勢是非專利實施實體依賴于訴訟投資人的投入資金進行訴訟，然后訴訟投資人獲得一定比例的判決賠償。

很多投資人為了獲得投資回報，常常會對訴訟進行一定的控制（決定誰是被告，決定主張的專利，等等）。這很可能導致該非專利實施實體失去專利的一部分“實體權利”，而美國專利法要求原告只有在擁有專利所有的“實體權利”時，才能單獨提起訴訟。這樣的話，就可以對非專利實施實體的起訴資格進行挑戰(zhàn)。

如果與非專利實施實體進行和解協(xié)商，要把握好時機。比如，在收到對方侵權通知之后，就可以進行和解，用小額和解金提早結束對方無意義的訴訟；在提供了清晰的不侵權辯護后或者發(fā)起無效程序前后，都可以壓制對方進行和解；在權利要求解釋之后，也是和解的絕佳機會，因為權利要求解釋對專利權利要求進行了界定，因此案件的底牌已經十分明朗。當然也可以選擇不和解，以強硬的態(tài)度對抗非專利實施實體，這樣的話，可以建立一個強硬態(tài)度的名聲，以對未來訴訟進行威懾。