陳喜杰

摘 ?要：實用新型是我們專利制度的重要組成部分，有效地促進了技術創(chuàng)新。鑒于越來越多的實用新型專利進入專利侵權訴訟程序，在侵權訴訟中多會涉及專利權評價報告或無效宣告請求，而涉及最多的條款就是創(chuàng)造性。該文通過梳理法律法規(guī)的相關規(guī)定，并結(jié)合案例，重點介紹了實用新型的創(chuàng)造性評價中如何進行技術啟示的判斷。

關鍵詞：實用新型;專利;創(chuàng)造性

中圖分類號：D923.42 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼：A

0 引言

實用新型專利與發(fā)明專利和外觀設計專利一起構成了我國的3種專利保護形式。由于具有審查周期短、費用少、創(chuàng)新度要求低和授權率高等多方面優(yōu)勢，實用新型專利極大地激發(fā)了中小企業(yè)的創(chuàng)新熱情，在我國取得了顯著的成效。在實用新型申請的審查實踐中，我國采用的是初步審查制，即只進行形式審查和明顯實質(zhì)性缺陷審查，根據(jù)專利法實施細則第四十四條的規(guī)定，創(chuàng)造性并不屬于實用新型明顯實質(zhì)性缺陷審查的內(nèi)容，所以，一定程度上導致獲得授權的實用新型專利并不一定具備專利法所規(guī)定的專利性，權利不夠穩(wěn)定。因此，在涉及實用新型專利侵權糾紛時，涉案當事人通常會通過專利權評價報告或無效宣告請求進行確權。實踐證明在專利權評價報告或無效宣告請求中涉及最多的條款就是專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性，而創(chuàng)造性判斷的重點就是技術啟示的認定。該文將結(jié)合案例重點介紹實用新型的創(chuàng)造性評價中如何進行技術啟示的判斷。

1 實用新型創(chuàng)造性評價的相關規(guī)定

專利法第二十二條規(guī)定，授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。其中第三款規(guī)定，創(chuàng)造性是指同申請日以前的技術相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性的特點和進步。對于發(fā)明專利申請的創(chuàng)造性審查，專利審查指南第二部分第四章做出了相關的規(guī)定，給出了發(fā)明創(chuàng)造性審查的審查原則、審查基準等，其中核心就是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。按照專利第二十二條第三款對于創(chuàng)造性的標準，發(fā)明專利要求具有“突出的”實質(zhì)性特點和“顯著的”進步，而實用新型專利僅需具有實質(zhì)性特點和進步即可。因此，實用新型專利創(chuàng)造性的標準低于發(fā)明專利創(chuàng)造性的標準。那么實用新型的創(chuàng)造性如何判斷呢？

專利審查指南第四部分第六章第4節(jié)對實用新型專利創(chuàng)造性的審查做出了相關規(guī)定：實用新型專利創(chuàng)造性的審查的有關內(nèi)容，包括創(chuàng)造性的概念、創(chuàng)造性的審查原則，審查基準以及不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷等內(nèi)容，參見本指南第二部分第四章的規(guī)定。實用新型專利創(chuàng)造性的標準低于發(fā)明專利創(chuàng)造性的標準，兩者在創(chuàng)造性判斷標準上的不同，主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術中是否存在“技術啟示”。在判斷現(xiàn)有技術中是否存在技術啟示時，發(fā)明專利和實用新型專利的區(qū)別包括2個方面。

1.1 現(xiàn)有技術的領域

對于發(fā)明專利而言，不僅要考慮該發(fā)明專利所屬的技術領域，還要考慮完善該專利本身的技術問題以及相關的技術領域，能夠促使本領域技術人員到其他技術領域去尋找新的技術手段。

對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現(xiàn)有技術中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術中有明確的記載，使該領域的技術人員到相近或者相關的技術領域?qū)ふ矣嘘P技術手段的，可以考慮相近或者相關的技術領域。

1.2 現(xiàn)有技術的數(shù)量

對于發(fā)明專利而言，可以引用一項、兩項或者多項現(xiàn)有技術評價其創(chuàng)造性。

對于實用新型專利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現(xiàn)有技術評價其創(chuàng)造性，對于由現(xiàn)有技術通過“簡單的疊加”而成的實用新型專利，可以根據(jù)情況引用多項現(xiàn)有技術評價其創(chuàng)造性。

專利審查指南第五部分第十章第3.2.1節(jié)規(guī)定，實用新型是否具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性，其評價標準適用本指南第四部分第六章第4節(jié)的規(guī)定。

對于現(xiàn)有技術的數(shù)量，在實踐中通常的原則就是2篇對比文件加公知，即在評價實用新型的創(chuàng)造性時最多可以采用2篇對比文件結(jié)合公知常識進行評述。所以技術啟示的核心判斷在于現(xiàn)有技術的領域認定上，即如何判斷對比文件是否屬于該實用新型專利所屬的技術領域。關于技術領域。專利審查指南第二部分第二章第2.2.2節(jié)規(guī)定：發(fā)明或者實用新型的技術領域應當是要求保護的發(fā)明或者實用新型技術方案所屬或者直接應用的技術領域，而不是上位的或者相鄰的技術領域，也不是發(fā)明或者實用新型本身。該具體的技術領域往往與發(fā)明或者實用新型在國際專利分類表中可能分入的最低位置有關。

雖然專利審查指南給出技術領域判斷的指導性意見，但是，在實踐中往往會面臨許多困難，例如非專利文獻和使用公開就沒有分類號、不同國家專利文獻的分類原則不同，涉及多技術主體的跨領域?qū)＠取＿@些都為實用新型創(chuàng)造性評價中技術領域的判斷帶來了挑戰(zhàn)。

下面筆者以案例的形式說明在實踐中如何進行技術領域的判斷。

2 案例

2.1 案例1、一種一體式自拍裝置

權利要求：一種一體式自拍裝置，包括伸縮桿及用于夾持拍攝設備的夾持裝置，所述夾持裝置包括載物臺及設于載物臺上方的可拉伸夾緊機構，其特征在于：所述夾持裝置一體式轉(zhuǎn)動連接于所述伸縮桿的頂端;所述載物臺上設有一缺口，所述夾緊機構設有一與所述缺口位置相對應的折彎部，所述伸縮桿折疊后可容置于所述缺口及折彎部。

對于上述技術方案，作為最接近的現(xiàn)有技術對比文件1公開了一種手持式遙控拍攝裝置的拍攝設備夾持裝置（實際上就是自拍桿）：并公開權利要求的大部分技術特征，區(qū)別特征有2個。1）權利要求保護的自拍裝置是一體的，夾持裝置與伸縮桿為一體式連接。2）權利要求中的所述載物臺上設有一缺口，所述夾緊裝置設有一與所述缺口位置相對應的折彎部所述伸縮桿折疊后可容置于所述缺口及彎折部。

其中有2個區(qū)別特征。1）屬于本領域的慣用技術手段。對于區(qū)別特征2），無效請求人為：對比文件2公開了一種支撐攝影設備的獨腳架，其與該專利的自拍裝置都是用于支撐攝影設備的裝置，二者均包括支撐攝影設備的伸縮桿，因此對比文件2與本專利的技術領域相同。并且對比文件2通過在底板30的端壁上開設“U”形缺口38，給出了相應的技術啟示。專利權人認為，雖然對比文件2的獨腳架與該專利的自拍裝置都是用于支撐攝影設備的，但是對比文件2重點公開的是獨腳架的穩(wěn)定設備，該專利與對比文件2的技術領域不同，因此對比文件2無法給出相應的技術啟示。可見該專利的爭議焦點是對比文件2是否與該專利屬于相同的技術領域。

對于技術領域的認定，合議組認為：首先，雖然對比文件2的獨腳架與本專利的自拍裝置的應用概括地來看都涉及對于攝影設備的支撐，但是對比文件2的獨角架需放置在某一表面上穩(wěn)定支撐，而該專利的自拍裝置是手持的，無須放置在某一表面，因此對比文件2與本專利的技術方案在實際應用場景、應用方式上有較大差別，二者技術方案所直接應用的具體技術領域并不相同。其次，區(qū)別特征（2）限定的特征屬于自拍裝置的夾持裝置，具體用途是用于夾持拍攝設備，實現(xiàn)了夾持的功能，以便使用者手持該自拍設備裝置進行拍攝;而對比文件2中用于比對的底板所屬的附件屬于獨腳架的穩(wěn)定設備，具體用途是穩(wěn)定獨腳架，實現(xiàn)了穩(wěn)定獨腳架的功能，以便用于將腳踩在底板上后，使獨腳架非常穩(wěn)定，獲得了幾乎等同于三腳架的穩(wěn)定功能?？梢姡瑢Ρ任募?的底板與該專利的包括載物臺的夾緊機構的夾持裝置的具體用途、功能以及應用方式均不相同，存在明顯差異，因此二者并不屬于相同的技術領域。并且對比文件并不涉及載物臺上設置缺口、夾緊機構設有彎折部、伸縮桿折疊后容置于缺口及折彎部，無法形成容納伸縮桿的空間，沒有給出與對比文件1結(jié)合的技術啟示。

2.2 案例2、一種幕墻單元及幕墻

權利要求：幕墻單元，其包括5個特征。1）透光的聚光層和固定層以及用于導光的多個光纖。2）所述聚光層上設置多個凸透鏡。3）所述固定層設置在所述聚光層的一側(cè)，且與所述聚光層平行。4）每個所述光纖的一端均設置在所述固定層上，且該端位于一個所述凸透鏡的光軸線上，用于接收所述凸透鏡的折射光。5）每個所述光纖的另一端用于向用光單元輸送光源。

該實用新型專利保護一種幕墻單元，屬于建筑物幕墻領域。實用新型專利權評價報告中，審查員選擇對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術，對比文件1公開的是一種太陽照明裝置，屬于照明裝置領域，與建筑物幕墻是2種不同的產(chǎn)品，屬于2個不同的領域。該領域?qū)ㄖ粔τ刑囟ǖ母拍詈吞囟藴室?，對幕墻單元的強度和使用壽命要求與一般掛在建筑外墻上的裝置顯然是不一樣的。因此，對比文件1 不是該領域技術人員在現(xiàn)有技術的基礎上獲得該實用新型專利的權利要求的技術方案的最有可能的起點，不適合作為評價權利要求創(chuàng)造性的最接近現(xiàn)有技術。在評價報告中還列舉對比文件3，其公開了一種太陽能光伏玻璃幕墻。對比文件3 與該實用新型專利涉及相同的產(chǎn)品，都是對玻璃幕墻功能的改進，都是利用凸透鏡與幕墻結(jié)合，提高對陽光的利用率。二者同屬于幕墻領域，直接應用于一般建筑物，同樣歸于E04B2/88 分類位置。此外，二者所解決的技術問題、技術效果和用途也很接近。從技術構思角度而言，直接由相同技術領域即幕墻領域的現(xiàn)有技術出發(fā)，從照明裝置領域出發(fā)，更符合一般的發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生過程，也更容易貼近專利權人的發(fā)明構思。因此，對比文件3 與該實用新型專利的技術領域相同，相比于對比文件1 更適合作為發(fā)明創(chuàng)造的起點。選擇對比文件3作為最接近的現(xiàn)有技術更為恰當。

以對比文件3作為最接近的現(xiàn)有技術，那么區(qū)別特征為：“固定層以及用于導光的多個光纖;所述固定層設置在所述聚光層的一側(cè)，且與所述聚光層平行;每個所述光纖的一端均設置在所述固定層上，且該端位于一個所述凸透鏡的光軸線上，用于接收所述凸透鏡的折射光，每個所述光纖的另一端用于向用光單元輸送光源”。基于上述區(qū)別特征所起到的作用和所能達到的效果可以認定，權利要求實際解決了擴展幕墻單元對于太陽光的利用方式和途徑的技術問題，實現(xiàn)幕墻單元多功能的技術效果。據(jù)了解，在幕墻的現(xiàn)有技術中廣泛存在對太陽能的利用技術，例如太陽能照明、取暖和發(fā)電裝置等。因此，對比文件1 屬于與該實用新型相關的技術領域，當該領域技術人員面對對比文件3 中太陽能利用方式、途徑、功能相對單一的問題時，容易想到去相關的太陽能利用領域如太陽能照明裝置領域?qū)ふ壹夹g手段。而對比文件1 已經(jīng)公開了區(qū)別特征，且其在對比文件1 和該實用新型專利中所起的作用相同，即對比文件1 給出了將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其實際存在的技術問題的啟示。

3 結(jié)語

技術領域的確定，應當以發(fā)明或者實用新型的技術方案為基礎，考慮技術方案所屬或者直接應用的具體技術領域，而不是上位的技術領域;在確定專利與現(xiàn)有技術是否屬于相同技術領域時，應當在全面理解二者技術方案的基礎上基于技術方案所涉及結(jié)構的具體用途、功能、應用方式多方面綜合考慮。

由于技術領域范圍的劃分與專利創(chuàng)造性要求的高低密切相關，考慮到實用新型專利創(chuàng)造性標準要求較低，因此在評價其創(chuàng)造性時所考慮的現(xiàn)有技術領域范圍應當較窄，一般應當著重比對實用新型專利所屬技術領域的現(xiàn)有技術。即在實用新型專利的最接近現(xiàn)有技術的選擇上，應首先考慮該實用新型專利所屬的技術領域。

參考文獻

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局.專利審查指南（2010）[M]. 北京，知識產(chǎn)權出版社，2010：134，170-175，411-412，499.

[2]專利復審委員會.專利復審委員會第33398號無效決定[A/OL]. （2017-09-18）[2019-05-28]. http：//reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=33398&lx=wx.

[3]王永昌，秦元明，李劍.趙東紅、張如一及第三人鄒繼豪與國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會專利無效行政糾紛案[J].最高人民法院公報，2012（10）：40-43.

[4]裴素英，白燕，劉琳琦，等.實用新型專利概述[J].電視技術，2012，36（S2）：204-206.

[5]田華，朱朔.實用新型專利創(chuàng)造性的法律問題探析[J].中國發(fā)明與專利，2016（9）：104-109.