(華東政法大學(xué) 上海 200063)

通過商標(biāo)許可合同的簽訂，被許可人獲得在其商標(biāo)或服務(wù)商使用許可人商標(biāo)的權(quán)利，許可人獲得與其商標(biāo)價值相當(dāng)?shù)脑S可使用費(fèi)，擴(kuò)大其商標(biāo)的知名度，獲得更高的商業(yè)信譽(yù)。在實(shí)踐中，商標(biāo)許可是一種越來越普遍的授權(quán)行為。但在商標(biāo)許可中，被許可人往往面臨一個問題，即一旦許可結(jié)束，被許可人便無法再獲得在許可過程中由其對于商標(biāo)的使用所帶來的商標(biāo)商譽(yù)等商標(biāo)的無形價值所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。針對這一問題，有些被許可人采取了在商品或服務(wù)上同時使用被許可商標(biāo)以及其自有商標(biāo)的做法。

目前，我國《商標(biāo)法》對于被許可人能否在其商標(biāo)上同時使用被許可商標(biāo)與自有商標(biāo)的行為并未作出明確的規(guī)定。在司法實(shí)踐中，浙江省高級人民法院對于這一問題做出了否定的回答。在“上蔣火腿廠與浙江雪舫工貿(mào)有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案”中，原告上蔣火腿廠將其注冊商標(biāo)“雪舫蔣”獨(dú)占許可于被告浙江雪舫工貿(mào)有限公司使用，在許可過程中，被告在其生產(chǎn)的火腿上同時使用了被許可商標(biāo)以及其注冊商標(biāo)。原告以其商標(biāo)權(quán)受到侵害為由將被告訴諸法院。在一審與二審中，法院均認(rèn)定被告侵權(quán)行為成立。筆者認(rèn)為，法院對于這一案件的判決對于這一類案件具有指導(dǎo)意義，認(rèn)定商標(biāo)被許可人在其商品或服務(wù)商同時使用被許可商標(biāo)以及自有商標(biāo)的行為侵權(quán)與商標(biāo)的基本識別功能以及商標(biāo)法的基本原則相契合。

一、此種行為是對商標(biāo)識別功能的破壞

目前，我國學(xué)者大多將商標(biāo)的區(qū)分功能與來源功能相融合，將商標(biāo)的功能分為識別功能、品質(zhì)保障功能與廣告宣傳功能，并將識別功能作為其基本功能。在上述案件中，二審法院認(rèn)定被告在其火腿制品上同時使用兩商標(biāo)的行為是對商標(biāo)識別功能的破壞。從商標(biāo)識別功能的本質(zhì)上來看，雖然消費(fèi)者通過商標(biāo)所識別的直接客體是商品或服務(wù)的提供者，但隨著商標(biāo)許可制度的出現(xiàn)，商品或服務(wù)的提供者不再單一。在這種情況下，消費(fèi)者所能識別到的所信任的提供者到底是商標(biāo)的所有者還是被許可人呢？無論是在普通許可、排他許可還是獨(dú)占許可的情況下，其識別的對象均應(yīng)認(rèn)定為是商標(biāo)的所有者，即許可人。正如學(xué)者鄭其斌所述，隨著商標(biāo)許可制度的出現(xiàn)，識別功能的本質(zhì)已經(jīng)發(fā)生了變化。在許可制度出現(xiàn)之前，商品或服務(wù)的提供者是唯一確定的，商品的識別功能表現(xiàn)為消費(fèi)者能夠合理期待標(biāo)示同一商標(biāo)的商品具有同一來源。但隨著許可制度的出現(xiàn)，商品或服務(wù)的提供者不再確定唯一，對于消費(fèi)者而言，能夠通過商標(biāo)所識別到的對象不再是商品或服務(wù)的直接提供者，而是商品或服務(wù)與商標(biāo)所有者之間的聯(lián)系。因此，我們可以將商標(biāo)的識別功能中所包含的來源功能理解為是對質(zhì)量來源的確定，而非生產(chǎn)來源。商標(biāo)許可人負(fù)有保證被許可使用其商標(biāo)的商品質(zhì)量的義務(wù)，消費(fèi)者完全可以根據(jù)可查詢到的注冊商標(biāo)的所有人的信息來確定其質(zhì)量保證人是誰，進(jìn)而根據(jù)已有的對許可人的了解對商品的質(zhì)量好壞做出判斷。假若我們允許商標(biāo)被許可人在其商品或服務(wù)商同時使用被許可商標(biāo)與自有商標(biāo)，其最直接的后果就是消費(fèi)者無法判斷商品或服務(wù)的質(zhì)量來源。當(dāng)同一商品上同時含有甲商標(biāo)和乙商標(biāo)時，消費(fèi)者將無法判斷其真正的質(zhì)量來源。在此種情況下，該商品與甲商標(biāo)與乙商標(biāo)之間分別形成了某種潛在的聯(lián)系，即指向同一商品的質(zhì)量責(zé)任者有兩個，這將影響消費(fèi)者的選擇。

二、此種行為可能造成許可終止后的消費(fèi)者混淆

商標(biāo)權(quán)不僅要維護(hù)商標(biāo)權(quán)人凝集在商標(biāo)中的商譽(yù)，還要保護(hù)消費(fèi)者的利益。在判斷商標(biāo)權(quán)是否受到侵害時，消費(fèi)者通過商標(biāo)能否準(zhǔn)確判斷其質(zhì)量來源是一個重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)我國商標(biāo)法，“相似性+容易導(dǎo)致混淆”是構(gòu)成侵權(quán)的前提。在“上蔣火腿廠與浙江雪舫工貿(mào)有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案”中，法院認(rèn)定被告的行為具有混淆可能性。這一認(rèn)定實(shí)際上是突破了《商標(biāo)法》中“相似性+混淆可能性”的標(biāo)準(zhǔn)，而采取了絕對的混淆可能性標(biāo)準(zhǔn)，這與目前美國商標(biāo)法所采取的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)相類似。目前，美國采用混淆可能性吸收相似性標(biāo)準(zhǔn)，即只要具有混淆的可能性，即使不滿足商標(biāo)或者商品之間相近似也認(rèn)定為侵權(quán)；而歐盟采取的是以相似性為基礎(chǔ)而以混淆可能性為限定條件的商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)，在這種標(biāo)準(zhǔn)下，商標(biāo)或商品之間近似是認(rèn)定侵權(quán)行為成立必不可少的條件。筆者認(rèn)為，美國的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)在最大限度的保護(hù)了消費(fèi)者的權(quán)益的同時，實(shí)際上在一定程度上擴(kuò)大了商標(biāo)權(quán)人的保護(hù)邊界。假設(shè)存在這樣的情況，原告與被告所使用的商標(biāo)并不近似，且二者之前沒有任何往來，但由于某種原因，使得消費(fèi)者對兩個商標(biāo)與商品之間的聯(lián)系產(chǎn)生了混淆，若此時按照美國的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)將被告認(rèn)定為侵權(quán)人，對于被告而言是不公平的。而比較而言，歐盟強(qiáng)調(diào)“近似性”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)又將保護(hù)消費(fèi)者利益放在了次要位置上，并且限縮了商標(biāo)權(quán)人受保護(hù)的范圍。在這種認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中，假設(shè)被許可人在其商標(biāo)上使用的被許可商標(biāo)與自有商標(biāo)在形狀結(jié)構(gòu)上并不相近似，那么在許可終止后即使被許可人在其商品上繼續(xù)使用自有商標(biāo)造成了消費(fèi)者對于商品來源的混淆，其行為也無法被認(rèn)定為侵權(quán)，這對于消費(fèi)者和商標(biāo)權(quán)人而言都是不利的。

筆者認(rèn)為，在司法實(shí)踐中可以采取介于美國與歐盟之間的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。將混淆可能性作為主要認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，同時考慮商標(biāo)權(quán)人與被控侵權(quán)人之間的關(guān)系。假若商標(biāo)權(quán)人與被控侵權(quán)人之間并無任何聯(lián)系，就將“近似性”作為認(rèn)定侵權(quán)必要條件。但若二者之間存在著諸如本文所討論的許可關(guān)系，那么“近似性”將不再作為侵權(quán)的必要條件。被許可人在其商標(biāo)上同時使用被許可商標(biāo)與自有商標(biāo)，一方面，無論是在許可中還是許可終止后，都有可能造成消費(fèi)者對于商標(biāo)與商品之間的聯(lián)系的混淆，出于保護(hù)消費(fèi)者利益的目的，這種混淆是需要避免的；另一方面，這種混淆的產(chǎn)生不是偶然的，即使被許可商標(biāo)與自有商標(biāo)并不近似，其混淆的產(chǎn)生也有由被許可人有意識的使用行為所導(dǎo)致的，對這種行為予以規(guī)范，并不會造成對被許可人的不公正。

三、被許可人存有主觀惡意

對于認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的歸責(zé)原則，曾經(jīng)有學(xué)者主張應(yīng)該根據(jù)《民法通則》第106條第二款和第三款的規(guī)定適用過錯規(guī)則原則，但根據(jù)《商標(biāo)法》第五十七條和第六十四條的規(guī)定，目前學(xué)界對于商標(biāo)侵權(quán)的歸責(zé)原則已經(jīng)基本達(dá)成共識，即適用無過錯歸責(zé)原則。在本文所討論的被許可人在商品上同時使用被許可商標(biāo)以及自有商標(biāo)的這種情形中，可以判斷的是，被許可人在主觀是存有惡意的，即意圖通過這種行為延續(xù)被許可商標(biāo)在此前或者在被許可使用期間所產(chǎn)生的商譽(yù)，從而將這種商譽(yù)移植到其自有商標(biāo)上。舉重以明輕，在采取無過錯歸責(zé)原則的商標(biāo)法體系下，被許可人的這種存有主觀惡意的行為毫無疑問的應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為是對商標(biāo)權(quán)的侵犯。

綜上，即使被許可人并沒有使用與被許可商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，但其在商品上同時使用被許可商標(biāo)與自由商標(biāo)的行為破壞了商標(biāo)的基本識別功能，并且對消費(fèi)者造成了混淆，因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為是侵犯商標(biāo)法的行為。