肖瑜

（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京100190）

1 引言

無論是為了獲得專利權(quán)，還是為了有效阻止他人專利的授權(quán)，又或是在專利請(qǐng)求宣告無效時(shí)，能夠有效防御以保留專利權(quán)，撰寫一份好的專利申請(qǐng)文件對(duì)申請(qǐng)人來說都是至關(guān)重要的。說明書作為專利申請(qǐng)文件的重要組成部分，其撰寫的質(zhì)量和策略對(duì)于申請(qǐng)人而言顯得更加重要。

2 發(fā)明名稱的撰寫建議

利用發(fā)明名稱所反映的技術(shù)特征，可以分析得出發(fā)明申請(qǐng)技術(shù)水平的高低。發(fā)明技術(shù)特征或技術(shù)細(xì)節(jié)的公開必然會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提前獲知相關(guān)的專利技術(shù)，因此，在撰寫發(fā)明名稱時(shí)，要盡量減少其中所包含的技術(shù)特征或技術(shù)細(xì)節(jié)。

例如，申請(qǐng)?zhí)枮?01310329201.1，發(fā)明名稱為“用于執(zhí)行無線通信的方法及裝置”的專利申請(qǐng)，其涉及的技術(shù)方案為：利用迭代的方式，使用最大似然估測(cè)器和最大A后斂估測(cè)器對(duì)數(shù)據(jù)流執(zhí)行解映射處理，獲得對(duì)數(shù)似然比，根據(jù)獲得的對(duì)數(shù)似然比執(zhí)行Turbo譯碼，從而消除無線信道引起的干擾。其技術(shù)方案涉及的技術(shù)內(nèi)容較為具體，但是其發(fā)明名稱寫得較為上位，并未包含其中具體的技術(shù)內(nèi)容。因此，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手單從該發(fā)明名稱中并不會(huì)獲得有價(jià)值的信息量，從一定程度上減小了侵權(quán)的可能性。

3 從專利權(quán)穩(wěn)定性的角度考慮

假如一件專利申請(qǐng)文件能夠在獲得授權(quán)的同時(shí)，又能盡量少地公開技術(shù)細(xì)節(jié)，同時(shí)對(duì)相關(guān)的技術(shù)特征或技術(shù)細(xì)節(jié)也能做出最低程度的公開，說明書的撰寫方式不僅減少了說明書的技術(shù)公開，又同時(shí)具有專利授權(quán)和商業(yè)保密的雙重優(yōu)勢(shì)，因此，一些具有一定撰寫經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)人普遍采用該撰寫方式，其使說明書公開程度的降低幅度以專利法第二十六條第三款和第四款為限[1]，即符合專利法“說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”和“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”，得到說明書支持的規(guī)定。

申請(qǐng)人可以出于保護(hù)商業(yè)秘密的角度有所保留地對(duì)說明書的內(nèi)容進(jìn)行公開，但是申請(qǐng)人還需認(rèn)識(shí)到：專利說明書公開程度能夠?qū)罄m(xù)的確權(quán)和侵權(quán)糾紛產(chǎn)生影響。

在專利申請(qǐng)審查階段和授權(quán)后的專利保護(hù)階段，說明書發(fā)揮著不同的作用。在專利申請(qǐng)審查階段，權(quán)利要求限制發(fā)明或者實(shí)用新型要求保護(hù)的范圍，說明書用于支持和幫助理解權(quán)利要求；在專利授權(quán)以后，專利權(quán)的保護(hù)范圍從文字上來看已經(jīng)基本固定下來，而且在專利權(quán)被授權(quán)以后，權(quán)利要求保護(hù)范圍確定包含兩層含義：一是通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖來幫助理解發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案；二，如果閱讀完權(quán)利要求書后所理解的技術(shù)內(nèi)容與閱讀完說明書及附圖后所理解到的內(nèi)容不一致，則可以用說明書和附圖來對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，通過將說明書和附圖中的相關(guān)內(nèi)容“解釋”到權(quán)利要求中去而導(dǎo)致權(quán)利要求的范圍與僅僅閱讀權(quán)利要求書所理解到的范圍相比發(fā)生了變化。在訴訟階段，說明書公開的程度直接影響到專利權(quán)人在維權(quán)過程中對(duì)權(quán)利要求的解釋余地的大小，例如，說明書的低公開程度將在一定程度上縮小專利權(quán)人使用說明書解釋權(quán)利要求的范圍。

因此，為了保證專利權(quán)的穩(wěn)定性，使得專利權(quán)人的專利權(quán)不被輕易無效，同時(shí)又能在訴訟階段通過說明書進(jìn)行充分解釋，說明書的公開程度不能以僅滿足專利法第二十六條第三款和第四款為限。撰寫建議：說明書的公開程度應(yīng)當(dāng)以確保權(quán)利要求保護(hù)范圍的穩(wěn)定性為限，從而保證在訴訟階段專利權(quán)人能夠利用說明書切實(shí)保護(hù)其核心技術(shù)。在該總體原則下，在撰寫說明書時(shí)，在具體實(shí)施方式部分，對(duì)于涉及本發(fā)明發(fā)明點(diǎn)的特征，應(yīng)當(dāng)多提供幾種不同表達(dá)方式，盡量擴(kuò)大利用說明書解釋權(quán)利要求的解釋空間。當(dāng)然，申請(qǐng)人也可根據(jù)需要，出于商業(yè)秘密的考慮，對(duì)某些技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行選擇性地保留，從而獲得自身的利益。

4 等同侵權(quán)的角度考慮

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定:“專利法第十六條第一款所稱的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書可以用于解釋權(quán)利要求，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括了與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征指的是與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征”。此規(guī)定明確了專利權(quán)的保護(hù)范圍不僅包括權(quán)利要求記載的技術(shù)特征所確定的范圍，還包括了等同特征所確定的范圍。

設(shè)置“等同侵權(quán)”的目的是防止請(qǐng)求人采用明顯等同的要求或者步驟，取代專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征，從而避免在字面上直接與權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相同，以達(dá)到逃避侵權(quán)責(zé)任的目的[2]。由此可見，“等同侵權(quán)”的做法實(shí)際上涉及到了對(duì)權(quán)利要求的解釋。此時(shí)，說明書中對(duì)技術(shù)問題和技術(shù)效果的描述對(duì)于等同特征提供依據(jù)的重要性就凸顯出來。撰寫建議：在撰寫說明書時(shí)，對(duì)于各部件所采用的手段、實(shí)現(xiàn)的功能、達(dá)到的效果、解決的問題，應(yīng)盡可能地描述清楚，解釋充分，為侵權(quán)訴訟中主張等同侵權(quán)留下依據(jù)。

5 捐獻(xiàn)原則的角度考慮

捐獻(xiàn)原則是美國聯(lián)邦巡回上訴法院最早確立的對(duì)適用等同原則的限制性措施，1996年對(duì)Maxwell v.J.Baker,Inc.一案是一例典型代表。法官在判決書中指出，未列入保護(hù)范圍的主體被視為社會(huì)捐贈(zèng)的原則，也適用于平等侵權(quán)的判決。

這一原則已經(jīng)被最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第5條規(guī)定所采用：“對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。”比如，權(quán)利要求中記載某裝置包括“五個(gè)開關(guān)”，而說明書除了記載了五個(gè)開關(guān)外，還描述了該裝置包括的開關(guān)數(shù)也可以是七個(gè)、八個(gè)、十個(gè)。如果被控侵權(quán)技術(shù)的相應(yīng)特征是八個(gè)開關(guān)，專利權(quán)人主張?jiān)摪藗€(gè)開關(guān)與權(quán)利要求的五個(gè)開關(guān)等同，該主張的侵權(quán)不成立。這是因?yàn)?，?quán)利要求未記載而在說明書或者附圖中描述的技術(shù)方案，不能通過等同的方式納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

針對(duì)捐獻(xiàn)原則，有以下撰寫建議：①將說明書中公開的具有等同特征的方案以從屬權(quán)利要求的形式反映在權(quán)利要求書中；②在撰寫說明書的同時(shí)關(guān)注權(quán)利要求中的內(nèi)容，避免在說明書中記載權(quán)利要求記載內(nèi)容的等同情況，從而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用捐獻(xiàn)原則來規(guī)避侵權(quán)；③如果說明書中確實(shí)公開了權(quán)利要求的等同特征，可以在母案申請(qǐng)授權(quán)之前通過提交分案申請(qǐng)進(jìn)行補(bǔ)救。

例如，在權(quán)利要求中僅限定某一部件A，而在說明書中還描述了也可以用部件A’，但權(quán)利要求中并未主張對(duì)部件A’的保護(hù)，那么包括部件A’的技術(shù)方案被視為捐獻(xiàn)給了公眾。按照上述策略，申請(qǐng)人應(yīng)采取以下做法：①將包括部件A和部件A’的技術(shù)方案分別記載于權(quán)利要求書中主張保護(hù)；②在權(quán)利要求書中僅主張對(duì)包括部件A的技術(shù)方案的保護(hù)時(shí)，在說明書中避免對(duì)部件A’的特征描述；③在權(quán)利要求書中僅主張對(duì)包括部件A的技術(shù)方案的保護(hù)，同時(shí)在說明書中出現(xiàn)了對(duì)部件A’的特征描述的情況下，在該申請(qǐng)授權(quán)之前提交分案，分案的權(quán)利要求主張對(duì)包括部件A’的技術(shù)方案的保護(hù)。

6 結(jié)論

申請(qǐng)人在撰寫說明書時(shí)，可以減少發(fā)明名稱所包含的技術(shù)特征或技術(shù)細(xì)節(jié)；對(duì)于涉及本發(fā)明發(fā)明點(diǎn)的特征，應(yīng)當(dāng)多提供幾種不同表達(dá)方式，并選擇性地保留某些技術(shù)內(nèi)容；對(duì)于各部件所采用的手段、實(shí)現(xiàn)的功能、達(dá)到的效果、解決的問題，應(yīng)盡可能地描述清楚，解釋充分，為侵權(quán)訴訟中主張等同侵權(quán)留下依據(jù)；避免在說明書中記載權(quán)利要求記載內(nèi)容的等同情況，從而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用捐獻(xiàn)原則來規(guī)避侵權(quán)。