金橋

（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，武漢 430070）

1 引言

專利復(fù)審委員會(huì)做出的第20461號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定[1]和第27115號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定同是發(fā)明名稱為“防沖刷護(hù)面系統(tǒng)及該系統(tǒng)的施工方法”、申請(qǐng)?zhí)枮椤?00510117472.6”的發(fā)明專利的無效宣告請(qǐng)求審查決定，基于相同的證據(jù)，對(duì)于技術(shù)特征“在柔性繩索的各回轉(zhuǎn)處設(shè)置有標(biāo)記”是否屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，專利復(fù)審委員會(huì)前后做出了相反的認(rèn)定，先維持專利權(quán)，后宣布專利權(quán)無效。仔細(xì)閱讀前后兩次無效宣告請(qǐng)求審查決定書，筆者發(fā)現(xiàn)，技術(shù)特征“在柔性繩索的各回轉(zhuǎn)處設(shè)置有標(biāo)記”是否屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段關(guān)鍵是如何判斷發(fā)明專利權(quán)利要求中的“固定端”之于權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用?！肮潭ǘ恕睂儆诠δ苄蕴卣?，在界定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，功能性特征的限定作用一直是專利授權(quán)、確權(quán)程序中的難點(diǎn)。

2 “功能性特征對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用”的現(xiàn)有確定方式

《專利法》及《專利法實(shí)施細(xì)則》中沒有關(guān)于權(quán)利要求中功能性特征對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍限定作用的內(nèi)容，只在《專利法》第五十九條第一款規(guī)定“發(fā)明或者實(shí)用新型專利保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及其附圖用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。”第二十六條第四款中規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍”?！秾＠麑彶橹改稀罚ㄏ路Q《指南》）第二部分第二章第3.2.1節(jié)，該節(jié)內(nèi)容表達(dá)了權(quán)利要求中功能性技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)理解為“覆蓋所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”。對(duì)于實(shí)用新型專利審查，審查指南第一部分第二章第7.4節(jié)的內(nèi)容所表達(dá)的觀點(diǎn)和上述內(nèi)容基本一致[2]。據(jù)此，在判斷“功能性特征”對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用時(shí)，實(shí)際審查實(shí)踐中，認(rèn)為“功能性限定”包括了所有實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)施方式。

然而，在2010年1月1日施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）中，第四條規(guī)定，“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”。該條規(guī)定“功能性特征”對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用“應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式”來確定，此規(guī)定和上述《專利審查指南》中的內(nèi)容有明顯差異。

縱觀上述規(guī)定，筆者認(rèn)為，厘清“功能性特征”對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用，應(yīng)該先厘清“功能性特征”的含義。

3 站位“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的確定方式及其與現(xiàn)有確定方式的比較

根據(jù)《指南》《解釋》以及專利授權(quán)、確權(quán)的實(shí)踐，基于“覆蓋所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”判斷“功能性特征”對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用，實(shí)質(zhì)是以通常含義A理解“功能性特征”；基于“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”判斷“功能性特征”對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用，實(shí)質(zhì)是以發(fā)明中具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式的含義B理解“功能性特征”。然而，根據(jù)《專利法》第二十六條第四款中“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍”的規(guī)定，以及第二十六條第三款中“說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”的規(guī)定，筆者認(rèn)為，基于《專利法》第二條第二款以及《指南》第二部分第一章第2節(jié)，發(fā)明專利實(shí)質(zhì)上是技術(shù)的載體，其記載的是對(duì)要解決的技術(shù)問題所采用的自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合（即技術(shù)方案），應(yīng)該站位“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，在充分理解發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思后，再確認(rèn)“功能性特征”的含義C。所謂的站位“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”理解發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思，簡言之就是，“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”基于自己的知識(shí)和能力，理解發(fā)明所需要解決的技術(shù)問題、所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果后，確認(rèn)“功能性特征”的含義，此時(shí)，“功能性特征的含義”C有可能等于“功能性特征的含義”A，也有可能等于“功能性特征的含義”B，還有可能介于“功能性特征的含義”A、“功能性特征的含義”B之間（如圖1所示）。

圖1 三種確定方式限定的權(quán)利要求保護(hù)范圍的比較

下面以前述的發(fā)明名稱為“防沖刷護(hù)面系統(tǒng)及該系統(tǒng)的施工方法”的發(fā)明專利表達(dá)如何確認(rèn)“功能性特征的含義”C。“防沖刷護(hù)面系統(tǒng)及該系統(tǒng)的施工方法”發(fā)明專利的權(quán)利要求1為：

“1.一種防沖刷護(hù)面系統(tǒng)，其特征在于，該系統(tǒng)為連鎖型柔性墊體，由若干個(gè)相同磚塊排列而成，每個(gè)磚塊上設(shè)置有兩個(gè)左右間隔排列的縱向繩孔，并且磚塊縱向兩端均設(shè)置有凸臺(tái)和凹槽；柔性墊體中的磚塊沿縱向一一相互錯(cuò)位排列，使相鄰磚塊之一上的左繩孔或右繩孔與另一磚塊上的右繩孔或左繩孔相對(duì)接，從而在整個(gè)柔性墊體上形成若干條沿柔性墊體橫向排列并貫穿其縱向的繩孔，并且縱向兩相鄰磚塊相接端面上的凸臺(tái)與凹槽相互卡固；一根柔性繩索沿柔性墊體橫向呈波浪形順序穿過柔性墊體上的每一條縱向繩孔，柔性繩索的兩個(gè)端頭及其在兩相鄰繩孔之間形成的回轉(zhuǎn)處構(gòu)成整個(gè)柔性墊體的固定端，并且在柔性繩索的各回轉(zhuǎn)處設(shè)置有標(biāo)記?！?/p>

該發(fā)明專利的說明書的“背景技術(shù)”中對(duì)現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題的描述十分概括，“發(fā)明內(nèi)容”部分僅在描述發(fā)明的技術(shù)效果的段落中記載了“由于柔性墊體兩端的繩索可伸縮固定于土基上，并且柔性繩索的固定端做有標(biāo)記，因此，可從柔性墊體兩端的繩索相對(duì)套管的位置變化得知柔性墊體下的土基是否發(fā)生變形，如突起或塌陷等”。據(jù)此記載內(nèi)容，與該權(quán)利要求的記載內(nèi)容相比較，權(quán)利要求中沒有記載“套管”相關(guān)的技術(shù)特征，僅僅記載了“回轉(zhuǎn)處構(gòu)成……固定端”和“各回轉(zhuǎn)處設(shè)置有標(biāo)記”。通過檢索或搜索現(xiàn)有技術(shù)，具備一定程度的所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)知識(shí)后，也就是趨近于“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”后，站位“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，可以確認(rèn)防沖刷護(hù)面系統(tǒng)在實(shí)際使用過程中，若該系統(tǒng)所在的土基發(fā)生變形，如突起或坍陷，土基的表面面積將發(fā)生改變，突起或塌陷所在位置的磚塊因該系統(tǒng)的磚塊是被繩子串接而將發(fā)生向上或向下的位移，另外，繩是柔性的，磚塊發(fā)生向上或向下位移時(shí)，在磚塊的作用下，繩會(huì)伸縮，那么繩上的標(biāo)記因繩的伸縮發(fā)生位移，標(biāo)記相對(duì)于磚塊存在一定的位移。據(jù)此分析，“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”可以確認(rèn)，即使沒有記載說明書中“套管”相關(guān)技術(shù)特征的權(quán)利要求，也能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的通過觀察標(biāo)記與磚塊的相對(duì)位置的變化及時(shí)得知土基是否變形的技術(shù)效果，那么，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”得到“固定端”的含義C是固定位置，其對(duì)權(quán)利要求的限定作用是繩上設(shè)置有用于固定的位置。也就是說，“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”根據(jù)發(fā)明所需要解決的技術(shù)問題、所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，確認(rèn)“固定端”的含義C是繩的用于施工過程中固定該系統(tǒng)的位置。

接下來，再分別以前述《指南》《解釋》中的規(guī)定理解“固定端”的含義 A、B：

①《指南》中“覆蓋所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”，首先，明確“實(shí)現(xiàn)所述功能”表達(dá)的是什么，在發(fā)明中，“固定端”實(shí)現(xiàn)的功能就是系統(tǒng)的固定，其次，“固定端”的通常理解就是用于固定的位置，由此，所謂的“覆蓋所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”，對(duì)于“固定端”而言，其含義就是通常含義A；

②《解釋》中“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”，以第20461號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定中的理解，“固定端”的含義B是包括“套管”相關(guān)特征的用于固定的位置，即，“固定端”的含義B1被確認(rèn)為具體實(shí)施方式中的含義。

根據(jù)以上分析，筆者得出結(jié)論是含義C=A＞B，認(rèn)同第27115號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定中的“固定端”含義。據(jù)此，筆者認(rèn)同第27115號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定中的“固定端”對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用，其限定權(quán)利要求的技術(shù)方案中繩含有用于固定的位置。

4 結(jié)論

在我國現(xiàn)有的專利法律制度下，我國僅對(duì)發(fā)明專利在授權(quán)階段進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。專利授權(quán)和確權(quán)程序中，功能性限定對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定，應(yīng)該基于“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”確認(rèn)的功能性特征的含義所包括的解決發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思中所需要解決的技術(shù)問題、實(shí)現(xiàn)發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思中所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果的所有技術(shù)手段。

作為專利權(quán)的授權(quán)機(jī)構(gòu)，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局的職責(zé)是給予專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人一個(gè)與其技術(shù)貢獻(xiàn)相適應(yīng)的專利權(quán)權(quán)利保護(hù)范圍，采用上述方式確認(rèn)功能性特征的含義后，確定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，能夠更好地保障專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益，既有利于鼓勵(lì)專利權(quán)人公開其發(fā)明創(chuàng)造，也有利于鼓勵(lì)社會(huì)公眾做出實(shí)質(zhì)性發(fā)明創(chuàng)造。同時(shí)，作為專利權(quán)的最終裁決機(jī)構(gòu)，法院需要基于專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益平衡界定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，采用上述方式確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，可以與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局的決定保持一致，既維護(hù)了專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益平衡，也有利于專利權(quán)人推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，和社會(huì)公眾在應(yīng)用過程中的利益保護(hù)。