劉佳音，汪玲玲

（有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，北京 100080）

1 引言

《專利審查指南2010》依據(jù)發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征的特點(diǎn)列舉了幾種不同類型的發(fā)明，包括開拓性發(fā)明、組合發(fā)明、選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明等。所謂的組合發(fā)明，是指將某些技術(shù)方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項(xiàng)新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問題。通過上述組合發(fā)明的定義可知，組合發(fā)明通?？赡苁怯啥囗?xiàng)現(xiàn)有技術(shù)的組合，強(qiáng)調(diào)的是現(xiàn)有技術(shù)組合。組合發(fā)明根據(jù)其技術(shù)方案的特點(diǎn)，具有獨(dú)特的創(chuàng)造性判斷思路，采用常規(guī)的“三步法”評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)創(chuàng)造性被錯(cuò)誤認(rèn)定的情況。實(shí)際上，組合發(fā)明的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注的應(yīng)是這種組合是否有技術(shù)啟示或者組合的技術(shù)效果[1]。

2 《專利審查指南2010》對(duì)組合發(fā)明的創(chuàng)造性的相關(guān)規(guī)定

為了減少組合發(fā)明的創(chuàng)造性被錯(cuò)誤認(rèn)定的問題，可以結(jié)合《專利審查指南2010》對(duì)組合發(fā)明是屬于顯而易見的組合還是屬于非顯而易見的組合進(jìn)行判斷。例如判斷組合發(fā)明中的顯而易見的組合，如果要求保護(hù)的發(fā)明僅僅是將某些已知產(chǎn)品或方法組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，而且總的技術(shù)效果是各組合部分效果之總和，組合后的各技術(shù)特征之間在功能上無相互作用關(guān)系，僅僅是一種簡單的疊加，或稱之為拼湊，則這種組合發(fā)明不具備創(chuàng)造性。相對(duì)應(yīng)的，判斷非顯而易見的組合，如果組合的各技術(shù)特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果；或者說組合后的技術(shù)效果比每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，則這種組合具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，發(fā)明具備創(chuàng)造性。其中，組合發(fā)明的每個(gè)單獨(dú)的技術(shù)特征本身是否完全或部分已知并不影響對(duì)該發(fā)明創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)[2]。

3 組合發(fā)明的創(chuàng)造性判斷方法

具體到實(shí)際操作層面上，我們可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考量，進(jìn)而得出組合發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

（1）功能上是否相互支持

功能上相互支持可以理解為功能上相互促進(jìn)、效果上產(chǎn)生協(xié)同促進(jìn)效應(yīng)，也就是組合發(fā)明的功能和效果產(chǎn)生了“1+1＞2”的促進(jìn)效應(yīng)，而簡單疊加的組合發(fā)明僅是“1+1=2”的方案。因此，在這類案件中，確定相互組合的多個(gè)技術(shù)方案之間是否存在協(xié)同促進(jìn)效應(yīng)是評(píng)判創(chuàng)造性的關(guān)鍵。

（2）組合的難易程度

組合發(fā)明將現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行組合在一起，組合的方法或組合方式也是組合發(fā)明的技術(shù)方案的組成部分，組合的方法本身也可能是具有創(chuàng)造性的發(fā)明點(diǎn)所在，這類案件的創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵在于確定組合手段是否是常規(guī)組合方式，是否具有組合難度。

（3）其他因素對(duì)組合發(fā)明創(chuàng)造性的影響

組合發(fā)明僅是發(fā)明中的一個(gè)類型，《審查指南2010》中給出的判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素也適用于組合發(fā)明。除了產(chǎn)生意想不到的技術(shù)效果外，還包括發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題、發(fā)明克服了技術(shù)偏見、發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

4 案例分析

結(jié)合《專利審查指南2010》，使用如下案例對(duì)非顯而易見性的組合進(jìn)行舉例說明。

該案涉及一種同時(shí)制備乙酸和乙酐的方法的發(fā)明專利申請(qǐng)，專利局以該申請(qǐng)不符合專利法第22條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定為理由駁回了該申請(qǐng)。

原審查部門認(rèn)為，雖然對(duì)比文獻(xiàn)1（GB1 567 360）和對(duì)比文件2（GB1 561 456）所述方法都不能同時(shí)制備乙酸和乙酐，但在不花費(fèi)創(chuàng)造性勞動(dòng)的情況下，只要兩者的原料和反應(yīng)條件進(jìn)行組合就會(huì)形成本發(fā)明的方法而同時(shí)制備出乙酸和乙酐，因此本申請(qǐng)所述方法不符合專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人不服上述駁回決定，后提出了復(fù)審請(qǐng)求，同時(shí)遞交了修改的權(quán)利要求書。其中獨(dú)立權(quán)利要求內(nèi)容如下：

“一種同時(shí)制備乙酸和乙酐的方法，該方法使甲醇和乙酸甲酯以及（如需要的話）二甲醚的起始混合物于一氧化碳在無水條件下，在反應(yīng)區(qū)的一個(gè)催化體系上進(jìn)行反應(yīng)，該方法包括：a)在一種催化體系的存在下進(jìn)行反應(yīng)，該催化體系包括碘化鎳、氯化鎳、羰基鎳、乙酰丙酮化鎳或乙酸鎳、碘甲烷，一種作為助催化劑的堿金屬化合物、有機(jī)鏻化合物或有機(jī)銨化合物，如有必要的話，亦包括一種作為共助催化劑的、選自周期表第IV到第VII族的非貴金屬化合物；b)采用甲醇和乙酸甲酯以及（如果必要的話）二甲醚作為起始混合物，其摩爾比在10:1到1:10之間，而且c)在2.5-20MPa以及150-250℃下進(jìn)行反應(yīng)?！?/p>

復(fù)審請(qǐng)求人認(rèn)為，（1）對(duì)比文件1和2均沒有提及可以同時(shí)制備乙酸和乙酐，將現(xiàn)有技術(shù)的方法作“簡單組合”不能導(dǎo)致本發(fā)明的方法；（2）本發(fā)明的方法可以適應(yīng)對(duì)羧酸與羧酸酐的數(shù)量比提出特定要求。

原審查部門在前置審查意見書中仍然堅(jiān)持認(rèn)為，基于駁回決定所述理由，修改的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。

在此情況下，專利復(fù)審委員會(huì)成立合議組，審理了本案。隨后，合議組發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?，指出?qǐng)求人復(fù)審請(qǐng)求時(shí)提交的修改權(quán)利要求書與對(duì)比文件1和2相比仍不具備創(chuàng)造性，并詳細(xì)闡述了不具備創(chuàng)造性的理由。

對(duì)此，請(qǐng)求人進(jìn)行了意見陳述，此次意見陳述沒有提交修改文件。請(qǐng)求人在陳述意見時(shí)提出，(1)本發(fā)明的方法與對(duì)比文件1的方法相比其工藝參數(shù)有顯著不同，對(duì)比文件1沒有暗示可以通過調(diào)節(jié)甲醇和乙酸乙酯、或二甲醚的摩爾比同時(shí)制備乙酸和乙酐，而且對(duì)比文件1的方法是在有水的條件下進(jìn)行的；(2)本發(fā)明與對(duì)比文件2的方法相比不同之處在于催化劑成分不同，對(duì)比文件2教導(dǎo)了采用鎳-鉻催化劑能夠獲得好的結(jié)果。因此，本發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)有創(chuàng)造性。

據(jù)此，合議組作出撤銷專利局于作出的駁回決定。決定的理由主要從以下兩點(diǎn)考慮：

第一、專利法第22條第3款規(guī)定，創(chuàng)造性是指同申請(qǐng)日以前的已有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。用兩篇對(duì)比文件的結(jié)合判斷權(quán)利要求的創(chuàng)造性時(shí)，如果對(duì)比文件的結(jié)合不能說明權(quán)利要求的技術(shù)方案是顯而易見的，而且權(quán)利要求的技術(shù)方案帶來了意想不到的有益效果，則權(quán)利要求有創(chuàng)造性。

第二、從反應(yīng)機(jī)理看，權(quán)利要求1同時(shí)制備乙酸和乙酐的方法似乎是對(duì)比文件1和2的簡單加和。但基于對(duì)比文件1和2的教導(dǎo)，得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案并不是顯而易見的。一方面，無論是對(duì)比文件1還是對(duì)比文件2均沒有教導(dǎo)可以用甲醇和乙酸甲酯作為原料同時(shí)制備乙酸和乙酐；另一方面，權(quán)利要求1的反應(yīng)條件是無水條件與對(duì)比文件1所述有水條件不同，權(quán)利要求1使用的鎳催化劑體系與對(duì)比文件2使用的鎳-鉻催化劑體系不同，并且權(quán)利要求1的方法為三元反應(yīng)體系，與對(duì)比文件1和2所述二元反應(yīng)體系也不相同。因此，基于對(duì)比文件1和2單獨(dú)制備乙酸和乙酐的教導(dǎo)，通過改變其反應(yīng)條件，獲得同時(shí)制備乙酸和乙酐的技術(shù)方案并不是顯而易見的。

而且，權(quán)利要求1的方法帶來了意想不到的效果。對(duì)比文件1實(shí)施例表明，用甲醇作為反應(yīng)物，乙酸甲酯作溶劑，得到的是復(fù)雜的反應(yīng)混合物，且混合物中乙酸的含量最高不到70%。對(duì)比文件2的實(shí)施例表明，用乙酸甲酯作為反應(yīng)物制備乙酐，給出的最高轉(zhuǎn)化率為77%。本申請(qǐng)說明書實(shí)施例的數(shù)據(jù)表明，權(quán)利要求1同時(shí)制備乙酸和乙酐的方法中，乙酸和乙酐的轉(zhuǎn)化率均在94%以上?；谄涓叩霓D(zhuǎn)化率，權(quán)利要求1的方法可以通過調(diào)節(jié)反應(yīng)物甲醇和乙酸甲酯的特定比例獲得相應(yīng)特定比例的乙酸和乙酐。也就是說，權(quán)利要求1的方法實(shí)現(xiàn)了根據(jù)需要控制乙酸和乙酐比例的目的。這一效果相對(duì)于對(duì)比文件1和2而言是意想不到的。

5 結(jié)論

從該案例中可以發(fā)現(xiàn)對(duì)于組合發(fā)明的創(chuàng)造性判斷而言，稍有不慎，就會(huì)造成創(chuàng)造性評(píng)價(jià)結(jié)論南轅北轍。判斷組合發(fā)明是否屬于簡單疊加是評(píng)判創(chuàng)造性的必要步驟。如何把握“非顯而易見性”的判斷至關(guān)重要，由于判斷“組合的各個(gè)技術(shù)特征在功能上是否彼此支持”具有一定的隱蔽性或主觀性，有時(shí)難以得出準(zhǔn)確的結(jié)論，在實(shí)踐中，可以從結(jié)合啟示及技術(shù)效果方面來思考，往往能夠得出正確的結(jié)論，解決組合發(fā)明創(chuàng)造性判斷困難的問題。