國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作天津中心 王 贇 牛雪珂

一、引言

涉商申請反映了計算機及網(wǎng)絡技術在人類社會活動領域中的應用，這類申請既有計算機技術的應用，又有商業(yè)模式的運作過程，是一種商業(yè)方法模式與計算機及網(wǎng)絡技術相互交融的產物。在涉商案件審查中，要區(qū)分出權利要求中的技術特征和非技術特征，主要針對技術領域以及對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征進行檢索，同時要整體把握其技術方案，整體把握發(fā)明構思，看其是否解決了技術問題，是否產生了技術效果，不能單純割裂技術特征與非技術特征，重點在于整個方案的把握與理解，準確站位本領域技術人員，準確理解發(fā)明，準確認定事實，做到授權清晰、適當，駁回客觀、公正。

二、準確站位本領域技術人員

1.理解發(fā)明

準確站位本領域技術人員，首要的也是最關鍵的一步——準確理解發(fā)明。對申請文件的理解，重點應放在技術領域，所解決的技術問題，采取的技術手段以及達到的技術效果上。要明確該技術方案的全部技術特征，特別是其中區(qū)別于背景技術的特征，確定技術方案的保護范圍以及認清該方案實際解決的技術問題，也即我們要從技術方案整體出發(fā)，把握其發(fā)明構思。

發(fā)明構思是基于特定的技術領域，并集技術問題、技術手段、技術效果于一身的產物，是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術存在的問題所提出的技術改進思路或想法，該思路通過利用自然規(guī)律或技術原理的具體技術手段來實現(xiàn)。在專利審查過程中，正確體會發(fā)明構思，準確把握發(fā)明實質，是正確理解申請人專利申請訴求、客觀進行三性評判的重要保證[1]，也是審查員準確站位本領域技術人員，提升專利審查質量的基礎。

在實際審查中，對發(fā)明構思的把握一般從申請人記載的背景技術出發(fā)，結合該領域的一些公知常識，對現(xiàn)有技術中存在的技術缺陷進行認定，然后基于發(fā)明要解決的缺陷，即技術問題，獲取發(fā)明人、申請人對現(xiàn)有技術的改進思路。發(fā)明構思是一個發(fā)明的靈魂，分析發(fā)明構思的整個過程是研究一個發(fā)明為何誕生以及如何誕生的過程，也即審查員要從還原發(fā)明的角度，把握發(fā)明構思，深刻理解發(fā)明的技術方案，這是基礎，也是準確站位本領域技術人員的關鍵。下面筆者舉例說明。

【案例1】申請?zhí)枺?013106245385

本申請涉及一種電子券管理方法及系統(tǒng)，申請人聲稱的現(xiàn)有技術中的電子券都是進行一次鑒權，即消費時，對電子券進行鑒權，鑒權合格，另其失效作廢，但是當消費者在不同商家消費或者需要不同服務時，能不能僅僅使用一張電子券，來解決消費相互割離的問題呢？基于該技術缺陷，該申請?zhí)岢隽嗽谝粡堧娮尤显O置多個鑒權信息，每享受一次服務或者每消費一次，對相應鑒權信息進行鑒權，并另其失效，可見整個過程形成了該申請的發(fā)明構思。

2.檢索

審查員首先應當以獨立權利要求所限定的技術方案作為檢索的主題。這時，應當把重點放在獨立權利要求的發(fā)明構思上，而不應當只限于獨立權利要求的字面意義，但也不必擴展到考慮說明書及其附圖的內容后得出的每個細節(jié)[2]。

涉商領域的案件種類繁雜，交叉較多，且其分類號較為粗略，使用分類號檢索效率較低。因此，我們審查員在檢索時須把握申請的技術方案實質，基于發(fā)明構思，綜合考慮技術領域、應用領域、技術內容進行檢索，將其特殊性、一般性統(tǒng)一于技術性。以下筆者將從提高涉商申請的檢索能力進而準確站位本領域技術人員進行闡述。

【案例2】申請?zhí)枺?014101250466

本申請所要解決的問題是經典老電影在排行榜中居高不下，然而因為電影過于陳舊，并不適合當下或者將來推薦給用戶觀看，但是新出品的較好電影因為沒有收到足夠的用戶反饋，排名過低，甚至沒有登上排行榜，但年代久遠的電影和用戶對電影較老的評分都會隨時間推移而影響力不斷減小，基于此，本申請?zhí)岢隽丝紤]時間衰減因子，使得經典老電影排名隨著時間衰減靠后，對用戶近期熱播的電影將在最終排名中會比原先有所提升，進而更加合理地體現(xiàn)當下用戶對電影的關注度和期望，將排名靠前的電影推薦給用戶。

審查員首先在專利庫對申請人、發(fā)明人進行了追蹤檢索，并針對本申請的發(fā)明構思，即電影排名隨時間衰減，進行關鍵詞的精準檢索、擴展檢索，均未檢索到合適的對比文件。最后，審查員綜合考慮了技術領域、應用領域、技術內容，同時考慮其發(fā)明的最終目的，不僅僅是為了得到合理的排名結果，而是為了將排名靠前的電影推薦給用戶，因此基于上述考慮，進一步分析此類排名方式可能應用其他領域，不限于電影，比如期刊、論文的影響因子、引用量、知名度、作者的權威性等，其價值也會隨著時間而衰減，于是調整檢索思路，檢索到好用的對比文件，發(fā)明名稱：權威作者和高質量論文推薦系統(tǒng)和推薦方法，公開日：2013年12月11日。

該對比文件的發(fā)明構思同樣是考慮學術論文屬性、用戶對論文的評分，論文的質量價值會隨著時間的發(fā)展而下降，即使年代久遠作者的權威值很高，其論文在一定程度上也不適合在當下排在最前面，因此，對學術論文屬性矩陣、用戶對論文的評分矩陣同時乘以時間衰減因子，得出更加合理的論文排名，進而推薦給用戶，可見對比文件公開的內容與本申請的發(fā)明構思如出一轍，將論文的排名方法應用于電影排名，并不存在技術上的障礙，可以作為評述權利要求創(chuàng)造性的X類文獻。

上述案例類型為國內公司申請人，在專利庫進行檢索后起初沒有檢索到對比文件，但是通過發(fā)明構思，綜合考慮技術領域、應用領域、技術內容，結合發(fā)明目的，檢索到好用對比文件，找到最接近的現(xiàn)有技術，否則可能漏檢，致使審查員未能準確站位本領域技術人員，可能作出不恰當保護范圍的授權，從而降低案件授權的穩(wěn)定性，影響專利審查質量。

3.事實認定

對于涉商領域的申請，新穎性評判的申請占比相對較少，創(chuàng)造性評判占多數(shù)，而創(chuàng)造性審查的關鍵點在于本申請是否有技術上的貢獻，因此審查員是否準確站位本領域技術人員，直接影響創(chuàng)造性的審查。

對于涉商領域的申請，檢索到的對比文件常常是關于體現(xiàn)本申請發(fā)明構思的，在對比文件公開的事實認定上，需要審查員認真理解本申請的權利要求請求保護的技術方案的實質，同時認真分析理解對比文件公開的事實，尤其涉及從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的內容的認定，也就是說關于隱含公開的事實認定，隱含公開經常是對比文件事實認定的爭議所在，判斷一個特征是否是隱含公開，要看從對比文件記載的內容中是否能夠確定該特征是實現(xiàn)技術方案唯一的選擇，也就是把握其必然性。

在特征對比時，對于權利要求中的諸如“設置資源回收規(guī)則，對資源進行回收操作”、“預先設置監(jiān)控規(guī)則，進行實時監(jiān)控”等容易犯如下錯誤，認為對資源回收、實時監(jiān)控等已被對比文件公開，卻認為“設置對應的資源回收規(guī)則、監(jiān)控規(guī)則”為區(qū)別，試想，既然對比文件已經公開了對資源進行回收操作、實時監(jiān)控等，則必然存在相應的回收規(guī)則、監(jiān)控規(guī)則，其為對比文件隱含公開的內容。可見，準確認定事實，也是審查員準確站位本領域技術人員的關鍵環(huán)節(jié)。

三、結論

綜上所述，涉商領域準確站位本領域技術人員需要做到深刻理解發(fā)明，同時也要深入分析對比文件公開的內容，把握發(fā)明構思，把握技術實質，準確認定事實，將涉商申請審查的特殊性、一般性統(tǒng)一于技術性，客觀審視技術改進，進而提升專利審查質量。

[1]朱仁秀,等.體會發(fā)明構思,把握發(fā)明實質——淺談發(fā)明構思在專利審查工作中的作用[J].審查業(yè)務通訊,2014,20(8):1-6.

[2]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].知識產權出版社,2010,1:204.