張玲玲

隨著市場經(jīng)濟的深入發(fā)展，商標(biāo)作為無形資產(chǎn)在經(jīng)濟活動中的地位越來越重要，以商標(biāo)進行出資已成為股東入股的常見形式。同時，由于我國商標(biāo)采取注冊制，代理人、代表人惡意搶注被代理人、被代表人商標(biāo)的現(xiàn)象亦不斷發(fā)生，甚至愈演愈烈。如何在股東商標(biāo)出資時避免發(fā)生代表人搶注問題，不僅涉及商標(biāo)價值在市場經(jīng)濟運行中順利實現(xiàn)的經(jīng)濟問題，還涉及《商標(biāo)法》中對惡意搶注的遏制問題，本文結(jié)合最新的兩則案例，以《商標(biāo)法》第十五條代表人搶注為視角，對股東商標(biāo)出資可能存在的法律問題進行分析，以期能夠給予一定的風(fēng)險提示進而規(guī)范商標(biāo)出資行為。

一、遏制代表人搶注問題的由來及適用條件

與一般的搶注行為不同，《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定的代理人或者代表人搶注行為發(fā)生在具有代理或者代表關(guān)系的當(dāng)事人之間。他們之間因特定的關(guān)系，被代理人或者被代表人對代理人、代表人有著更多的信賴，相應(yīng)地，代理人或者代表人比一般公眾更加了解被代理人或者被代表人的商標(biāo)注冊和使用以及商業(yè)安排等情況。實踐中由此出現(xiàn)代理人、代表人利用自己特殊關(guān)系而掌握的信息，在未經(jīng)被代理人、被代表人授權(quán)的情況下，以自己的名義將被代理人、被代表人的商標(biāo)進行注冊的情形。為了遏制代理人或代表人搶注問題，同時，也為了履行國際公約的要求，2001年《商標(biāo)法》修訂時新增加條文，即未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。為了遏制日益嚴重的搶注行為，2013年《商標(biāo)法》修訂時又增加一款，將搶注行為中的特殊關(guān)系擴展至合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系，即就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊。2017年最高人民法院頒布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十五條對于代理人或代表人搶注又進一步擴展至具有經(jīng)銷、代理等銷售代理關(guān)系意義上的代理人、代表人以及將該關(guān)系的形成延伸到磋商階段并將與代理人或代表人之間存在親屬關(guān)系等特定身份關(guān)系的納入到《商標(biāo)法》第十五條第一款規(guī)定的范疇內(nèi)。

《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定的代表人搶注問題，在司法實踐中，如最高人民法院在（2014）行提字第4號行政判決書中確立的裁判標(biāo)準(zhǔn)，一般把握的適用條件為：（1）訴爭商標(biāo)注冊申請人是商標(biāo)所有人的代表人或者與代表人之間存在合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系的第三方；（2）訴爭商標(biāo)指定使用在與被代表人的商標(biāo)相同或者類似的商品或服務(wù)上；（3）訴爭商標(biāo)與被代表人的商標(biāo)相同或者近似；（4）代表人或代表人之間存在合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系的第三方不能證明其申請注冊行為已取得被代表人的授權(quán)。同時，該條的立法目的“代表關(guān)系是一種具有信賴性的特殊法律關(guān)系?；谶@種特殊的法律關(guān)系，代表人對于被代表人負有特殊的忠誠和勤勉義務(wù)，必須恪盡職守，秉承最大限度有利于被代表人的利益之原則行事?！睂τ谂袛嗍欠駱?gòu)成代表人搶注也具有重要的參考意義。

二、股東商標(biāo)出資后再轉(zhuǎn)讓股權(quán)與代表人搶注的糾葛

按照《公司法》規(guī)定，股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資。如果股東以商標(biāo)出資后又轉(zhuǎn)讓自己的股權(quán)，后以該股東或與其具有特殊關(guān)系的第三方名義申請該商標(biāo)，這種行為是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定的代表人搶注不能一概而論，需要審查股東以商標(biāo)出資及轉(zhuǎn)讓股權(quán)的相關(guān)文件，進而明確商標(biāo)的權(quán)利歸屬。

（一）股東商標(biāo)出資時在股東決議等相關(guān)法律文件中明確商標(biāo)歸屬

在“金明珠世家”商標(biāo)無效宣告請求行政糾紛案件1中，在案證據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議備忘錄中對于“金明珠”商標(biāo)的權(quán)屬轉(zhuǎn)讓問題做出約定，并將“金明珠”商標(biāo)（如獲商標(biāo)局頒發(fā)的《商標(biāo)注冊證》）過戶給金明珠公司……同時，基于“金明珠”商標(biāo)僅處于申請注冊階段，尚未獲準(zhǔn)成為注冊商標(biāo)，甲方承諾，如果該商標(biāo)取得《商標(biāo)注冊證》，將盡快協(xié)助乙方辦理注冊商標(biāo)過戶手續(xù)。該備忘錄中有所有股東的簽名?；谠摴蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議備忘錄可知，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為中已經(jīng)明確將處于申請注冊階段的“金明珠”商標(biāo)在獲準(zhǔn)注冊后過戶給深圳金明珠公司。后該股東又轉(zhuǎn)讓了其在深圳金明珠公司的股份，但對于商標(biāo)沒有做出特別約定。后深圳金明珠公司申請涉案訴爭商標(biāo)“金明珠世家”， 東莞金名珠公司以構(gòu)成代表人搶注為由主張訴爭商標(biāo)應(yīng)予無效宣告。但是，深圳金明珠公司系在東莞金名珠公司之前成立的公司，兩公司股東之間曾經(jīng)存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)系，且通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為明確與深圳金明珠公司核心字號相同或近似的“金明珠”商標(biāo)權(quán)益歸屬于深圳金明珠公司。因此，深圳金明珠公司申請涉案訴爭商標(biāo)“金明珠世家”的行為不構(gòu)成代表人搶注。東莞金名珠公司的股東盡管在深圳金明珠公司成立之前就已經(jīng)使用過“金明珠”商標(biāo)，但該股東在轉(zhuǎn)讓股權(quán)時已經(jīng)就“金明珠”商標(biāo)的歸屬作出了明確安排，其不能再基于在先使用而主張他人商標(biāo)無效。

（二）股東商標(biāo)出資轉(zhuǎn)讓股權(quán)時未明確商標(biāo)權(quán)利歸屬

有些企業(yè)在以商標(biāo)出資時由于商標(biāo)法律意識不強并未在相關(guān)法律文件中明確商標(biāo)的權(quán)屬，在股權(quán)再次轉(zhuǎn)讓時亦未明確就商標(biāo)歸屬做出安排，而后，該股東或與其具有特殊關(guān)系的第三方申請注冊該商標(biāo)的行為是否構(gòu)成代表人搶注？在“青鋒”商標(biāo)無效宣告請求行政糾紛案件2中，蘇州市吳縣金剛石砂輪廠于1988年10月30日核準(zhǔn)注冊第327700號“青鋒及圖”商標(biāo)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓，蘇州青鋒砂輪有限公司于2001年1月14日成為該商標(biāo)持有人。王可明和王堅系該公司的股東，且二者為父子關(guān)系。2005年6月18日，昆山市愛派爾超硬磨具有限公司股東會決議決定，同意增加王可明、陳妙琴為該公司新股東。該決定還決定將公司名稱變更為昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司。2008年10月25日，昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司召開股東會，會議決議同意股東王可明在公司20萬元股權(quán)均轉(zhuǎn)讓給昆山市愛派爾精密工具有限公司。同日，王可明與昆山市愛派爾精密工具有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，將其名下的股權(quán)的權(quán)利與義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。2008年10月29日，第327700號“青鋒及圖”商標(biāo)因未續(xù)展而失效。此后，王可明女兒王吉于2009年6月24日申請注冊“青鋒及圖”商標(biāo)。在案證據(jù)中，并無“青鋒及圖”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或入股的證明，亦未就該商標(biāo)歸屬做出安排，能夠確認的是昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司系經(jīng)同意在王可明入股后企業(yè)字號中才加入“青鋒”以及在王可明為股東期間其持續(xù)使用“青鋒及圖”商標(biāo)。王可明轉(zhuǎn)出昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司股權(quán)僅四天后“青鋒及圖”商標(biāo)因未續(xù)展而失效。此后，“青鋒及圖”商標(biāo)由昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司繼續(xù)使用，在王吉申請注冊之前王可明并未就此向其提出過異議。王吉作為王可明的女兒，其有理由知道昆山市愛派爾青鋒超硬磨具有限公司持續(xù)使用“青鋒及圖”商標(biāo)，其注冊行為構(gòu)成代表人搶注。

三、股東商標(biāo)出資風(fēng)險提示

《公司法》第二十七條規(guī)定，股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資。根據(jù)文意解釋，股東以商標(biāo)出資應(yīng)該是以商標(biāo)的所有權(quán)出資。同時，《商標(biāo)法》也規(guī)定商標(biāo)還可以通過許可使用的方式實現(xiàn)商標(biāo)的經(jīng)濟價值。因此，在不違反《公司法》規(guī)定的情況下，不排除通過商標(biāo)許可使用的方式進行入股。故在以商標(biāo)出資或入股的情況下，應(yīng)明確是以商標(biāo)所有權(quán)還是商標(biāo)許可使用權(quán)進行出資。如果沒有做出明確，應(yīng)遵照文意解釋方法將商標(biāo)出資解釋為以商標(biāo)所有權(quán)出資。同時，股權(quán)再次轉(zhuǎn)讓時其股權(quán)所代表的權(quán)利義務(wù)應(yīng)一并轉(zhuǎn)讓，出資之初的商標(biāo)權(quán)已經(jīng)成為公司的資產(chǎn)不應(yīng)再由股東所享有，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不能就該商標(biāo)權(quán)再次處分，除非公司章程等法律文件中曾就商標(biāo)問題做出過特別規(guī)定。endprint