張玲玲

本文將從《商標(biāo)法》第五十七條第一款（七）項(xiàng)規(guī)定的“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)”為切入，探討對(duì)普通商標(biāo)顯著性損害可構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的判斷因素。

顯著性是商標(biāo)的本質(zhì)屬性。人們談及顯著性，大多是從商標(biāo)可注冊(cè)性角度進(jìn)行論述，除涉及馳名商標(biāo)淡化外，鮮有論及損害普通商標(biāo)顯著性是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。司法實(shí)踐中，被訴行為因?yàn)閾p害普通商標(biāo)顯著性而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的案件亦相對(duì)較少。本文將從《商標(biāo)法》第五十七條第一款（七）項(xiàng)規(guī)定的“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)”為切入，探討對(duì)普通商標(biāo)顯著性損害可構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的判斷因素。

一、馳名商標(biāo)的淡化是一種損害商標(biāo)顯著性的行為

提及對(duì)商標(biāo)顯著性損害構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，人們首先想到的往往是對(duì)馳名商標(biāo)顯著性的損害，進(jìn)而聯(lián)想到商標(biāo)的淡化理論。美國(guó)《不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法重述》將商標(biāo)淡化行為分為兩種：弱化和丑化。商標(biāo)弱化是指當(dāng)其他人將在先商標(biāo)所有人的商標(biāo)用在不同的商品或服務(wù)上時(shí)，該商標(biāo)在消費(fèi)者心目中與特定商品之間獨(dú)一無(wú)二的聯(lián)系就被破壞了，這就減弱了商標(biāo)的顯著性和銷(xiāo)售力，損害了商標(biāo)的價(jià)值。歐共體法院在Intel案中指出，《一號(hào)指令》第4條第4款（a）項(xiàng)以及第5條第2款規(guī)定的“對(duì)聲譽(yù)商標(biāo)的顯著性造成損害”，指的就是“淡化”或者“弱化”，而這種損害之所以會(huì)發(fā)生，就是因?yàn)椤霸谙茸?cè)或使用的商品用來(lái)標(biāo)示其商品或服務(wù)來(lái)自于該商標(biāo)所有人的能力被削弱了，在后商標(biāo)的使用減弱了商標(biāo)的指示性并分散了相關(guān)公眾對(duì)在先商標(biāo)的注意力”。1

我國(guó)《商標(biāo)法》雖然未明確規(guī)定反商標(biāo)淡化，但在司法實(shí)踐中實(shí)際上是受到了商標(biāo)淡化理論的影響。在商標(biāo)注冊(cè)程序中，如果訴爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成對(duì)注冊(cè)馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用。這里并沒(méi)有要求在后申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)指定使用的商品要與馳名商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成相同或類(lèi)似商品，一定程度上避免了馳名商標(biāo)的淡化。同樣，在民事侵權(quán)案件中，如果主張權(quán)利的商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，他人在不相同也不類(lèi)似的商品上使用與該馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)時(shí)亦構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。雖然關(guān)于給予馳名商標(biāo)跨類(lèi)保護(hù)背后的理論基礎(chǔ)有保護(hù)商譽(yù)說(shuō)、制止搭便車(chē)說(shuō)等不同的學(xué)說(shuō)，但不可否認(rèn)的是，給予馳名商標(biāo)跨類(lèi)保護(hù)亦是保護(hù)了馳名商標(biāo)的顯著性，保護(hù)馳名商標(biāo)在消費(fèi)者心目中與特定商品之間獨(dú)一無(wú)二的聯(lián)系不被破壞。

從嚴(yán)格意義上講，商標(biāo)淡化是指在沒(méi)有消費(fèi)者混淆可能性的情況下，禁止他人將與商標(biāo)所有人所有商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)在商業(yè)中使用。而我國(guó)馳名商標(biāo)制度中，雖然對(duì)于馳名商標(biāo)保護(hù)不限于相同或類(lèi)似商品上，但仍要求被訴商標(biāo)使用在與馳名商標(biāo)核定使用的商品具有一定聯(lián)系的商品上，即應(yīng)考慮馳名商標(biāo)商譽(yù)覆蓋的范圍以及被訴商標(biāo)能夠產(chǎn)生誤導(dǎo)公眾、致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的后果。從這一點(diǎn)來(lái)看，我國(guó)馳名商標(biāo)跨類(lèi)保護(hù)制度并非完全采納了商標(biāo)淡化理論。這就導(dǎo)致無(wú)論是在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中還是商標(biāo)民事侵權(quán)案件中，在判斷商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)后，還需就被訴商標(biāo)指定使用的商品或?qū)嶋H使用的商品與馳名商標(biāo)核定使用的商品之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行判斷，對(duì)馳名商標(biāo)以其商譽(yù)所及范圍為限，以是否誤導(dǎo)公眾作為判斷要素。實(shí)際上，這樣的判斷思路和裁判標(biāo)準(zhǔn)還是堅(jiān)持了普通商標(biāo)侵權(quán)的判斷思路和構(gòu)成混淆的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

二、對(duì)商標(biāo)顯著性的損害可構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

商標(biāo)侵權(quán)主要是指未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)或者在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的。商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以商標(biāo)性使用為前提，以構(gòu)成混淆為最終判斷要件。

但是，這并不意味著不是商標(biāo)性使用、沒(méi)有造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)就不會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。正如前文所述，商標(biāo)的本質(zhì)屬性是顯著性，顯著性是商標(biāo)發(fā)揮區(qū)分商品來(lái)源功能的根本保障。《商標(biāo)法》第五十七條第一款（七）項(xiàng)規(guī)定，給他人的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的，屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。這是一項(xiàng)兜底性規(guī)定，在商標(biāo)侵權(quán)形式隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展日益多樣化的現(xiàn)實(shí)中為維護(hù)相關(guān)公眾利益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)留了適用法律的空間。因此，對(duì)商標(biāo)本質(zhì)屬性即顯著性的損害可以通過(guò)對(duì)該條款的解釋進(jìn)行規(guī)制，即如果他人在商業(yè)活動(dòng)中，故意實(shí)施破壞商標(biāo)顯著性的行為，減損了商標(biāo)發(fā)揮商品來(lái)源作用的功能，則可構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

在博洛尼家居用品（北京）股份有限公司訴成都豐立公司商標(biāo)侵權(quán)案件2中，成都豐立公司在其公司網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所店面招牌等多處使用“德國(guó)鈦馬赫工藝傳播大使”、“鈦馬赫工藝獨(dú)樹(shù)一幟”等類(lèi)似宣傳語(yǔ)。本案與其他商標(biāo)侵權(quán)案件不同之處在于，豐立公司并未將權(quán)利人的商標(biāo)單獨(dú)突出使用在相同服務(wù)上，而是在注冊(cè)商標(biāo)后冠以“工藝”字樣的形式使用，這種使用行為能否構(gòu)成正當(dāng)使用他人商標(biāo)直接關(guān)系到能否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的判斷。在該案中，成都豐立公司在明知鈦馬赫工藝是博洛尼公司從德國(guó)引進(jìn)，且享有注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的情況下，仍使用“德國(guó)鈦馬赫工藝傳播大使”字樣進(jìn)行廣告宣傳，主觀上難謂善意。同時(shí)，“鈦馬赫”商標(biāo)是博洛尼公司根據(jù)“Tellmach”的發(fā)音音譯出來(lái)的，不是固有詞匯也沒(méi)有固定含義，成都豐立公司不具有正當(dāng)使用的基礎(chǔ)，使用方式屬于商業(yè)宣傳廣告，并非說(shuō)明性文字描述，且不符合裝修行業(yè)宣傳習(xí)慣。在不考慮成都豐立公司其他使用“鈦馬赫”商標(biāo)的情況下，僅就前述使用行為而言，已經(jīng)屬于將他人具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)用于指代具有相同或類(lèi)似品質(zhì)或工藝的服務(wù)，這種使用行為會(huì)削弱注冊(cè)商標(biāo)的顯著性并使之面臨通用化的風(fēng)險(xiǎn)，同樣損害注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

無(wú)獨(dú)有偶，在“老干媽”案件3中，涉案商品包裝的正面上部標(biāo)有貴州永紅公司所擁有的“牛頭牌”（及圖）商標(biāo)，中部印有“老干媽味”字樣，包裝背面標(biāo)有涉案商品品名“老干媽味牛肉棒”，注明配料有牛肉、豆豉、魚(yú)露等，還寫(xiě)明了涉案商品的制造商是貴州永紅公司，地址是貴州省惠水縣永紅綠色食品工業(yè)園。本案中，基于在案證據(jù)，法院認(rèn)定“老干媽”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。被告貴州永紅公司將涉案馳名商標(biāo)作為自己牛肉棒商品的系列名稱(chēng)，用涉案馳名商標(biāo)來(lái)描述自己的商品，會(huì)使消費(fèi)者誤以為涉案商品與貴陽(yáng)老干媽公司具有某種聯(lián)系，有可能導(dǎo)致涉案馳名商標(biāo)的顯著性減弱，弱化涉案馳名商標(biāo)與貴陽(yáng)老干媽公司的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系?！袄细蓩尅北旧硭哂械娘@著性以及其所代表的貴陽(yáng)老干媽公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)使用所產(chǎn)生的商譽(yù)，不是一種食品口味的通用名稱(chēng)，貴州永紅公司的前述對(duì)“老干媽”的使用行為，將導(dǎo)致其通用化為一種口味名稱(chēng)，減弱涉案商標(biāo)的顯著性和識(shí)別性。在本案中，法院先是肯定了“老干媽味”這種使用方式屬于商標(biāo)性使用，進(jìn)而認(rèn)為會(huì)造成消費(fèi)者誤以為涉案商品與貴陽(yáng)老干媽公司具有某種聯(lián)系，弱化馳名商標(biāo)的顯著性；再?gòu)摹袄细蓩尅辈⒎鞘且环N固有的口味，也不是任何一種原料入手，分析被告的使用方式將導(dǎo)致其通用化為一種口味名稱(chēng)，減弱涉案商標(biāo)的顯著性和識(shí)別性，進(jìn)而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

三、損害商標(biāo)顯著性構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的判斷要素

從上述兩案可以看出，對(duì)商標(biāo)顯著性的損害可以分為兩個(gè)層面，一個(gè)層面是損害了商標(biāo)與商標(biāo)權(quán)利人之間的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，讓消費(fèi)者產(chǎn)生混淆或者誤認(rèn)，使得商標(biāo)與多個(gè)使用主體之間發(fā)生關(guān)聯(lián)，這個(gè)層面的判斷思路和一般商標(biāo)侵權(quán)一致，仍需要以商標(biāo)使用為前提，以構(gòu)成混淆或者混淆的可能性為判斷標(biāo)準(zhǔn)；另一個(gè)層面是損害了商標(biāo)與其識(shí)別商品來(lái)源的作用之間的聯(lián)系，即從本質(zhì)上損害了商標(biāo)的顯著性，減弱了其作為商標(biāo)的顯著性進(jìn)而產(chǎn)生可能喪失顯著性的后果。這種侵權(quán)使用方式不以商標(biāo)性使用為前提，不以混淆為要件，其構(gòu)成侵權(quán)需要考慮使用人主觀意圖、被使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身是否具有固有含義以及這種使用方式是否符合行業(yè)習(xí)慣及語(yǔ)言習(xí)慣。在保障固有詞匯公共屬性的同時(shí)，應(yīng)給予他人正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)使用自由，實(shí)現(xiàn)商標(biāo)制度保護(hù)商標(biāo)所有人利益并維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序的平衡，同時(shí)，亦應(yīng)保障商標(biāo)的顯著性，不能因?yàn)樗朔钦?dāng)?shù)纳虡I(yè)性使用而使得具有顯著性的商標(biāo)面臨成為通用名稱(chēng)的風(fēng)險(xiǎn)。