滿凌閣

華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，上海 201620

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單一顏色商標(biāo)保護(hù)研究
——以紅底鞋案為視角

滿凌閣

華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，上海 201620

單一顏色商標(biāo)；保護(hù)研究

單一顏色商標(biāo)屬于非傳統(tǒng)的商標(biāo)類型，其將單一顏色作為指示商品或服務(wù)來源的標(biāo)志。①單一顏色商標(biāo)的表現(xiàn)形式通常是單一顏色本身作為商標(biāo)存在，其中并不包含與其他顏色或文字字母的組合。隨著商業(yè)的不斷發(fā)展，商家對于自身權(quán)益的保護(hù)愈加重視，許多商家將使用在其商品或服務(wù)上的單一顏色作為商標(biāo)進(jìn)行注冊用來指示其商品或服務(wù)來源。

商家對自身權(quán)益保護(hù)意識的增強(qiáng)同時也帶來了問題，即在商標(biāo)法上給予單一顏色商標(biāo)保護(hù)，是否會造成時裝產(chǎn)業(yè)中的某種顏色被個人壟斷，以至于在相關(guān)市場中形成不正當(dāng)競爭。各國商標(biāo)法也對單一顏色商標(biāo)能否獲得注冊莫衷一是，我國在2013年頒布的“新商標(biāo)法”中也未將單一顏色商標(biāo)列入保護(hù)范圍。本文旨在通過分析引起反響較大的美國紅底鞋案中法院的判決思路，探尋我國對單一顏色商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的方向。

一、案件背景及爭議焦點(diǎn)

該上訴是由L公司，連同其同名的法國時裝品牌公司對Y公司提起的禁令救濟(jì)，以及商標(biāo)侵權(quán)所引發(fā)的。L公司以其專注于在傳統(tǒng)上被人們忽視的鞋底的設(shè)計(jì)而聞名。自1992年起，L公司生產(chǎn)的鞋類都具有十分引人注目的特征：與鞋身顏色形成鮮明對比的漆紅色鞋底。

L公司于1992年將其獨(dú)具特色的鞋類產(chǎn)品投入市場。從那時起，其鞋類逐漸走紅，經(jīng)常被知名人士和潮流大咖所著用。經(jīng)法院證實(shí)和被告承認(rèn)，L公司投入大量資金打造一個擁有良好商譽(yù)和信用的品牌，并且促進(jìn)和保護(hù)L公司對于其高檔時尚女鞋的商業(yè)標(biāo)識的獨(dú)有權(quán)利。而且經(jīng)過L公司的謹(jǐn)慎經(jīng)營和努力，其鞋履在上流社交圈內(nèi)已經(jīng)十分出名，人們已經(jīng)把漆紅色鞋底與L公司緊密聯(lián)系起來。因此，由于L公司的市場營銷，地區(qū)法院認(rèn)為“漆紅色鞋底”對于相關(guān)消費(fèi)者而言已經(jīng)具有了相當(dāng)高的可辨識度。并且，由于其漆紅色鞋底在時尚界具有高度辨識度，L公司于2007年3月27日向美國專利商標(biāo)局(USPTO)申請注冊“漆紅色鞋底”為商標(biāo)，并于2008年1月獲得授權(quán)。

2011年，被告Y公司準(zhǔn)備推出一系列單色鞋款，其中包括粉色、綠色、黃色以及紅色。Y公司的單色鞋款的特點(diǎn)是整雙鞋體只有單個顏色，所以該紅色鞋款整體呈紅色，包括紅色內(nèi)里，鞋跟，鞋身以及鞋底。

雙方在訴訟之前曾試圖協(xié)商但以失敗告終，L公司于2011年4月7日依據(jù)《蘭哈姆法案》向地區(qū)法院提起訴訟，訴請地區(qū)法院判定Y公司構(gòu)成對其注冊商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)，并頒布臨時禁令阻止Y公司對包括紅色單色鞋款。Y公司則提出反訴，主張?jiān)嫔虡?biāo)不具有顯著性和功能性。2011年8月，地區(qū)法院作出判決，拒絕頒布臨時禁令。并指出本案的核心爭議點(diǎn)是“是否由于時尚界的特殊性，可以對商標(biāo)的保護(hù)延及單一顏色。”

地區(qū)法院認(rèn)為，當(dāng)顏色的“主要作用在于識別商品來源而非其他目的時”，單一顏色才可以作為商標(biāo)受到保護(hù)。同時法院指出，“無論單一顏色具有何種商業(yè)目的，將其作為商標(biāo)保護(hù)均缺乏合理依據(jù)。因?yàn)樵趩我活伾鳛樯虡?biāo)被使用前，其不可能具有指示商品或服務(wù)來源的功能?！币虼?，法院認(rèn)為在時尚業(yè)中由于單一顏色固有“功能性”，所以任何先前獲得注冊的單一顏色商標(biāo)都會被宣告無效。法庭因此認(rèn)為L公司的“漆紅色鞋底”不能受到商標(biāo)法的保護(hù)，并駁回起訴。對此，L公司對此判決不服并提起上訴。

二、單一顏色獲得商標(biāo)保護(hù)與所屬行業(yè)無關(guān)

聯(lián)邦商標(biāo)法的立法目的是：“保護(hù)公眾的利益，確保公眾不會因?qū)ι唐穪碓串a(chǎn)生混淆而受到欺詐。與此同時保護(hù)經(jīng)營者的利益，保障經(jīng)營者通過投資積累的商譽(yù)以及獲得的名譽(yù)獲取利益的權(quán)利?！雹谏虡?biāo)法能夠禁止他人復(fù)制能夠表明商品或服務(wù)來源的標(biāo)識，降低消費(fèi)者的購物成本以及時間成本。并且，商標(biāo)法可以保障生產(chǎn)者通過取得良好的聲譽(yù)獲益。依照這些原則，《蘭哈姆法案》賦予商標(biāo)權(quán)人“禁止他人使用其商標(biāo)的權(quán)利”。

然而，商標(biāo)法的立法意圖絕對不是“通過賦予商標(biāo)權(quán)人一項(xiàng)壟斷性權(quán)利去保護(hù)創(chuàng)新”。③這種壟斷權(quán)雖然被專利法和版權(quán)法認(rèn)可。然而商標(biāo)法的立法目的是保持“充分競爭的市場”，從而保護(hù)消費(fèi)者的利益。

在Qualitex案中，法院表示“在特定情況下單一顏色可以滿足商標(biāo)法對商標(biāo)的定義，而且當(dāng)其滿足構(gòu)成商標(biāo)法要求時，任何人不得以任何特殊規(guī)則或理由妨礙其作為商標(biāo)法的客體受到商標(biāo)法保護(hù)。”但在本案中，地區(qū)法院恰恰創(chuàng)制了這一規(guī)則，以時尚產(chǎn)業(yè)具有特殊行為由，使單色標(biāo)識不受商標(biāo)法的保護(hù)。

三、單一顏色商標(biāo)可以獲得顯著性

在本案中，應(yīng)該按照“兩步法”來審查被告商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)。首先，應(yīng)當(dāng)確定原告商標(biāo)能否受到商標(biāo)法的保護(hù)，討論使用相同或類似的商標(biāo)是否會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆；其次，討論被告Y公司提出的“功能性抗辯”。

美國專利商標(biāo)局為原告辦理的商標(biāo)注冊證很顯然可以證明原告的商標(biāo)合法有效。若商標(biāo)自注冊之日起連續(xù)使用時間達(dá)到五年以上，則在具體條件符合的情況下可以認(rèn)定其有效性“不可爭辯”。但在該案中的漆紅色鞋底商標(biāo)尚未滿足“五年以上連續(xù)使用”的要件，因此不得作為“不可爭辯”的商標(biāo)進(jìn)行特殊保護(hù)。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，根據(jù)本案事實(shí)，單一漆紅色鞋底標(biāo)識不受商標(biāo)法保護(hù)，因?yàn)檫@將排除其他競爭者在任何情況下使用此種紅色鞋底的可能，甚至排除他人在高跟鞋上使用漆紅色。但如果該鞋底取得第二含義，即當(dāng)消費(fèi)者看到漆紅色鞋底時會同原告的產(chǎn)品和品牌產(chǎn)生聯(lián)系，此時紅鞋底便可受到商標(biāo)法的保護(hù)。

如前文所說，顯著性分為“固有顯著性”和“獲得顯著性”。該案中，商標(biāo)已經(jīng)獲得了第二含義，具備顯著性，可以有效地區(qū)分L公司的品牌和其他公司的商品，因此該標(biāo)識可以作為商標(biāo)受到保護(hù)。單一顏色幾乎不存在固有顯著性，因?yàn)槠洹安粫允贾赶蚰骋黄放啤雹艿伾邆浍@得第二含義的能力，正如法院在Qualitex案中的判決意見所述，“通過對商標(biāo)長時間的使用，消費(fèi)者會將某一用在產(chǎn)品包裝的顏色視為某品牌的標(biāo)識”。這時顏色便具有識別商品來源的功能，可以與商品上的描述性文字發(fā)揮相同的作用。與商品上的描述性文字發(fā)揮同樣的作用。在單色商標(biāo)案中，顯著性必須通過商標(biāo)具有第二含義來證明。如果某單一顏色慣常并且顯著地被特定設(shè)計(jì)師使用從而成為該設(shè)計(jì)師的象征，并能夠指示商品或服務(wù)的來源。法院沒有理由認(rèn)為單一顏色標(biāo)識在時尚產(chǎn)業(yè)中不能獲得第二含義，因?yàn)榈诙x的首要目的是“識別商品來源而非商品本身”。

“在討論商標(biāo)是否具有“第二含義”時，應(yīng)結(jié)合消費(fèi)者在購買商品時對商品來源的認(rèn)識，以及與“第二含義”相關(guān)因素的審查，包括(1)廣告費(fèi)用支出；(2)消費(fèi)者將標(biāo)識與商品來源進(jìn)行聯(lián)系的程度；(3)媒體對商品的主動宣傳；(4)商品銷售業(yè)績；(5)假冒商標(biāo)的意圖；(6)商標(biāo)使用的時間及排他性使用商標(biāo)的時間?！痹诒景钢?，L公司早在20多年前，便首先在商業(yè)中使用這種漆紅色作為鞋底。并投入了大量的資本去打造其品牌商譽(yù)，在市場上確立自己對漆紅鞋底商標(biāo)享有排他權(quán)。以至于其漆紅色鞋底在時尚圈無人不知，因此其對于漆紅色鞋底標(biāo)識的使用確實(shí)使其獲得了顯著性。

因此，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，L公司通過將紅色“設(shè)計(jì)在特定商品上”，并有意將紅色與其商品建立聯(lián)系。當(dāng)漆紅色鞋底與鞋面顏色不同時，能夠起到識別L公司品牌的作用，具有顯著性，能夠獲得商標(biāo)法的保護(hù)。與此同時聯(lián)邦法院認(rèn)為，當(dāng)鞋面與鞋底顏色相同時，L公司對紅鞋底享有排他性使用權(quán)的這種觀點(diǎn)值得懷疑。法院的判決意見稱：“當(dāng)好萊塢明星走過紅毯，以及時裝模特走秀時，人們的注意力集中在他們的足部，黑色高跟鞋下的紅底顯得格外突出?！币簿褪钦f，只有當(dāng)鞋面與鞋底具有強(qiáng)烈反差時才能“凸顯”鞋底的特別，使鞋底的紅色具有顯著性，進(jìn)而起到區(qū)別商品來源的作用。因此L公司并沒有對鞋面和鞋底均為紅色的鞋類獲得第二含義，僅當(dāng)紅色鞋底與鞋面色彩產(chǎn)生反差時，其紅色鞋底才具有第二含義。

法院最終判決L公司對其商標(biāo)范圍進(jìn)行修改，將漆紅色鞋底的范圍限制在“當(dāng)鞋面和鞋底顏色形成較大反差”時。這樣一來，Y公司在鞋面為紅色的鞋上使用紅色鞋底并不構(gòu)成對L公司漆紅色鞋底商標(biāo)的使用。因此法院也無需對該使用行為判定是否會造成消費(fèi)者的混淆，或該商標(biāo)本身是否具有功能性。

四、中國單一顏色商標(biāo)的保護(hù)

2013年8月，我國商標(biāo)法第三次修正案正式獲得通過，并于2014年5月1日起正式施行。新商標(biāo)法亮點(diǎn)頗多，刪除了對注冊商標(biāo)可視性的要求，增加了聲音商標(biāo)這一種類，從而使商標(biāo)范圍得以拓展。盡管如此，之前出現(xiàn)在修改草案中的“單一顏色商標(biāo)”并未被納入可注冊商標(biāo)的范圍。

在我國目前的司法判例中，也鮮有對單一顏色商標(biāo)保護(hù)的案例，只有英國吉百利公司在其生產(chǎn)的糖果巧克力上使用的單一紫色商標(biāo)獲得了注冊。這主要是因?yàn)榧倮侨蛑奶枪a(chǎn)商，其長期使用單一紫色在商品包裝上使其產(chǎn)生了第二含義而不僅是裝飾作用。⑤反觀其他被駁回申請的商標(biāo)⑥，大都被商標(biāo)局認(rèn)定為申請注冊的顏色過于簡單，不能指示商品或服務(wù)的來源。

由此可見，我國商標(biāo)法未規(guī)定單一顏色商標(biāo)能否受到保護(hù)。因此不同審查員對單一顏色商標(biāo)注冊申請時，很難做到標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。筆者建議，可以在《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》中增加對單一顏色商標(biāo)申請形式審查方面的內(nèi)容，以彌補(bǔ)目前立法上的不足。

[ 注 釋 ]

①湛茜.單一顏色商標(biāo)的注冊問題研究[J].暨南學(xué)報，2012(10).

②See Fabrication Enters.，Inc.v.Hygenic Corp.，64 F.3d 53，57(2d Cir.1995).

③See Fabrication Enters.，Inc.，64 F.3d at 59 n.4 Nora Beverages，Inc.v.Perrier Grp.of Am.，269 F.3d 114，120 n.4(2d Cir.2001)(商標(biāo)法不應(yīng)該被用來“通過給予制造這對于有用產(chǎn)品的壟斷來阻礙合法競爭”).

④Mana Prods.，Inc.v.Columbia Cosmetics Mfg.，Inc.，65 F.3d 1063，1070(2d Cir.1995)一個被用在此處的顏色必定可以獲得第二含義.

⑤國際注冊第3636258號英國吉百利公司單一顏色商標(biāo)申請案.

⑥例如：國際注冊第G852047號德國凱萊公司單一顏色商標(biāo)申請案；國際注冊第G827668號澳大利亞蘭博公司單一顏色商標(biāo)申請案.

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2095-4379-(2017)06-0107-02

滿凌閣(1992-)，男，漢族，山東淄博人，華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，研究生在讀，主要研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。