楊方田

摘 要：本文針對創(chuàng)造性審查實踐中經(jīng)常的遇到的問題——如何合理考慮技術(shù)領(lǐng)域的差異對發(fā)明專利創(chuàng)造性的影響，從國家知識產(chǎn)權(quán)局現(xiàn)行規(guī)定出發(fā)，結(jié)合探討了歐洲專利局（EPO）與美國專利和商標(biāo)局（EPO）的相關(guān)規(guī)定，并通過對兩個具體案例的分析研究，提出在面對此類問題時，牢牢抓住“創(chuàng)造性的整體審查原則”可以幫助審查員得出較為客觀和公正的結(jié)論這一觀點。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性審查 技術(shù)領(lǐng)域差異 創(chuàng)造性的整體審查原則

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2016）07（b）-0000-00

眾所周知，專利審查質(zhì)量對技術(shù)創(chuàng)新具有重大影響1，而創(chuàng)造性評判又是發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中最有可能引起爭議的一個環(huán)節(jié)，因而在創(chuàng)造性審查實踐中如何提高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致性一直都是局內(nèi)的重要課題。發(fā)明專利實質(zhì)審查員在創(chuàng)造性審查實踐中，特別是面對轉(zhuǎn)用發(fā)明時，經(jīng)常遇到的一種情形是：權(quán)利要求的全部或主要技術(shù)特征被對比文件所公開，但該對比文件與本發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域存在差異。在這種情形下，審查員往往面臨著如何合理考慮技術(shù)領(lǐng)域的差異對發(fā)明專利申請創(chuàng)造性的影響這一難題。

1 理論探討

1.1 SIPO的相關(guān)規(guī)定

國家知識產(chǎn)權(quán)局頒布的《專利審查指南（2010）》（以下簡稱《指南》）第171頁規(guī)定：“在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待”（以下簡稱“創(chuàng)造性的整體審查原則”）?！吨改稀返?34頁針對“發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域”給出了如下說明：“發(fā)明或者實用新型的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案所屬或者直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，而不是上位的或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明或者實用新型本身”。

在對創(chuàng)造性審查實踐的具體指導(dǎo)部分，《指南》在“三步法”的第一步“確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”中規(guī)定：“最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)?！贝送?，對于檢索的具體指導(dǎo)部分，《指南》又分別規(guī)定了“通常，審查員在申請的主題所屬的技術(shù)領(lǐng)域中進(jìn)行檢索，必要時應(yīng)當(dāng)把檢索擴(kuò)展到功能類似的技術(shù)領(lǐng)域”、“審查員應(yīng)當(dāng)檢索發(fā)明專利申請在中國提出申請之日以前公開的所有相同或相近技術(shù)領(lǐng)域的專利文獻(xiàn)和非專利文獻(xiàn)”、“對申請的其他應(yīng)檢索的主題，應(yīng)當(dāng)在其所屬和相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域采用類似的方法進(jìn)行檢索”。可見，在實操環(huán)節(jié)，《指南》要求審查員考慮“功能類似”、“相近”或者“相關(guān)”技術(shù)領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)嵸|(zhì)上也就是《指南》第171頁給出的“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的基本定義中提到的“其他技術(shù)領(lǐng)域”。

從SIPO的相關(guān)規(guī)定中我們可以看到，《指南》要求審查員在評價發(fā)明的創(chuàng)造性時考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域，同時審查員采用的對比文件又可以來自于“其他技術(shù)領(lǐng)域”。由于《指南》沒有給出對于審查實踐更具指導(dǎo)性的原則或建議，因而在實踐中難免出現(xiàn)審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一致的現(xiàn)象。

1.2 EPO及USPTO的相關(guān)規(guī)定

EPO《審查指南》在第G部分第VII章第6節(jié)“現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合”中規(guī)定：“在確定兩個或者更多不同的披露的組合是否明顯時，審查員應(yīng)當(dāng)考慮下列情況：（1）文獻(xiàn)的內(nèi)容對于要解決該技術(shù)問題的所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，組合是可能還是不可能；（2）文獻(xiàn)是否來自相似、相鄰或相遠(yuǎn)離的技術(shù)領(lǐng)域；（3）如果存在可信的基礎(chǔ)讓所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員把同一文獻(xiàn)中的不同部分組合起來，那么把同一文獻(xiàn)的兩部分或者多個部分組合起來就是顯而易見的。一般來說，兩份文獻(xiàn)相組合，其中一份文獻(xiàn)清楚無誤的提到了另一份文獻(xiàn)（提及的參考文獻(xiàn)被作為是披露的組成部分），該組合是顯而易見的”。更具體的建議出自Case Law中的T 176/84判例：“當(dāng)審查創(chuàng)造性時，如果相近技術(shù)領(lǐng)域以及更廣泛的通用技術(shù)領(lǐng)域中有相同或相似的技術(shù)問題被提出，并且如果技術(shù)人員能夠被期待知道這些領(lǐng)域，他會像考慮所屬領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)一樣去考慮相近技術(shù)領(lǐng)域以及更廣泛的通用技術(shù)領(lǐng)域”以及T 195/84判例：“進(jìn)一步說明當(dāng)專利申請利用通用領(lǐng)域的技術(shù)手段在其所屬領(lǐng)域解決問題時，考慮范圍應(yīng)該包括非專有領(lǐng)域（通用領(lǐng)域）。這些解決通用技術(shù)問題的手段應(yīng)該是任何專有領(lǐng)域技術(shù)人員能夠知曉的”。

KSR 案之后，美國專利局也根據(jù) KSR 的判決對審查指南做了修改。2007 年10 月 10 日，美國專利局公布了針對創(chuàng)造性審查的新的審查指南。新指南強調(diào)了非顯而易見性審查的基礎(chǔ)仍然是“Graham 四要素”，但其中指出，審查員在作顯而易見性判斷時應(yīng)當(dāng)關(guān)注相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在發(fā)明當(dāng)時己知道的知識，以及在了解該知識后，預(yù)期該人員能合理地做出的事項。而這些知識和技能可以來自于己記載的現(xiàn)有技術(shù)以及本領(lǐng)域的公知常識。因此，審查員在考察 Graham 第一要素，即確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容時，檢索范圍除了與申請文件聲稱的技術(shù)領(lǐng)域或者與申請文件聲稱的具體問題相關(guān)的領(lǐng)域以外，還包括有可能預(yù)期到的其他領(lǐng)域或者與具體問題不同的領(lǐng)域?，F(xiàn)有技術(shù)不能僅僅限于所采用的參考文獻(xiàn)，還包括本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識2。

由此可以看出，無論是EPO還是USPTO也都要求審查員在評價發(fā)明的創(chuàng)造性時考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域，同時審查員采用的對比文件又可以來自于“其他技術(shù)領(lǐng)域”。

背景技術(shù)及缺陷：目前市場上使用的焊絲包裝用桶一般是用牛皮紙卷成圓筒狀，加上用木板制作的底板封底，上蓋用鍍鋅帶鋼制成；通過裝桶機(jī)將焊絲一圈一圈連續(xù)落入桶內(nèi)，直至裝到指定重量；因焊絲是金屬材料，在貯存時對防潮性要求較高，而包裝桶是用紙質(zhì)材料制作，防潮性較差，可能會導(dǎo)致焊絲生銹。

技術(shù)方案：一種焊絲包裝用紙桶，其包括：桶底，安裝于桶底上的桶體及桶芯，所述桶體與桶芯之間形成收容焊絲的收容空間，其特征在于：所述桶體位于收容空間內(nèi)的側(cè)面及所述桶底位于收容空間內(nèi)的底面均覆有一層鋁箔紙膜。

對比文件1：CN202124159U，公開了一種焊絲包裝用紙筒10，其包括：桶底，安裝于桶底上的桶體及桶芯，所述桶體與桶芯之間形成收容焊絲的收容空間，配置在前述外筒的內(nèi)側(cè)及所述桶底內(nèi)側(cè)使之包圍前述內(nèi)筒的樹脂薄膜制的袋，從而起到了防潮的作用。

權(quán)利要求與對比文件1的區(qū)別特征是：所述桶體位于收容空間內(nèi)的側(cè)面及所述桶底位于收容空間內(nèi)的底面均覆有一層鋁箔紙。

對比文件2：CN2102251U，公開了一種餅干包裝桶，所述包裝桶為紙筒，其具有：桶底，安裝于桶底上的桶體，所述桶體與桶底之間形成收容餅干的收容空間，所述桶體位于收容空間內(nèi)的側(cè)面及所述桶底位于收容空間內(nèi)的底面均覆有一層鋁箔紙膜，其解決了用紙筒盛放餅干容易受潮的技術(shù)問題。

問題：對比文件1和對比文件2的結(jié)合是否可以用以否定本申請的創(chuàng)造性。

對于上述問題，有一種觀點認(rèn)為：兩者領(lǐng)域差異較大，因此對比文件 2 不能給出結(jié)合啟示。對此，筆者認(rèn)為根據(jù)《指南》對“發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域”做出的說明，對比文件2與本申請確實不屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，但是二者的上位領(lǐng)域應(yīng)該都是紙筒包裝領(lǐng)域，也就是說二者至少屬于“相近的領(lǐng)域”。基于本申請與對比文件1的區(qū)別特征（采用鋁箔紙膜替代樹脂薄膜），可以確定本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是：如何改善紙筒的防潮效果。而對比文件2也正是為了防止紙筒內(nèi)的物品受潮，而在紙筒內(nèi)壁覆上了一層鋁箔紙膜。換句話說，對比文件2與本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題相同，并且可以產(chǎn)生同樣的技術(shù)效果。進(jìn)一步考慮，紙桶是通用領(lǐng)域中常見的包裝結(jié)構(gòu)，由于紙的固有物理化學(xué)性質(zhì)，所有紙桶都面臨著容易受潮的技術(shù)問題，因而所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對如何改善紙筒的防潮效果的技術(shù)問題時，轉(zhuǎn)而到使用紙桶作為包裝結(jié)構(gòu)的更為常見的食品領(lǐng)域去尋找解決該問題的技術(shù)手段是順理成章的。最后，即使采用較為嚴(yán)苛的由美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）在司法實踐中提出的“教導(dǎo)-啟示-動機(jī)（TSM）”方法，對比文件2在披露了“紙筒內(nèi)壁覆上了一層鋁箔紙膜”這一手段的基礎(chǔ)上，也明確提出了采用該技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題（采用紙桶包裝的物品容易受潮）以及產(chǎn)生的有益效果（防潮），因而可以說對比文件2給出了明確的教導(dǎo)和啟示作用。綜上所述，本案的結(jié)論應(yīng)當(dāng)是沒有爭議的，即對比文件1與對比文件2的結(jié)合可以否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。

[案例二]

申請?zhí)枺?012101610886

發(fā)明名稱：一種現(xiàn)場進(jìn)行真空絕熱板封裝的裝置

背景技術(shù)及缺陷：真空絕熱板是一種超絕熱保溫材料，已廣泛適用于建筑外墻保溫領(lǐng)域，其由外部膜材和內(nèi)部芯材制造。目前，真空絕熱板在制作時， 通常是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)尺寸制作芯材深加工而成。然而實際施工時有部分墻體尺寸不規(guī)則，使得預(yù)先制備好的真空絕熱板無法使用。同時施工現(xiàn)場暫無配備適用于真空絕熱板的小型真空封裝 機(jī)，造成施工進(jìn)程減緩，墻體保溫效果降低。目前的真空絕熱板封裝裝置設(shè)備體積巨大、費用昂貴、各項指標(biāo)要求苛刻，僅適用于車間生產(chǎn)線上使用。本發(fā)明從實際應(yīng)用出發(fā)，設(shè)計了一種適用于真空絕熱板現(xiàn)場封裝的設(shè)備。

技術(shù)方案：一種現(xiàn)場進(jìn)行真空絕熱板封裝的裝置，其特征在于該裝置分為上下兩層，上層為真空封裝室，下層為機(jī)械控制室，該設(shè)備采用手動操作，可控制封裝蓋起落、真空度、熱封時間；真空封裝室與上蓋之間通過硅橡膠密封條密封，密封條的一半置于真空封裝室上法蘭內(nèi)，一半則露出封裝蓋；該裝置外形為圓柱形或長方形，優(yōu)先選用圓柱形；上層真空封裝室包括圓形封裝蓋及安裝于其上的真空壓力表和充氣閥，熱封條及安裝于其上的溫度測量傳感器；熱封條為上下兩條，上熱封條被焊于封裝蓋內(nèi)部，下熱封條上帶有金屬加熱條，金屬條外包有隔熱玻纖布。

對比文件1：“壓縮式真空包裝機(jī)的設(shè)計開發(fā)”，張聰，輕工機(jī)械，2003年04期

公開了一種真空包裝機(jī)，整機(jī)主要為上下兩層，上層為真空封裝室，下層為內(nèi)置于主機(jī)中的真空系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等（相當(dāng)于本申請的機(jī)械控制室），采用手動操作按鈕，可使室蓋作上下垂直開合運動（控制封裝蓋起落）；并且采用“真空時間繼電器”計時方式來確定真空室所需要的真空度（控制真空度）；熱封時間由“熱封時間繼電器”控制，到達(dá)一定時間后，熱封板會自動斷電使其自然冷卻（控制熱封時間），通過上述方式從而控制封裝蓋起落、真空度以及熱封時間；室蓋與室座之間采用硅膠條進(jìn)行端面周邊密封（即公開了本申請的真空封裝室與上蓋之間通過硅橡膠密封條密封）；真空包裝機(jī)外形為長方形；上層蓋體（即本申請的上層封裝蓋）以及安裝于其上的真空表（即本申請的真空壓力表）和封合膠墊（即本申請的熱封條）以及安裝于真空封裝室座的氣孔A（相當(dāng)于本申請的充氣閥）；熱封條為上下兩條，上熱封條固定于（對應(yīng)于本申請的被焊于）室蓋內(nèi)部，下熱封條上帶有鎳鉻合金加熱帶（即公開了本申請的金屬加熱條）。

權(quán)利要求與對比文件1的主要區(qū)別特征是：本申請所要求保護(hù)的是一種用于現(xiàn)場封裝真空絕熱板的真空封裝裝置。

申請人與審查員的主要爭議在于：申請人認(rèn)為權(quán)利要求所要保護(hù)的是一種“現(xiàn)場封裝真空絕熱板”的真空封裝裝置，雖然與對比文件1同屬于封裝裝置，但本申請針對真空絕熱板現(xiàn)場施工，并且材料性能，熱封性能，抽真空度各方面的要求都不一樣，本申請產(chǎn)品各方面都要求較高，本申請的裝置更適合本領(lǐng)域（真空絕熱板）施工現(xiàn)場的應(yīng)用。

問題：對比文件1與公知常識的結(jié)合是否可以用以否定本申請的創(chuàng)造性。

對于上述問題，有一種觀點認(rèn)為：雖然本申請所要求保護(hù)的是一種用于“現(xiàn)場封裝真空絕熱板”的真空封裝裝置，而對比文件1的真空包裝機(jī)可用于真空包裝紡織品，但是，對比文件1所公開的“真空包裝機(jī)”與權(quán)利要求1所請求保護(hù)的“一種現(xiàn)場進(jìn)行真空絕熱板封裝的裝置”都屬于“封裝裝置”領(lǐng)域，都是采用先將待包裝件進(jìn)行可靠的抽真空再進(jìn)行熱封的方式進(jìn)行真空包裝，其工作原理是一致的，且?guī)Оb的物件都具有類似的結(jié)構(gòu)；封裝裝置各方面性能是應(yīng)其所封裝的產(chǎn)品對象而設(shè)定的，況且，根據(jù)本申請說明書所公開的內(nèi)容與對比文件1所公開的內(nèi)容可知：首先，兩者所公開的真空封裝裝置其具體結(jié)構(gòu)組成非常相似，其控制方式相同，而且體積都比較小，都比較適合現(xiàn)場對產(chǎn)品進(jìn)行真空熱封；此外，兩者所公開的真空封裝裝置的封裝步驟也是相同的；再者，兩者所公開的真空封裝裝置所應(yīng)用的產(chǎn)品對象（真空絕熱板以及紡織品）都是采用的外包裝袋與內(nèi)置芯材的復(fù)合結(jié)構(gòu)；最后，在本領(lǐng)域中，要將封裝裝置用于某種特定的產(chǎn)品的時候，本領(lǐng)域技術(shù)人員必然要根據(jù)該特定產(chǎn)品要求對裝置做出相應(yīng)的選擇設(shè)計，據(jù)此，在將對比文件1中的真空封裝裝置用來對真空絕熱板進(jìn)行真空封裝的時候，根據(jù)真空絕熱板產(chǎn)品的特點以及其對封裝性能、真空度等方面的具體要求，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)對上述空封裝裝置進(jìn)行改進(jìn)使其應(yīng)用于真空絕熱板施工現(xiàn)場；綜上可知，本領(lǐng)域技術(shù)人員將對比文件1所公開的真空封裝裝置應(yīng)用于“現(xiàn)場進(jìn)行真空絕熱板封裝”，是不需要克服技術(shù)障礙的。

對此，筆者認(rèn)為根據(jù)《指南》對“發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域”做出的說明，本申請屬于建筑材料領(lǐng)域，而對比文件1實際上是屬于紡織領(lǐng)域，不應(yīng)當(dāng)將二者都過度上位概括為“封裝領(lǐng)域”。表面上看主要區(qū)別特征僅在于封裝對象不同，然而一旦結(jié)合要解決的技術(shù)問題以及取得的技術(shù)效果來看，該區(qū)別特征是不容忽視的，具體理由是：對比文件1用于紡織品的壓縮定型和真空封裝，其解決的是現(xiàn)有紡織品體積較大，不易儲運的技術(shù)問題，其處理對象為外包裝袋與內(nèi)置可壓縮的紡織品的復(fù)合結(jié)構(gòu)，在處理過程中，隨著外包裝袋內(nèi)壓力的降低，其內(nèi)部可壓縮紡織品的體積可減小75%，即減少至原體積的1/4，另外根據(jù)被處理對象所需達(dá)到的真空度要求不同，對比文件1中記載了經(jīng)過處理后的真空度達(dá)到0.097-0.0987MPa，其采用相對壓力進(jìn)行表示，將其換算成絕對壓力即4325Pa-2625Pa；而權(quán)利要求1的處理對象為外部的膜材和內(nèi)部的芯材共同復(fù)合而成的真空絕熱板，其解決的是現(xiàn)場施工過程中根據(jù)需要對真空絕熱板進(jìn)行裁切后封裝的技術(shù)問題，雖然也為兩層結(jié)構(gòu)，但其內(nèi)部的芯材起到了支撐骨架的作用，形狀不隨環(huán)境壓力的變化而發(fā)生改變，另外真空絕熱板的通常真空度低于10Pa；二者在抽真空作用體積變化的較大差異，導(dǎo)致二者在裝置的體積、內(nèi)部空間布局設(shè)計、以及對被處理對象的定位和夾持部件的設(shè)計均存在較大的差異，以及二者在真空度要求上的巨大差異導(dǎo)致二者所需設(shè)備的抽吸能力、密封效果、真空度的維持方式均大不相同。也就是一旦結(jié)合上要解決的技術(shù)問題以及取得的技術(shù)效果分析，該區(qū)別特征及其隱含信息將造成所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在將紡織領(lǐng)域的真空封裝裝置應(yīng)用到建筑材料領(lǐng)域需要克服技術(shù)上的困難，并且也將帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果，因而對比文件1并未給出這種技術(shù)啟示。

3 結(jié)語

經(jīng)過前文的分析可知，對于轉(zhuǎn)用發(fā)明等需要考慮技術(shù)領(lǐng)域差異的發(fā)明，雖然我國現(xiàn)行專利審查體系看似規(guī)定比較松散，審查標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，但是只要牢牢把握住“創(chuàng)造性的整體審查原則”，還是可以得出一個較為客觀與公正的結(jié)論。同時，筆者較為贊同何家棟在其學(xué)位論文中提出的觀點，即創(chuàng)造性審查時應(yīng)當(dāng)將問題發(fā)現(xiàn)的重要性列為重要考慮因素3。

參考文獻(xiàn)

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