Thomas L.Irving Stacy Lewis 王寧玲

美國聯(lián)邦巡回上訴法院判例法在醫(yī)藥專利訴訟中，明確采用了“先導(dǎo)化合物”分析方法決定小分子醫(yī)藥專利的顯而易見性。

專利是創(chuàng)新醫(yī)藥公司的生命線。專利的有效性對于創(chuàng)新醫(yī)藥公司的生存和在市場上的競爭力至關(guān)重要。因此，醫(yī)藥領(lǐng)域美國專利的非顯而易見性（即創(chuàng)造性）的判定也成為一個廣受關(guān)注的議題。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）判例法在醫(yī)藥專利訴訟中明確采用了“先導(dǎo)化合物”分析方法決定小分子醫(yī)藥專利的顯而易見性。該方法的著手點是，判斷專利有效性的異議人提出的在先技術(shù)化合物（“先導(dǎo)化合物”）是否是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員選擇作為后續(xù)創(chuàng)新出發(fā)點的化合物。

雖然人們對聯(lián)邦巡回上訴法院是否妥當(dāng)應(yīng)用先導(dǎo)化合物分析存在爭議，但先導(dǎo)化合物分析確實有助于避免不被允許的后見之明。后見之明可能在以下情況下出現(xiàn)：通過識別與專利主張化合物結(jié)構(gòu)相似的化合物，提出對前述化合物的適當(dāng)修改從而得到專利主張化合物，由此來選擇主要的在先技術(shù)參考文獻(xiàn)。僅靠結(jié)構(gòu)相似性本身，不能解釋本領(lǐng)域普通技術(shù)人員（即一個了解發(fā)明做出時所有相關(guān)在先技術(shù)的假想人物）為何會選擇結(jié)構(gòu)最相似的化合物作為后續(xù)研發(fā)的出發(fā)點。

先導(dǎo)化合物分析明確質(zhì)疑所選主要參考文獻(xiàn)是否確實是顯而易見性分析的適當(dāng)出發(fā)點，即考慮既有的在先技術(shù)知識，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會選定作為后續(xù)研發(fā)出發(fā)點的先導(dǎo)化合物。在Otsuka Pharmaceutical Co.， Ltd. v. Sandoz， Inc.，678 F.3d 1280一案中， 聯(lián)邦巡回上訴法院于2012年明確闡述了兩步法分析：（1） 先判定普通藥劑師是否會選擇主張的在先技術(shù)化合物作為先導(dǎo)化合物或者出發(fā)點進(jìn)行后續(xù)研發(fā)；（2） 再判斷前述在先技術(shù)是否提供理由或動機，促使普通技術(shù)人員修改先導(dǎo)化合物以得到專利主張的化合物，且具有合理的成功預(yù)期。

案例：“先導(dǎo)化合物”分析法應(yīng)用

目前，在根據(jù)《美國發(fā)明法案》（AIA）提起的授權(quán)后專利復(fù)議程序中，尤其是雙方復(fù)議程序（IPR）和授權(quán)后復(fù)議程序（PGR）中，美國專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會（PTAB）也正積極采用先導(dǎo)化合物分析，并依賴聯(lián)邦巡回上訴法院判例法。

舉例來說，在Apotex Inc. v. Merck Sharp & Dohme Corp.案， IPR2015-00419，文件14，第11頁（專利審判和上訴委員會，2015年6月25日），針對Merck對一種用于治療炎癥性疾病、疼痛或偏頭痛、哮喘和嘔吐的一類速激肽受體拮抗劑的專利權(quán)利要求，Apotex提出質(zhì)疑。Apotex依賴的主要在先技術(shù)披露了一類速激肽受體拮抗劑，該在先技術(shù)列舉了

601種屬于同類范圍的化合物。一個次級參考文獻(xiàn)據(jù)稱提供了利用亞磷酰胺前藥對福沙吡坦母體化合物（主要參考文獻(xiàn)中披露的601種化合物中的一種）做出修改以實現(xiàn)專利主張發(fā)明的動機。

專利權(quán)人遞交了專利權(quán)人初步回復(fù)，辯稱本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不會基于所主張的主要參考文獻(xiàn)研發(fā)速激肽受體拮抗劑，而且即便本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會基于所主張的主要參考文獻(xiàn)開始研發(fā)，也不會從601種化合物中挑選出所需的一種特定化合物。此外，專利權(quán)人還提供了在發(fā)明做出時、有關(guān)其他更有前景的先導(dǎo)化合物的大量在先技術(shù)探討的證據(jù)。

專利審判和上訴委員會基于顯而易見性駁回了雙方復(fù)議請求，認(rèn)定請求人未解釋本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為何會從在先技術(shù)披露的601種化合物中挑選特定的一種進(jìn)行后續(xù)的研發(fā)。即便是在先技術(shù)披露的優(yōu)選替代物也包含數(shù)百種可能的選擇。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不僅必須選擇所主張的先導(dǎo)化合物的每一種替代物，還必須同時選擇所有替代物。

在Sawai USA， Inc. v. Nissan Chemical Industries Ltd.，，IPR2015-01647（專利審判和上訴委員會，2016年2月4日）中，針對Nissan對含有一個喹啉環(huán)的甲羥戊酸內(nèi)酯衍生物及其用于減輕高血脂、高脂蛋白血癥或動脈粥樣硬化的用法主張的專利權(quán)利要求，Sawai提出質(zhì)疑。專利審判和上訴委員會因為不同意請求人做出的先導(dǎo)化合物分析，駁回了雙方復(fù)議請求。

請求人辯稱一個次級參考文獻(xiàn)為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員提供了修改請求人的先導(dǎo)化合物（即Picard例3）以得出專利主張化合物的動機。專利審判和上訴委員會認(rèn)定請求人未提供證據(jù)證明具體功效、暗示該化合物應(yīng)充當(dāng)先導(dǎo)化合物。相反，Picard參考文獻(xiàn)披露的數(shù)據(jù)涉及的化合物與Picard例3化合物相差甚遠(yuǎn)。

請求人選擇Picard例3似乎是基于結(jié)構(gòu)相似性，然而僅憑結(jié)構(gòu)相似性本身根本不足以得出先導(dǎo)化合物的選擇。此外，即便假設(shè)Picard例3是適當(dāng)?shù)某霭l(fā)點，專利審判和上訴委員會認(rèn)定，請求人并未合理地解釋本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為何會選擇做出專利主張化合物所要求的特定修改。

可選擇的專利權(quán)人初步回復(fù)

對專利權(quán)人而言，駁回雙方復(fù)議請求就意味著全勝——因為程序沒有啟動，被質(zhì)疑的權(quán)利要求即可保持有效。目前，美國專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會啟動雙方復(fù)議程序的比率約為70%，如果程序啟動，權(quán)利要求撤銷率接近80%。

盡管目前在醫(yī)藥領(lǐng)域，程序啟動率和權(quán)利要求撤銷率略低（程序啟動率和權(quán)利要求撤銷率大約為60%），但爭取駁回請求仍是專利權(quán)人面臨雙方復(fù)議請求時的主要目標(biāo)?？蛇x擇的專利權(quán)人初步回復(fù)是專利權(quán)人告知專利審判和上訴委員會請求應(yīng)予駁回的一種手段。

如果在雙方復(fù)議請求中面臨顯而易見性的質(zhì)疑，專利權(quán)人可利用可選擇的專利權(quán)人初步回復(fù)對請求人主張作為研發(fā)出發(fā)點的先導(dǎo)化合物提出質(zhì)疑。質(zhì)疑的理由可以是：不能證明選擇的出發(fā)點比其他出發(fā)點有更好的效果，與其他潛在出發(fā)點相比缺乏預(yù)期的特點（或者存在負(fù)面的特點），相比于其他潛在出發(fā)點研發(fā)需要更復(fù)雜的修改，或者未解釋為何會選擇特定的修改。

如果技術(shù)的不可預(yù)測性或者缺乏合理的成功預(yù)期可以幫助說服專利審判和上訴委員會， 本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不會選擇請求人主張的先導(dǎo)化合物進(jìn)行修改進(jìn)而得出專利主張化合物，專利權(quán)人還可以依賴這種與某些本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可用出發(fā)點相關(guān)的不可預(yù)測性和成功可能性做出論證。這可能是導(dǎo)致請求駁回的重要依據(jù)。