周曉娜

（100080　北京海虹嘉誠知識產權代理有限公司　北京）

關于無效訴訟中外觀設計作為現(xiàn)有技術使用的討論

周曉娜

（100080北京海虹嘉誠知識產權代理有限公司北京）

專利法第二十二條對發(fā)明和實用新型的授權條件作出了如下規(guī)定：

授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。

新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。

本法所稱現(xiàn)有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

上述的專利法第二十二條是發(fā)明和實用新型的授權條款，同時也是無效訴訟中用來無效發(fā)明和實用新型的重要條款。但是在無效訴訟實務中，對于發(fā)明和實用新型的無效，很少有請求人采用外觀設計作為證據(jù)的案例，分析其原因主要如下：

專利法第二條分別對發(fā)明、實用新型和外觀設計作出了如下的定義：

本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計。

發(fā)明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。

根據(jù)專利法第二條的定義，大多數(shù)的請求人認為：發(fā)明和實用新型在本質上是一種技術方案；而外觀設計在本質上是一種新設計，并且是富有美感并適于工業(yè)應用的新設計，新設計顯然不同于技術方案，當然不能作為現(xiàn)有技術使用。

而筆者認為：當外觀設計的圖片或者照片并結合名稱、簡要說明，能夠直接地、毫無異議地確定其部件的名稱、形狀、結構、位置關系、設置功能或作用等，則構成公開發(fā)明或實用新型的技術方案，可作為無效發(fā)明或實用新型的現(xiàn)有技術使用，理由主要如下：

首先：從新設計或者從富有美感的新設計的定義便推導出不是技術方案是片面的。在外觀設計的定義中，明確規(guī)定了其是對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。那么，新設計必然包括了形狀或圖案要素。而實用新型是對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適用于實用的新的技術方案。那么，實用新型的技術方案可包括單純的形狀要素；也可同時包括構造要素當然也可包括形狀要素和構造要素的結合。而發(fā)明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案，當針對產品或者其改進提出的新的技術方案時，特別地對產品的形狀、構造或者其結合提出新的技術方案時，發(fā)明的技術方案可包括單純的形狀要素，也可同時包括構造要素當然也可包括形狀要素和構造要素的結合。所以，當實用新型或發(fā)明的技術方案包括單純的形狀要素，或者同時包括構造要素或者包括形狀要素和構造要素的結合時，在理論上有可能被外觀設計的形狀或圖案要素或者兩者的結合公開；此時，作為現(xiàn)有技術的外觀設計顯然可以作為無效中發(fā)明或實用新型的現(xiàn)有技術證據(jù)使用。

其次，舉個假想的簡單的例子。目前，在售賣熱飲時，盛裝熱飲的杯蓋上設置有一個作為飲用口的小開口，小開口設置在杯蓋的非中心位置而是靠近杯壁處，取代了現(xiàn)有技術中盛裝冷飲的杯蓋的中心位置處的十字開口用以插入吸管。假設，張三首先申請了盛裝熱飲的杯子的外觀設計，在外觀設計的俯視圖中顯示有杯蓋的飲用口，外觀設計授權后，李四針對該技術方案申請了實用新型或者發(fā)明，并最終獲得了授權。張三在看到了李四申請的實用新型或者發(fā)明專利授權后，對其提出了無效請求，并使用了自己的外觀設計專利作為證據(jù)。筆者認為，在這種情況下，實用新型或者發(fā)明專利的技術方案是在杯蓋上設置有一個作為飲用口的小開口，小開口設置在杯蓋的非中心位置而是靠近杯壁處；外觀設計的俯視圖中顯然可以看出在杯蓋的靠近杯壁處留有一小開口，并可毫無異議地得出其小開口是作為飲用口使用的。那么，在這個例子中，外觀設計顯然可在無效訴訟中作為現(xiàn)有技術的證據(jù)使用，并可無效掉在后的實用新型或者發(fā)明專利。在這個例子中，外觀設計的杯蓋上設置小開口的形狀公開了實用新型或者發(fā)明的形狀要素或者也可認為是構造要素，外觀設計的杯蓋上的小開口的設置位置公開了實用新型或者發(fā)明的構造要素。

下面，我們具體分析一個真實的案例，分別從請求人、專利權人和合議組的角度來看外觀設計在無效訴訟中作為證據(jù)的使用情況。

案件號：4W104162，無效決定號：28924。

在對專利號ZL201010207216.7發(fā)明名稱“釣魚用旋轉卷線器”的發(fā)明專利的無效訴訟中，請求人提交的證據(jù)2，其為公開日為2008年09月29日，登記號為JPD1340736S的日本外觀設計專利。并且無效請求人認為：證據(jù)2和公知常識的結合能夠破壞權利要求的創(chuàng)造性。而專利權人在答辯中認為：證據(jù)2作為外觀設計專利文獻，對于本專利權利要求的技術方案既無明確記載，也不能由其所公開的內容中直接地、毫無疑義地確定。而合議組認為：外觀設計是產品的外觀設計，其載體是產品，雖然外觀設計專利所要求保護的不是具體技術方案，但是確定其所披露的具體內容則應該從本領域技術人員的角度出發(fā)，若本領域技術人員根據(jù)外觀設計專利的圖片或照片并結合其簡要說明，能夠直接地、毫無疑義地確定其部件的名稱、結構、位置關系以及功能和作用等技術要素以及它們結合所形成的技術方案，則應該認為其是該外觀設計所披露的內容。對于外觀設計專利能否用于評價發(fā)明或實用新型專利的新穎性/創(chuàng)造性，合議組認為，外觀設計專利所要求保護的客體雖然是產品外觀的設計，但是外觀設計專利的圖片或照片通常能夠在一定程度上反映出產品外部結構等技術要素，若本領域技術人員根據(jù)外觀設計專利的圖片或照片并結合其簡要說明，能夠直接地、毫無疑義地確定其部件的名稱、結構、位置關系以及功能和作用等技術要素以及它們結合所形成的技術方案，則應該認為該外觀設計專利可以用于評價發(fā)明或者實用新型專利的創(chuàng)造性。因此，對于本領域技術人員來說，在證據(jù)2的基礎上結合本領域公知常識得到權利要求1所要求保護的技術方案是顯而易見的，權利要求1所要求保護的技術方案不具有突出的實質性特點和顯著的進步，因而不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。最終，涉案專利被作為證據(jù)使用的外觀設計結合公知常識無效。

通過以上分析，我們可以得出的結論是：在無效訴訟中，外觀設計并非不能作為證據(jù)使用而被一棍打死，當外觀設計公開的內容能夠反映出涉案專利的相關技術特征，則外觀設計作為證據(jù)則是更為直接、有力的無效手段。