曲桂芳，趙曉紅，肖 東

(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京100190)

創(chuàng)造性是授予專利權(quán)的必要條件之一，業(yè)界公認專利制度的公共政策選擇主要依賴創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)來實現(xiàn)。美國也曾走過這樣一個歷程，即從1982年設(shè)立統(tǒng)一的專利上訴法院，到擴大可專利保護的范圍以及放松對專利權(quán)的反壟斷控制等一系列調(diào)整，大大恢復(fù)了美國的創(chuàng)新能力，也隨之帶來了一些問題，這導(dǎo)致20世紀90年代中期后美國又進行了新的一輪調(diào)整，其中包括提高授予專利權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)。這種提高集中體現(xiàn)于反對僵硬、機械執(zhí)行TSM準(zhǔn)則。

在中國，有觀點認為目前中國技術(shù)進出口差額巨大、對外技術(shù)依存度高，應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)日本20世紀90年代之前的“圍堵戰(zhàn)略”，降低創(chuàng)造性的評價標(biāo)準(zhǔn)，利用其激勵在短時間內(nèi)提升專利數(shù)量。還有觀點認為創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)不高，導(dǎo)致中國申請量大、授權(quán)專利過多、質(zhì)量不高，從而引發(fā)專利權(quán)濫用的危害大，如基礎(chǔ)專利與改進專利之間的抵牾、專利“圍毆”等問題。中國在該問題上何去何從，如何將創(chuàng)造性的門檻與我國的科技、經(jīng)濟、社會發(fā)展緊密、有機結(jié)合起來，從而有利于我國近期乃至中長期的持續(xù)發(fā)展是個復(fù)雜的系統(tǒng)問題。

1 創(chuàng)造性審查原則的兩個方面

1．1 中國的相關(guān)規(guī)定與國際標(biāo)準(zhǔn)

中國《專利法》第22條第3款明確了發(fā)明的創(chuàng)造性，其中:“突出的實質(zhì)性特點”是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有實質(zhì)性的區(qū)別，該實質(zhì)性的區(qū)別必須經(jīng)過創(chuàng)造性思維活動才能獲得，非顯而易見;“顯著的進步”是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有良好、有益的效果，該效果的含義是廣泛的，不僅包括技術(shù)角度，也包括社會意義的角度。根據(jù)上述規(guī)定，發(fā)明創(chuàng)造性審查必須同時滿足以上兩方面的要求。

對于上述兩方面要求，是否需要分別獨立地進行判斷，是否只有分別達到一定標(biāo)準(zhǔn)，才能得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論?《歐洲專利公約》第52條以及美國《專利法》第103條都采用“是否顯而易見”的判斷標(biāo)準(zhǔn)(此“顯而易見”并非中國《專利審查指南2010》［1］判斷“突出的實質(zhì)性特點”中的顯而易見)，即只有一方面的要求，具體判斷時這些國家既可以考慮技術(shù)方案本身的區(qū)別是否足夠大，也可以考慮該技術(shù)方案能否產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，兩者都是表明非顯而易見的重要因素。對于一項具體發(fā)明來說，兩個方面中可能有一個方面更為突出，突出部分則對確認創(chuàng)造性起到較大的影響。由此可見，國際上普遍采用創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)是將兩個方面綜合考慮，沒有規(guī)定兩者分別需要達到何種程度。我國一直注意在創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)上與國際一致，因此實際上采取的是與國際標(biāo)準(zhǔn)基本相同的標(biāo)準(zhǔn)［2］。

審查指南上規(guī)定創(chuàng)造性的審查原則是:“審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，同時還應(yīng)審查發(fā)明是否具有顯著的進步”。其中對于“突出的實質(zhì)性特點”判斷，即顯而易見性判斷采用了“三步法”的判斷方法(此顯而易見性并非《歐洲專利公約》或美國《專利法》中的“顯而易見”)，而對于“顯著的進步”判斷，僅給出了幾種具有顯著進步的例子［1］。

審查指南上還規(guī)定在評價發(fā)明創(chuàng)造性時，不僅要考慮技術(shù)方案本身，而且要考慮發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待［1］。該整體評價原則中所涉及的4個要素也不同程度地與“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”分別相關(guān):其中技術(shù)問題、技術(shù)領(lǐng)域和技術(shù)方案與“突出的實質(zhì)性特點”判斷更相關(guān)，而“技術(shù)效果”則與“顯著的進步”判斷更相關(guān)，故整體判斷的原則也是從操作層面體現(xiàn)出對于上述兩個方面的綜合考慮。

1．2 哪一方面更重要

一般來說，審查實踐中審查員更注重“突出的實質(zhì)性特點”，因為就判斷的客觀性而言，“三步法”的判斷方法為其提供了盡可能統(tǒng)一、客觀的標(biāo)準(zhǔn)。而對于是否產(chǎn)生有益的效果以及該效果顯著到了何種程度，不僅要從技術(shù)角度看，而且要從社會意義上看，是個相對復(fù)雜、難以簡單衡量的因素，而且目前我國從法、細則到審查指南對此并未給出更便于統(tǒng)一、更有利于操作的具體方法，審查員也很難直接獲取支持該方面的信息或證據(jù)。故審查實踐中，“突出的實質(zhì)性特點”判斷對發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論影響較大，而“顯著的進步”是作為一種例外情況補充存在的。

表1對于創(chuàng)造性判斷的兩個方面作了具體的劃分。

表1 創(chuàng)造性判斷兩個方面的具體劃分

綜合來說，如果發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)非顯而易見，則發(fā)明具備創(chuàng)造性，不排除例外情形，即明確可以認定發(fā)明在所有方面均不具有任何有益的效果(這只是理論上的可能，實踐中筆者并未發(fā)現(xiàn)如此案例)。那反過來說，如果發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見，是否就一定不具備創(chuàng)造性呢?以上述邏輯推理，非也。有可能存在技術(shù)構(gòu)成上區(qū)別不大，即相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見，但效果良好，即顯著的進步更為突出使得發(fā)明綜合來看具備創(chuàng)造性的例外，例如一種新的化學(xué)藥品，其化學(xué)結(jié)構(gòu)與已知物質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)區(qū)別可能是細小的，從技術(shù)方案本身看，區(qū)別或許不夠突出，但該藥品治療某種疾病的效果十分顯著，是人們所未曾預(yù)料的，則仍然認為符合創(chuàng)造性地標(biāo)準(zhǔn)。上述的例外情形一般是需要申請人補充相關(guān)信息充分予以說明，從而使得審查員信服，但實踐中被審查員接受的難度較大。

總體來看，理論上創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)是綜合兩個方面來看，但就當(dāng)前的可操作層面而言，“突出的實質(zhì)性特點”在其中占主導(dǎo)地位，對結(jié)論的影響更大。

2 幾種特定類型發(fā)明

作為對“三步法”判斷方式僅側(cè)重對“突出的實質(zhì)性特點”判斷的一種補充，審查指南中進一步例舉了幾種不同類型的發(fā)明以及創(chuàng)造性判斷時需要考慮的其他因素，從其給出的分析過程可以看出目的是重點補充了對于“顯著的進步”的考慮［1］。

2．1 不考慮“顯著的進步”

開拓性發(fā)明，是指一種全新的技術(shù)方案，在技術(shù)上史無前例，類似“基礎(chǔ)專利”。顧名思義，上述定義顯然是側(cè)重了“突出的實質(zhì)性特點”這一方面，即只需分析技術(shù)上的差別足夠大，達到不存在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)，則直接可得出具有“突出的實質(zhì)性特點”而且達到了具備創(chuàng)造性的高度，而無需繼續(xù)分析是否有“顯著的進步”。

2．2 同時考慮“顯著的進步”

組合發(fā)明，是指組合某些技術(shù)方案，形成一項新的技術(shù)方案。審查指南上規(guī)定在判斷創(chuàng)造性時需要考慮:“組合后的各技術(shù)特征在功能上是否彼此支持、組合的難易程度、是否存在組合啟示以及組合后的技術(shù)效果等”［1］。顯然單純從技術(shù)的角度來看組合本身，一般而言僅根據(jù)組合難度、組合的啟示、彼此有一定功能支持任一或全部都很難認定其具有“突出的實質(zhì)性特點”并達到了具備創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)，這里大部分情況下需要綜合考慮“顯著的進步”，即輔助技術(shù)效果的考慮，如果取得了新的技術(shù)效果或者總的效果更優(yōu)越則具備創(chuàng)造性。

轉(zhuǎn)用發(fā)明，指將某一領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)轉(zhuǎn)用到其他技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明。審查指南上規(guī)定在判斷創(chuàng)造性時需要考慮:“轉(zhuǎn)用的領(lǐng)域遠近、是否存在啟示、轉(zhuǎn)用的難易程度、是否需要克服技術(shù)上的困難、帶來的技術(shù)效果等”［1］。類似組合發(fā)明，單純從技術(shù)角度看轉(zhuǎn)用的上述一個或幾個方面，除了需要克服技術(shù)上的困難以外，其他情況很難認定其具有“突出的實質(zhì)性特點”從而具備創(chuàng)造性，這里多數(shù)情況下需要同時考慮“顯著的進步”，即輔助技術(shù)效果的考慮，如果克服了原領(lǐng)域中未曾遇到的困難或取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則具備創(chuàng)造性。

要素變更發(fā)明，包括要素關(guān)系改變、要素替代、要素省略。審查指南上規(guī)定，在判斷創(chuàng)造性時需考慮:改變、替代、省略是否存在技術(shù)啟示，其技術(shù)效果是否可以預(yù)料。與上述兩種發(fā)明類似，單純從技術(shù)角度看要素變更的上述一個或幾個方面，除了省去一個或幾個要素仍保持原有功能外，其他情況很難認定其具有“突出的實質(zhì)性特點”從而具備創(chuàng)造性，這里多數(shù)情況下需要同時考慮“顯著的進步”，即輔助效果的考慮，如果取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則具備創(chuàng)造性。

2．3 主要考慮“顯著的進步”

選擇發(fā)明，是指從現(xiàn)有技術(shù)的寬范圍中有目的地選出窄范圍或個體。由于是從現(xiàn)有技術(shù)給出的范圍內(nèi)進行選擇，換角度而言現(xiàn)有技術(shù)給出的寬范圍就是供人選擇用的，所以僅從技術(shù)角度很難得出這種選擇具有“突出的實質(zhì)性特點”并達到了具備創(chuàng)造性的高度。對其進行創(chuàng)造性判斷時，選擇帶來的預(yù)料不到的技術(shù)效果是考慮的主要因素。如果選擇使得發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果則具備創(chuàng)造性。

已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明，即將已知產(chǎn)品用于新目的的發(fā)明，一般是作為方法權(quán)利要求存在的，用于新用途的目的就是取得新的效果，那側(cè)重判斷這種新效果是否預(yù)料不到，即通過技術(shù)效果判斷“顯著的進步”是否達到，從而判斷是否具備創(chuàng)造性。

審查指南規(guī)定了判斷創(chuàng)造性時需要考慮的4種其他因素:發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終沒有獲得成功的技術(shù)難題;發(fā)明克服了技術(shù)偏見;發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果;發(fā)明在商業(yè)上取得成功，而且成功是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導(dǎo)致的。上述4種情況下發(fā)明具備創(chuàng)造性［1］。這4種情況應(yīng)該說都是側(cè)重“顯著的進步”這方面分析，足以說明發(fā)明具備創(chuàng)造性，而即使“突出的實質(zhì)性特點”也有所欠缺。

3 終端顯示領(lǐng)域微創(chuàng)新在尋求專利保護過程中遇到的困難及應(yīng)對舉措

我國的終端顯示領(lǐng)域起步較晚，一些基礎(chǔ)性、核心性技術(shù)已經(jīng)被國外用戶所壟斷，并且對這些技術(shù)構(gòu)筑了堅實的專利壁壘，而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能終端技術(shù)的飛速發(fā)展，為國內(nèi)廣大廠商提供了難得的機遇，如何把握住這些機遇，從而繞開壁壘，獨辟蹊徑，為自身謀求更多發(fā)展空間并獲得更多的利益增長點則是所面臨的亟待解決的問題。因此，越來越多的廠商更加注重在終端顯示相關(guān)技術(shù)中進行“微創(chuàng)新”以為自身帶來新的活力與前景。現(xiàn)有文章更多地探討了該領(lǐng)域創(chuàng)造性的尺度，但尚無定義微創(chuàng)新，并側(cè)重從“顯著的進步”角度客觀評價其創(chuàng)造性的文章［3-5］。

3．1 什么是微創(chuàng)新

產(chǎn)品是由用戶需求和用戶體驗構(gòu)成的，需求是這個產(chǎn)品能做什么，而體驗是不但能用，而且用起來很方便、愉悅。需求和體驗都做得好，才是好產(chǎn)品，才會有市場。舉例各種電子終端產(chǎn)品，iPad、iPhone等產(chǎn)品能做什么大同小異，但各廠家產(chǎn)品的用戶體驗度差異很大。實際上，微創(chuàng)新就是一系列創(chuàng)新的累積整合，在把握用戶需求的基礎(chǔ)上，對技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品功能、外觀形象等某一點上進行微小改進，進而帶來與眾不同的用戶體驗，最終實現(xiàn)產(chǎn)品的脫穎而出，獲得商業(yè)上的成功。

曾有互聯(lián)網(wǎng)老兵說，產(chǎn)品可以不完美，但是只要能打動用戶心里最甜的那個點，把一個問題解決好，有時候就是四兩撥千斤，這種單點突破就叫微創(chuàng)新。

3．2 微創(chuàng)新舉例

微創(chuàng)新1:有數(shù)據(jù)顯示，2013上半年70%電視節(jié)目不是從電視臺播出，是從互聯(lián)網(wǎng)收看的。電視機廠家發(fā)現(xiàn)這個商機，把一個小芯片植入傳統(tǒng)電視機上，這是一個微創(chuàng)新。這樣電視機能同時看網(wǎng)絡(luò)視頻。

微創(chuàng)新2:智能手機耗電，所以屏幕亮一段時間就會暗，但是大家經(jīng)常在上邊閱讀，看著看著屏幕暗了。最近三星手機S3上做了非常小的變動，在屏幕暗之前會把攝像頭打開，這時候手機像人一樣看一下用戶，發(fā)現(xiàn)你正在看就不把屏幕燈關(guān)掉。這個變動本質(zhì)是創(chuàng)新，但是非常小，用不一樣的解決方案解決耗電的問題。

類似舉例的微創(chuàng)新，單純從技術(shù)差異大小的角度評價其創(chuàng)造性，往往容易得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論?？删褪羌夹g(shù)變化如此小的微創(chuàng)新讓企業(yè)獲得巨大的市場份額，進而取得巨大的經(jīng)濟效益，甚至可以改變?nèi)藗兊纳罘绞?。某種程度而言，如此深刻改變經(jīng)濟社會發(fā)展的發(fā)明卻被認定為不具備創(chuàng)造性，這是否符合專利制度設(shè)置的初衷?下文試圖從現(xiàn)有中國以及國際創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)中思考解決上述問題的思路。

從上文可以看出，對于單純從技術(shù)角度看區(qū)別不突出或者對于是否突出存在爭議的發(fā)明是否具備創(chuàng)造性在實踐中爭議比較集中，也是政策制定者在考慮創(chuàng)造性門檻時重點需要考慮的一個區(qū)域。此時，筆者建議加強對“顯著的效果”的判斷。這種加強不是要降低創(chuàng)造性的門檻，而是要真正綜合考慮創(chuàng)造性的兩個方面，合理把握其所占的比重，從而為看似技術(shù)上改進不大，但實際效果突出的發(fā)明創(chuàng)造提供合理的保護。

3．3 三步法的審查過程

三步法并不完美，它要求事后根據(jù)發(fā)明的技術(shù)方案來倒推“發(fā)明實際解決的問題”，這一過程就忽略了這樣的可能性，即發(fā)現(xiàn)問題本身可能就需要付出創(chuàng)造性的勞動，而且在發(fā)現(xiàn)問題之后，尋找解決方案卻可能易如反掌［6］。

此時三步法存在不適宜之處，而微創(chuàng)新可能恰恰就在于發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題，而且是提升用戶體驗度的技術(shù)問題。

利用三步法的方法，審查員面對類似的微創(chuàng)新技術(shù)方案時，很容易尋找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，找出區(qū)別后確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，根據(jù)該問題可能比較容易進一步發(fā)現(xiàn)可能結(jié)合的其他對比文件或公知常識，從而得出顯而易見的結(jié)論，進而認定不具備創(chuàng)造性。那么眾多的微創(chuàng)新發(fā)明人會問，包括筆者自己也有疑惑，這么簡單的組合為什么之前沒有人去做呢，而且會獲得如此好的市場回應(yīng)?

3．4 在商業(yè)上獲得成功

也有人認為:微創(chuàng)新在商業(yè)上獲得了成功，市場對微創(chuàng)新做出了積極的反應(yīng)，也說明了該產(chǎn)品不同于先前的普通產(chǎn)品，具有迎合消費者需要的創(chuàng)新成分，應(yīng)當(dāng)受到鼓勵，也符合了審查指南上“取得商業(yè)成功”的考慮因素［1］，但是“成功是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導(dǎo)致的”要如何來舉證呢?面對錯綜復(fù)雜的消費心理，如何取證而這種取證又如何自證其可信度呢?

3．5 對于申請文件撰寫以及答復(fù)的建議

基于當(dāng)前三步法的不完美之處以及商業(yè)成功取證的困難，筆者建議申請人在涉及微創(chuàng)新的專利申請時，在申請文件的撰寫上要區(qū)別于一般發(fā)明創(chuàng)造?；蛘哌x擇創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)相對低的實用新型專利類型。

在說明書中要突出申請人有創(chuàng)造力的發(fā)明構(gòu)思，即出于什么樣的動機對現(xiàn)有產(chǎn)品進行改進，發(fā)現(xiàn)需要改進之前需要克服多大的困難，這樣改進后的效果有多么顯著。在權(quán)利要求中則要將提高用戶體驗度直接相關(guān)的技術(shù)特征體現(xiàn)出來。如此未雨綢繆地解決審查員思考是否具備創(chuàng)造性時的一些疑問。

必要的話，面對審查員的創(chuàng)造性質(zhì)疑要充分舉證來說明該產(chǎn)品取得了商業(yè)成功，而且是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導(dǎo)致的。

3．6 對于審查標(biāo)準(zhǔn)的建議

對于審查員，需要根據(jù)申請文件的內(nèi)容適當(dāng)考慮“顯著的進步”在創(chuàng)造性結(jié)論中的影響。尤其是對于申請人一再強調(diào)的、提高用戶體驗度，更符合用戶需求的發(fā)明點，不能簡單認定公知或者認定可以被其他對比文件公開時，對于結(jié)合啟示要充分說理。試想，區(qū)別越是少、發(fā)明點越是簡單，舉手之勞即可獲得巨大成功的技術(shù)方案是不是更符合經(jīng)濟社會的發(fā)展要求呢。

對于“顯著的進步”考慮到什么程度，以及向?qū)τ凇巴怀龅膶嵸|(zhì)性特點”該如何考慮有待在充分調(diào)查產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點、技術(shù)領(lǐng)域特點給出更具操作性的指導(dǎo)意見。

4 小結(jié)

從基礎(chǔ)性創(chuàng)新、到改進型創(chuàng)新到今天的微創(chuàng)新，技術(shù)發(fā)展的腳步、方向在不斷調(diào)整。技術(shù)的進步以及進步的方式為專利制度提出了一系列新挑戰(zhàn)，創(chuàng)造性評價方式也必在其中。筆者不成熟地建議:審查員作出是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論時，某些特定類型案件需要充分考慮“顯著的進步”;申請人/代理人在撰寫申請文件時，就“顯著的進步”這一方面如有需要在原始撰寫的范圍內(nèi)充分公開相關(guān)內(nèi)容，提供必要的支持;而國家層面在考慮創(chuàng)造性尺度的高低時，要結(jié)合技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)、社會發(fā)展?fàn)顩r，分領(lǐng)域、分類型給出具體的指導(dǎo)性高度和可操作的手段，避免審查與社會發(fā)展脫節(jié)。

［1］中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

［2］尹新天.中國專利法詳解［M］.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

［3］曹軼樂，陳榮華.圖像通信領(lǐng)域案例創(chuàng)造性意見陳述分析與建議［J］.電視技術(shù)，2012，36(S2):114-116.

［4］左萌，李琰.淺析發(fā)明創(chuàng)造性審查中的爭議點［J］.電視技術(shù)，2013，37(S2):357-360.

［5］王剛，宋超，劉銳.淺析發(fā)明構(gòu)思在專利申請與審查中的作用［J］.電視技術(shù)，2014，38(S2):208-209.

［6］崔國斌.專利法原理與案例［M］.北京:北京大學(xué)出版社，2012.