從“陌陌”掉坑說起

創(chuàng)業(yè)公司一開始，總是得打響品牌，換言之，得有一個(gè)大眾們記得住的名字，然而往往一不注意，就掉進(jìn)別人掘好的“商標(biāo)”陷阱里，知名交友軟件“陌陌”就是一例。

2014年11月8日，知名交友軟件“陌陌”的開發(fā)商北京陌陌科技有限公司向美國證券交易委員會提交IPO（首次公開募股）申請，擬融資3億美元。該消息發(fā)布后不久，就有媒體曝出，陌陌科技或因商標(biāo)問題卷入訴訟，起因?yàn)榈?5類“陌陌”商標(biāo)此前已經(jīng)被杭州尖銳軟件有限公司注冊，而第45類涵蓋了包括社交陪伴、交友服務(wù)、婚姻介紹等在內(nèi)的服務(wù)，與陌陌科技的主營業(yè)務(wù)相似。因而，影響了陌陌科技的上市進(jìn)程。

■“商標(biāo)”陷阱如何防范？

在現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)中，公司是最重要的商業(yè)主體，同時(shí)也是最重要的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造者、擁有者。在商業(yè)競爭環(huán)境中，知識產(chǎn)權(quán)逐漸從消極防御的角色向積極進(jìn)攻的角色演進(jìn)，但歷來都會出現(xiàn)公司大了才重視知識產(chǎn)權(quán)的問題，創(chuàng)業(yè)型公司由于公司資金等原因?qū)τ谥R產(chǎn)權(quán)的保護(hù)尤其薄弱，但知識產(chǎn)權(quán)對于創(chuàng)業(yè)型公司而言往往又是其生存、發(fā)展的命脈。那么創(chuàng)業(yè)型公司在面臨具體的商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，該如何防范呢？

創(chuàng)業(yè)公司面臨的主要商標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)，分為創(chuàng)業(yè)公司設(shè)立階段風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)公司運(yùn)營階段風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：

【創(chuàng)業(yè)公司設(shè)立階段風(fēng)險(xiǎn)】

創(chuàng)業(yè)型公司，一般在公司設(shè)立后，便開始設(shè)計(jì)并使用商標(biāo)，但創(chuàng)業(yè)者對商標(biāo)的保護(hù)往往未能及時(shí)關(guān)注。由于中國對商標(biāo)實(shí)行的是注冊制的保護(hù)模式，一般只有在中國商標(biāo)局進(jìn)行注冊后的商標(biāo)才能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)有力的保護(hù)。一旦商標(biāo)未經(jīng)注冊便投入使用，將存在極大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

在創(chuàng)業(yè)公司設(shè)計(jì)階段，商標(biāo)未能及時(shí)注冊的內(nèi)部法律風(fēng)險(xiǎn)主要集中在：

①、內(nèi)部員工、VC、供應(yīng)商的搶注風(fēng)險(xiǎn)；

②、商標(biāo)設(shè)計(jì)后，其著作權(quán)權(quán)屬約定不明的風(fēng)險(xiǎn)；

③、內(nèi)部員工、VC、供應(yīng)商的泄密風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)部員工、VC、供應(yīng)商的泄密風(fēng)險(xiǎn)及搶注風(fēng)險(xiǎn)有一定的關(guān)聯(lián)性，因此，針對此類風(fēng)險(xiǎn)的防范措施如下：

在員工入職時(shí)，簽訂《保密協(xié)議》，并明確將未注冊商標(biāo)的名稱、圖形等要素納入商業(yè)保密條款中，強(qiáng)化對于未注冊商標(biāo)的保密義務(wù)；

在注冊申請?zhí)峤磺?，?yán)格限定商標(biāo)信息知悉人員范圍，不得公開進(jìn)行使用。

商標(biāo)設(shè)計(jì)完成后，第一時(shí)間在公司經(jīng)營的產(chǎn)品及服務(wù)類別上提交申請。

設(shè)計(jì)商標(biāo)后，關(guān)于其著作權(quán)可能出現(xiàn)約定不明風(fēng)險(xiǎn)的防范對策如下：

在商標(biāo)設(shè)計(jì)完成后，公司與內(nèi)部設(shè)計(jì)員工簽訂關(guān)于商標(biāo)標(biāo)識著作權(quán)歸屬合同或由其簽署商標(biāo)標(biāo)識著作權(quán)歸屬的聲明，明確約定商標(biāo)標(biāo)識著作權(quán)屬于法人作品，其著作權(quán)歸屬于公司名下。

如商標(biāo)是外部設(shè)計(jì)公司完成，在合作合同中，首先明確約定設(shè)計(jì)成果的著作權(quán)的歸屬，其次在合同中明確約定設(shè)計(jì)方對設(shè)計(jì)成果的保密義務(wù)。

【創(chuàng)業(yè)公司運(yùn)營階段的風(fēng)險(xiǎn)】

注冊商標(biāo)在創(chuàng)業(yè)公司運(yùn)營階段依然存在法律風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)如下：

①、注冊商標(biāo)被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)

中國商標(biāo)法規(guī)定，對于注冊期限滿三年但未實(shí)際使用的注冊商標(biāo)，任何第三人均有權(quán)利向商標(biāo)局提起撤銷申請。以注冊商標(biāo)滿三年未使用的理由撤銷注冊商標(biāo)的特殊之處在于，撤銷注冊商標(biāo)的申請受理后，需由商標(biāo)注冊人提交其過去三年注冊商標(biāo)的使用證據(jù)。如商標(biāo)注冊人無法提供使用證據(jù)或提供的使用證據(jù)不符合商標(biāo)法中關(guān)于注冊商標(biāo)使用證據(jù)的要求時(shí)，那么該注冊商標(biāo)就會被商標(biāo)局予以撤銷。也就是說，在上述的撤銷制度中，由被撤銷人即商標(biāo)注冊人承擔(dān)舉證責(zé)任，如其舉證不能，則承擔(dān)注冊商標(biāo)被撤銷的法律后果。因此，上述撤銷制度對于已取得注冊商標(biāo)權(quán)利的創(chuàng)業(yè)公司的殺傷力非常大。

關(guān)于上述撤銷風(fēng)險(xiǎn)防范措施如下：

◇ .規(guī)范使用注冊商標(biāo)，如在銷售合同，產(chǎn)品外包裝，宣傳畫冊上使用注冊商標(biāo)的右上角應(yīng)打上“R”標(biāo)記，以表明注冊商標(biāo)人對該商標(biāo)是作為注冊商標(biāo)進(jìn)行使用的意思。

◇ .保留與銷售合同、宣傳合同一一對應(yīng)的發(fā)票。

◇ .以上材料按年份進(jìn)行整理歸檔。

◇ .定期關(guān)注商標(biāo)注冊法律狀態(tài)，公司注冊地址如發(fā)生實(shí)質(zhì)變更，及時(shí)對其注冊商標(biāo)地址進(jìn)行變更。

②、潛在競爭對手或商標(biāo)搶注人惡意注冊風(fēng)險(xiǎn)

創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)，因天生的互聯(lián)網(wǎng)基因，其在市場上傳播的受眾的規(guī)模之大，傳播速率之快等因素均是創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目品牌成長的加速器。在創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目品牌快速成長的過程中，需時(shí)刻警惕潛在競爭對手或商標(biāo)搶注人惡意注冊的風(fēng)險(xiǎn)。

商標(biāo)注冊是按照《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的規(guī)定，分類注冊、分類保護(hù)。而創(chuàng)業(yè)型公司一般在公司設(shè)立之初，僅在其最核心的產(chǎn)品及服務(wù)類別進(jìn)行注冊，如智能硬件公司往往僅在第9類進(jìn)行注冊。但創(chuàng)業(yè)型公司在注冊之初未考慮關(guān)聯(lián)類別，或?qū)⒊蔀闈撛诟偁帉κ只蛏虡?biāo)搶注人惡意注冊的高發(fā)區(qū)，以鉗制創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)一步的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

關(guān)于上述潛在競爭對手或商標(biāo)搶注人惡意注冊的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：

◇ .隨著創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目擴(kuò)張的范圍及方向，在關(guān)聯(lián)類別進(jìn)行防御商標(biāo)注冊，在核心類別進(jìn)行聯(lián)合商標(biāo)布局，形成以核心商標(biāo)為中心的，向外圍不斷擴(kuò)展的同心圓的保護(hù)架構(gòu)。

◇ .可與代理機(jī)構(gòu)簽訂商標(biāo)監(jiān)測協(xié)議，一旦發(fā)現(xiàn)商標(biāo)被惡意注冊，及時(shí)提起異議等救濟(jì)措施。

③、商標(biāo)注冊地址變更風(fēng)險(xiǎn)

公司注冊地址實(shí)質(zhì)性變更后，未對其商標(biāo)注冊地址進(jìn)行變更可能使商標(biāo)局官文如撤銷答辯通知書、宣告無效答辯通知書等無法有效送達(dá)，以致錯(cuò)過答辯機(jī)會進(jìn)而失去商標(biāo)注冊權(quán)利。注冊商標(biāo)從正式注冊之日起，均需要商標(biāo)注冊人進(jìn)行關(guān)注，一是可能會有諸如撤銷答辯等官文；二是其有效期屆滿前，需提前進(jìn)行續(xù)展，繼續(xù)延展其有效期。如商標(biāo)注冊人不及時(shí)關(guān)注及更新注冊商標(biāo)的法律狀態(tài)，很可能會因此而喪失商標(biāo)注冊權(quán)利。上述風(fēng)險(xiǎn)的防范措施，即在企業(yè)注冊地址變更之時(shí)，及時(shí)對注冊商標(biāo)地址進(jìn)行相應(yīng)變更。

以上，針對創(chuàng)業(yè)公司不同發(fā)展階段商標(biāo)類知識產(chǎn)權(quán)的法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施的分析，僅是在商標(biāo)業(yè)務(wù)中常見的幾類法律風(fēng)險(xiǎn)分析，希望能給創(chuàng)業(yè)型公司在商標(biāo)保護(hù)方面一些新的啟發(fā)。

楊河律師，畢業(yè)于中山大學(xué)，雙學(xué)士，廣東格林律師事務(wù)所資深律師，廣州律協(xié)知識產(chǎn)權(quán)專委會委員，具有12年執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擅長公司法律顧問、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理及知識產(chǎn)權(quán)（商標(biāo)、專利、著作權(quán)、不正當(dāng)競爭等）法律事務(wù)，為公司的決策經(jīng)營、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)控制、知識產(chǎn)權(quán)管理與戰(zhàn)略等方面提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)，長期受聘于多家高科技企業(yè)、跨國公司、集團(tuán)公司擔(dān)任常年法律顧問及知識產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)法律顧問，承辦的知名案件包括全國第一起城市雕塑廣州“五羊石像”著作權(quán)糾紛案、香港TVB影視作品著作權(quán)糾紛案、華誼兄弟傳媒公司電影作品著作權(quán)糾紛案、美的公司專利糾紛案等。

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