摘要：分析并界定了重復(fù)授權(quán)原則的三個核心問題（即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”、“只能被授予一項(xiàng)專利”和“轉(zhuǎn)換保護(hù)”）與“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的關(guān)系；同時，借鑒美國、歐洲和日本的相關(guān)規(guī)定，在分析我國存在問題的基礎(chǔ)上，提出了立法完善的建議。

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1673－1751（2015）03－0087－05

收稿日期：2015－06－03

基金項(xiàng)目：2015年河南軟科學(xué)項(xiàng)目（152400410074）

作者簡介：石丹丹（1987－），女，河南長垣人，碩士，研究方向：法學(xué)理論。

專利制度的立法宗旨是保護(hù)專利權(quán)，而專有性是專利權(quán)的本質(zhì)屬性。專有性排斥相同客體的專利權(quán)的存在，也就是要求不能出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)，否則就違背了專利權(quán)的專有性，導(dǎo)致權(quán)利沖突問題。因此，世界上只要設(shè)立專利制度的國家，幾乎都規(guī)定了專利權(quán)的專有性和實(shí)施禁止重復(fù)授權(quán)的制度。我國也不例外，遵循禁止重復(fù)授權(quán)原則是我國專利制度的必然選擇。

1 我國關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定

禁止重復(fù)授權(quán)原則是指就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的專利申請，只能授予一項(xiàng)專利。即使是同一申請人或同一天申請，只要權(quán)利的客體一致，就不能授予兩項(xiàng)及以上專利，即一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利。

我國從1984年頒布的第一部《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第9條中就明確規(guī)定了我國實(shí)施專利授權(quán)的在先申請?jiān)瓌t：如果同樣一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造申請人是兩個以上時，專利權(quán)只能授予最先申請的人。這一原則雖然規(guī)定了不能重復(fù)授權(quán)，但法律設(shè)計(jì)僅在于明確同樣發(fā)明創(chuàng)造有不同申請人申請的不能重復(fù)授權(quán)；如果是同一個申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩項(xiàng)專利申請，對此情形我國《專利法》則沒有作明確規(guī)定。為彌補(bǔ)不足，1992年我國修改《專利法實(shí)施細(xì)則》時，在其第12條中增設(shè)了一款規(guī)定，即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利?！睆拇耍瑢＠贫戎谐霈F(xiàn)了一項(xiàng)新的原則“禁止重復(fù)授權(quán)原則”，又稱單一性原則。為進(jìn)一步強(qiáng)化該原則的法律地位，2008年我國修訂《專利法》時，在該法第9條第一款中規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利?！弊源?，禁止重復(fù)授權(quán)原則入法任務(wù)完成。

因?yàn)槲覈秾＠ā芬饬x上的發(fā)明創(chuàng)造包含發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種類型，且對實(shí)用新型授權(quán)的審查僅適用形式審查，程序簡單、時間短。因此，實(shí)踐中申請人為了及時獲得授權(quán)，又不喪失申請發(fā)明專利的機(jī)會，常常出現(xiàn)同一個申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造，既申請發(fā)明專利，又申請實(shí)用新型專利的情況。這種就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請發(fā)明專利和實(shí)用新型專利的情形是否適用于禁止重復(fù)授權(quán)原則呢？如果允許同一申請人同時申請兩個類型的專利，不僅可以使申請專利得到及時保護(hù)，而且通過在后獲得發(fā)明專利授權(quán)，擴(kuò)展了對專利權(quán)的保護(hù)有效期。對此情形，為了切實(shí)保護(hù)發(fā)明人利益，在法律尚未明確規(guī)定的前提下，國家知識產(chǎn)權(quán)局采取了“先認(rèn)可、后入法”的辦法，通過對專利申請額審查的規(guī)定進(jìn)行了明確。在2006《專利審查指南》中規(guī)定：對于任何一位已經(jīng)獲得實(shí)用新型專利授權(quán)的申請人，如果其發(fā)明創(chuàng)造同時符合發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)條件，國家專利局應(yīng)將審查結(jié)果通知申請人，申請人可以就實(shí)用新型和發(fā)明專利權(quán)做出選擇，申請人要取得發(fā)明專利的授權(quán)，就必須放棄已經(jīng)獲得授權(quán)的實(shí)用新型專利。選擇發(fā)明專利授權(quán)的，按照規(guī)定必須通過書面聲明放棄已經(jīng)獲得授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)，并由專利局予以登記和公告。其實(shí)，專利審查指南的上述規(guī)定是很難落實(shí)的，因?yàn)閲覍＠质谟鑼?shí)用新型專利時對申請文件并沒有做實(shí)質(zhì)審查，實(shí)難斷定該實(shí)用新型是否符合發(fā)明專利的條件，因此國家專利局通知申請人可以選擇兩種專利之一的情形，幾乎不存在。只存在申請人在獲得實(shí)用新型專利授權(quán)后，為延長保護(hù)期限，提升專利價值，就同樣發(fā)明創(chuàng)造繼續(xù)提出發(fā)明專利申請的情形。對此，2008《專利法》對禁止重復(fù)授權(quán)的例外情形做出了具體規(guī)定，即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”從此，禁止重復(fù)授權(quán)原則得到了一般規(guī)定和特殊規(guī)定。

考察最高人民法院的實(shí)際判例，在司法實(shí)踐中對禁止重復(fù)授權(quán)原則的把握比較準(zhǔn)確，即禁止同樣的發(fā)明創(chuàng)造有兩項(xiàng)以上專利同時有效存在?？梢姡覈牧⒎ń绾退痉ń鐚Α巴瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”規(guī)定的解釋存在兩種情況：一是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一次專利權(quán)”，另一是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在”?！秾＠ā返?條第一款的規(guī)定實(shí)質(zhì)上支持了第一種觀點(diǎn)，即同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)。

雖然我國《專利法》和最高人民法院的實(shí)際判例都對禁止重復(fù)授權(quán)做出了嚴(yán)格規(guī)定，但是對同一申請人在同一天就同樣的發(fā)明創(chuàng)造，既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，該如何確認(rèn)？我國《專利法實(shí)施細(xì)則》稱之為禁止重復(fù)授權(quán)原則的例外情形，唯一要求是申請的同時，申請人必須就同時申請兩項(xiàng)專利做出說明，否則，依照專利法第9條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定，不能接受兩項(xiàng)專利申請。如果發(fā)明人同時申請了實(shí)用新型和發(fā)明兩種專利，而且通過做出說明，兩個申請都被國家專利局受理。那么，一般情況下，實(shí)用新型經(jīng)過形式審查后將在先獲得專利授權(quán)；如果發(fā)明專利申請經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查也符合授予發(fā)明專利的條件，國家專利局將嚴(yán)格按照禁止重復(fù)授權(quán)原則的要求，通知申請人做出選擇，申請人獲得發(fā)明專利權(quán)的前提是放棄已經(jīng)獲得的實(shí)用新型專利，實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止；申請人不同意放棄實(shí)用新型專利的，國家專利局以申請人撤回申請為由駁回發(fā)明專利申請。

鑒于不同專利類型審查要求不同，國家專利局在審查中可能出現(xiàn)種種困難，可能出現(xiàn)同樣發(fā)明創(chuàng)造的不同申請人，在先申請發(fā)明專利者尚未獲得授權(quán)，在后申請實(shí)用新型者卻獲得了專利授權(quán)的情形。這樣的結(jié)果，既不符合先申請?jiān)瓌t，又在禁止重復(fù)授權(quán)原則下使發(fā)明專利申請人難以獲得授權(quán)。如果真的出現(xiàn)類似問題，首先，在先申請是在后申請的現(xiàn)有技術(shù)，一般不會準(zhǔn)予后申請人獲得專利權(quán)；其次，在先申請人可以在在后申請人公告后提出異議；其三，在先申請人如果因?yàn)樵诤笊暾埲双@得實(shí)用新型專利而影響授權(quán)，還可以提出專利無效請求或通過訴訟程序加以解決。

2 我國禁止重復(fù)授權(quán)原則的核心內(nèi)容

全面解讀禁止重復(fù)授權(quán)原則，需要厘清三個問題，一是對“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”做出科學(xué)界定；二是認(rèn)清“只能被授予一項(xiàng)專利”的含義；三是依據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)原則的例外情形的規(guī)定，準(zhǔn)確把握“轉(zhuǎn)換保護(hù)”與“禁止重復(fù)授權(quán)原則”之間的關(guān)系。

2．1 同樣的發(fā)明創(chuàng)造的含義

同樣的發(fā)明創(chuàng)造并非指專利的保護(hù)范圍完全相同，其核心意思是指一個專利的保護(hù)范圍完全落入了另一個專利的保護(hù)范圍。那么，什么是同樣的發(fā)明創(chuàng)造？必然涉及兩項(xiàng)及其以上發(fā)明創(chuàng)造的比較，通過比較才能判斷是否相同。那么，比較哪些內(nèi)容才可以判斷是否相同呢？存在兩種觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為，主要比較兩種發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特征，即通過比較專利申請的說明書，考察說明書中描述的技術(shù)特征是否完全相同；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，主要比較兩項(xiàng)專利申請的權(quán)利要求，即通過對權(quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較，考察權(quán)利要求是否完全相同。究竟如何確定比較的對象，我們不妨考察一下專利制度中“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的規(guī)定：一是《專利法》第9條對“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”這一概念進(jìn)行了原則性的規(guī)定；二是《專利法》第22條，在可以申請專利的實(shí)質(zhì)條件中關(guān)于新穎性的規(guī)定，該條明確對“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”進(jìn)行了概念性的規(guī)定；三是《專利法》第29條，在享有優(yōu)先權(quán)的條件規(guī)定中，將同樣的發(fā)明創(chuàng)造認(rèn)定為“相同主題”；四是1995年9月，國家專利局在專利審查指南中規(guī)定，判斷是否是同樣的發(fā)明創(chuàng)造，主要比較權(quán)利要求書的內(nèi)容。 ［1］通過上述關(guān)于同樣發(fā)明創(chuàng)造的概念比較，筆者認(rèn)為，從禁止重復(fù)授權(quán)原則的角度理解“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，應(yīng)該是指兩個申請的權(quán)利要求書上要求的保護(hù)范圍完全相同。

從上述的法條可以看出，同樣的發(fā)明創(chuàng)造與相同主題的發(fā)明創(chuàng)造雖然都是對兩個專利申請所述的技術(shù)領(lǐng)域、解決的問題、技術(shù)特征和技術(shù)效果進(jìn)行比對，但是，他們屬于兩個不同的概念?！巴瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造”主要適用于判斷兩項(xiàng)申請是否涉及重復(fù)授權(quán)，即發(fā)明創(chuàng)造具有同樣性就不能授予兩項(xiàng)權(quán)利?！秾＠麑彶橹改?010》規(guī)定，“對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，專利法?條或?qū)＠▽?shí)施細(xì)則第41條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo(hù)范圍相同的權(quán)利要求?！薄跋嗤黝}”主要適用于優(yōu)先權(quán)制度。巴黎公約規(guī)定，成員國之間的同一申請人就一國的專利申請?jiān)趦?yōu)先期內(nèi)向另一國再次提出申請，對提出相同主題的專利申請，該在后申請可以享有優(yōu)先權(quán)。判斷申請是否享有優(yōu)先權(quán)時，主要關(guān)注專利申請主題是否相同，專利申請的主題相同才可以享有優(yōu)先權(quán)，比較其主題是否相同則主要考察專利申請文件中的權(quán)利要求書和說明書。

2．2 對“只能授予一項(xiàng)專利”的理解

我國《專利法》對于禁止專利重復(fù)授權(quán)原則的規(guī)定十分明確，即同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利。但是，學(xué)術(shù)界仍然存在著較大爭議：第一種觀點(diǎn)是“不同主體論”，認(rèn)為我國《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，所禁止的僅是不同的發(fā)明主體就同一發(fā)明創(chuàng)造的重復(fù)申請，并非針對同一發(fā)明人就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上專利，因?yàn)閷＠▽ν恢黧w申請同樣發(fā)明并沒有做出明確規(guī)定。 ［2］第二種觀點(diǎn)是“相同客體論”，認(rèn)為禁止重復(fù)授權(quán)的客體是同一類型的專利，如相同的發(fā)明專利、相同的實(shí)用新型專利等，即發(fā)明專利與發(fā)明專利之間不能重復(fù)授權(quán)，實(shí)用新型與實(shí)用新型之間不能重復(fù)授權(quán)。但對于發(fā)明和實(shí)用新型專利的重復(fù)授權(quán)，法律并未明確禁止。 ［3］第三種觀點(diǎn)是禁止“共存論”，即禁止同樣發(fā)明創(chuàng)造的兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上有效專利同時存在，因?yàn)橥瑯涌腕w的處于有效狀態(tài)的兩項(xiàng)專利就構(gòu)成專利法意義上的重復(fù)授權(quán)。筆者支持第三種觀點(diǎn)，因?yàn)閮煞N同樣的專利都處于有效狀態(tài)，勢必引起權(quán)利沖突，有悖于專利的專有性。

2．3 正確處理好專利轉(zhuǎn)換保護(hù)與禁止重復(fù)授權(quán)的關(guān)系

我國《專利法》在禁止同一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造不得授予兩項(xiàng)專利權(quán)的同時，針對發(fā)明人既申請實(shí)用新型專利，又申請發(fā)明專利的實(shí)際需要，允許轉(zhuǎn)換保護(hù)的存在。轉(zhuǎn)換保護(hù)的含義是法律允許同一申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造在實(shí)用新型與發(fā)明兩種類型的專利之間做出選擇性保護(hù)。有人認(rèn)為，轉(zhuǎn)換保護(hù)就是雙重保護(hù)，其實(shí)不然，轉(zhuǎn)換保護(hù)并非同一發(fā)明創(chuàng)造得到了雙重保護(hù)，在先申請的實(shí)用新型專利權(quán)人，若想獲得發(fā)明專利，必須放棄實(shí)用新型專利權(quán)，此兩種權(quán)利并非同時存在。另有人認(rèn)為，承認(rèn)“轉(zhuǎn)換保護(hù)”就是違背“禁止重復(fù)授權(quán)原則”，因此，被解讀為“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的例外。筆者以為不然，轉(zhuǎn)換保護(hù)的規(guī)定恰恰體現(xiàn)了禁止重復(fù)授權(quán)原則。

專利轉(zhuǎn)換保護(hù)是有條件的，《專利法》第9條中關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)原則的特殊規(guī)定是專利轉(zhuǎn)換保護(hù)的法律依據(jù)。轉(zhuǎn)換保護(hù)的條件是在先獲得的專利權(quán)合法存在，即只有在先獲得的實(shí)用新型專利處在有效期，才能就同樣的發(fā)明創(chuàng)造獲得發(fā)明專利權(quán)。如果在獲得發(fā)明專利之前，就同樣的發(fā)明取得的實(shí)用新型專利因種種原因已經(jīng)不以有效狀態(tài)存在，申請人就失去了轉(zhuǎn)換保護(hù)的權(quán)利。 ［4］

申請人放棄實(shí)用新型專利權(quán)的終止時間如何判斷?！秾＠ā芬?guī)定了獲得發(fā)明授權(quán)必須放棄實(shí)用新型專利權(quán)，但并未規(guī)定放棄的權(quán)利何時終止。因此，就出現(xiàn)了兩種解釋：一種解釋是申請人放棄權(quán)利意味著該權(quán)利自始即不存在，也符合立法價值取向；另一種解釋是自聲明放棄之日起終止。2006年的專利審查指南對此規(guī)定得較為明確，申請人應(yīng)該在接到發(fā)明專利申請符合授權(quán)條件通知時，聲明自申請之日起放棄原有的實(shí)用新型專利權(quán)，并經(jīng)國家專利局登記、公告?？梢?，在先專利權(quán)的終止日是專利的申請日，也即原有權(quán)利自始就不存在。 ［5］面對此規(guī)定，申請人不得不面對為了獲得發(fā)明專利權(quán)付出如此代價是否值得的困境。原本提前申請實(shí)用新型專利就是為了爭取時間，如果該實(shí)用新型專利存在許可使用行為，那么使用人就可以請求專利權(quán)人退還許可使用費(fèi)。這樣，專利轉(zhuǎn)換保護(hù)就會失去意義。因此，《專利法實(shí)施細(xì)則》第41條規(guī)定“實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止?！薄秾＠麑彶橹改?010》對此做出了更詳盡的規(guī)定：符合專利轉(zhuǎn)換保護(hù)的申請人，只有公開聲明放棄在先獲得授權(quán)的實(shí)用新型專利，經(jīng)國家專利局登記、公告之后，才可以獲得相同發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明專利。而且從時間上嚴(yán)格規(guī)定，禁止兩項(xiàng)專利同時存在。

3 國外關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定

3．1 美國關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定

美國的專利權(quán)客體包括外觀設(shè)計(jì)和發(fā)明兩種形式，而且對其進(jìn)行了單獨(dú)立法。在關(guān)于重復(fù)專利授權(quán)（double patenting）的制度中，嚴(yán)格規(guī)定了不同申請人不可能存在重復(fù)授權(quán)，只有同一發(fā)明人申請發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利時才可能出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)問題。對法定的授權(quán)重復(fù)，關(guān)鍵是界定什么是“同樣的發(fā)明”。美國專利法規(guī)定的禁止重復(fù)授權(quán)原則中的“同樣的發(fā)明”是指“相同的發(fā)明主題（identical subjectmatter）”，不僅包括內(nèi)容完全相同，而且包括顯而易見的改進(jìn)形式。

3．2 歐洲關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定

歐洲各國普遍做出了限制重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，主要表現(xiàn)在兩個方面：一是歐洲專利公約第54條對新穎性進(jìn)行了規(guī)定，對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復(fù)申請專利，后者將喪失新穎性，以限制同樣的發(fā)明進(jìn)行重復(fù)申請；二是在歐洲專利公約審查指南第三部分第四章第6．4節(jié)中，明確規(guī)定了對同一申請人的同一發(fā)明只能授予一項(xiàng)專利。如果發(fā)明人就同一發(fā)明創(chuàng)造申請兩項(xiàng)專利，在一項(xiàng)專利授權(quán)前，發(fā)明人必須做出選擇，只能保留一項(xiàng)專利申請。 ［6］

德國和我國一樣，也存在實(shí)用新型的專利形式，但德國對實(shí)用新型專利的申請采取不審查制，即注冊制，自然也就不作新穎性審查，這就給實(shí)用新型專利和發(fā)明專利的同時存在造成了可能。在德國的專利申請實(shí)踐中，不難發(fā)現(xiàn)發(fā)明人申請注冊了一項(xiàng)實(shí)用新型專利，依然可以就同一發(fā)明創(chuàng)造再申請一項(xiàng)發(fā)明專利，兩項(xiàng)專利合法并存。事實(shí)上，德國專利法重點(diǎn)考慮到實(shí)際意義，同一申請人就同樣發(fā)明既獲得實(shí)用新型專利，又獲得發(fā)明專利，實(shí)用新型專利自然會變得毫無意義。 ［7］

3．3 日本關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定

日本現(xiàn)行的專利法是通過先申請?jiān)瓌t來禁止重復(fù)授權(quán)的，規(guī)定對同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩項(xiàng)以上申請的，適用先申請?jiān)瓌t； ［8］同一天申請的，由申請人協(xié)商解決申請權(quán)歸屬；如果申請人之間協(xié)商不成，則否認(rèn)申請人的申請效力。實(shí)踐證明，日本通過先申請?jiān)瓌t和抵觸申請相結(jié)合的立法模式，也可以從根本上解決重復(fù)授權(quán)問題。

日本關(guān)于此項(xiàng)的規(guī)定主要體現(xiàn)在《日本專利法》第39條第3款中，一般情況下，雖然對實(shí)用新型專利申請不做實(shí)質(zhì)審查，但同一申請人在同一天就同樣主題申請發(fā)明和實(shí)用新型專利的，很難兩項(xiàng)都獲得授權(quán)。如果同一申請人不同時申請實(shí)用新型和發(fā)明專利，就必然出現(xiàn)兩種情況：申請實(shí)用新型獲得授權(quán)后，再申請發(fā)明專利必然失去可能；如果先申請發(fā)明專利，獲得授權(quán)后，仍然可能獲得實(shí)用新型的專利授權(quán)。從本質(zhì)上看，有了發(fā)明專利再申請實(shí)用新型專利意義不大，但是在發(fā)明專利即將到期，再獲得實(shí)用新型專利授權(quán)，無疑可以延長該發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)時間。日本專利法規(guī)定的疏漏勢必使同樣屬于發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利同時處于有效狀態(tài)，有悖于其不允許同一主題存在兩種專利權(quán)利的立法初衷。為此，日本同樣允許轉(zhuǎn)換保護(hù)，但其保護(hù)的不是實(shí)用新型專利和發(fā)明專利的轉(zhuǎn)換，而是兩項(xiàng)專利申請環(huán)節(jié)的相互轉(zhuǎn)換，即在申請環(huán)節(jié)發(fā)明人只能選擇一種形式申請。新的申請產(chǎn)生，原申請視為主動撤回。

3．4 三點(diǎn)啟示

①同樣的發(fā)明創(chuàng)造的界定。為了禁止重復(fù)授權(quán)，美國專利法對“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”做出了較詳盡的界定，既包含完全相同的發(fā)明，也包含僅對“發(fā)明的顯而易見的改進(jìn)或者變化形式”。如此規(guī)定，不僅有效禁止了專利權(quán)人在現(xiàn)有專利技術(shù)上僅作顯而易見的改進(jìn)或者變化從而獲得新的專利，以此從時間上擴(kuò)大對專利技術(shù)的保護(hù)，侵犯公眾利益，而且依法確定了同一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)入公共領(lǐng)域的時間標(biāo)準(zhǔn)。對我國而言，在實(shí)施重復(fù)授權(quán)原則和制定審查標(biāo)準(zhǔn)時，如何借鑒美國經(jīng)驗(yàn)，更有效地避免重復(fù)授權(quán)，具有實(shí)際意義。

②專利轉(zhuǎn)換保護(hù)的具體把握。關(guān)于專利轉(zhuǎn)換保護(hù)，德國、日本和韓國的專利法都做出了具體規(guī)定，德國還通過國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定對發(fā)明和實(shí)用新型的轉(zhuǎn)換保護(hù)加以規(guī)范；韓國在立法上認(rèn)可同一申請人可以就相同發(fā)明創(chuàng)造同時提出發(fā)明和實(shí)用新型兩項(xiàng)申請。

③轉(zhuǎn)換保護(hù)的核心問題是申請時間的規(guī)定。德國、日本和韓國的專利法都沒有要求兩個申請必須同時提出。如德國規(guī)定，實(shí)用新型專利和發(fā)明專利申請，無論誰先提出，后申請必須在先申請之日的1年內(nèi)提出。 ［9］日本專利法規(guī)定，對同樣發(fā)明創(chuàng)造申請實(shí)用新型或發(fā)明，在3年內(nèi)可以相互變更，既可以把已經(jīng)申請發(fā)明專利變更為實(shí)用新型，也可以將已經(jīng)申請的實(shí)用新型變更為發(fā)明專利申請。韓國的規(guī)定與日本相似，同樣允許發(fā)明專利申請和實(shí)用新型申請的相互“轉(zhuǎn)換”，就申請日規(guī)定更加明確，即在后申請比在先申請享有國內(nèi)優(yōu)先權(quán)。我國《專利法》則規(guī)定，專利轉(zhuǎn)換保護(hù)必須是同一天申請，與他國給予的申請轉(zhuǎn)換的緩沖期還是存在明顯區(qū)別的。

4 我國禁止重復(fù)授權(quán)原則存在的問題與建議

4．1 存在的問題

4．1．1 禁止重復(fù)授權(quán)的含義不夠明確

在經(jīng)典案例——舒學(xué)章案中，相同的法律事實(shí)，北京市一中院與最高法院的判決出現(xiàn)相反的結(jié)論。其原因就在于對禁止重復(fù)授權(quán)原則理解有偏差。如何在立法中揭示禁止重復(fù)授權(quán)原則的本質(zhì)含義，是今后專利法、專利實(shí)施細(xì)則修改中應(yīng)該加以解決的問題。

4．1．2 重復(fù)授權(quán)的審查標(biāo)準(zhǔn)問題

重復(fù)授權(quán)的審查與抵觸申請的審查基于同樣性質(zhì)的事實(shí)，理應(yīng)采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，但我國卻采用了不同的標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)閷＠捌鋵?shí)施細(xì)則等都沒有對重復(fù)授權(quán)審查規(guī)定明確的標(biāo)準(zhǔn)，所以長期以來，對同樣發(fā)明一直采取“完全相同”的標(biāo)準(zhǔn)，只要兩份權(quán)利要求書稍加修改，權(quán)利要求稍有不同，就不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。 ［10］但在抵觸申請審查中，我國采取了新穎性審查的標(biāo)準(zhǔn)，主要比對兩個技術(shù)方案是否存在實(shí)質(zhì)性相同，如果實(shí)質(zhì)相同，區(qū)別僅是依靠所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，那么，該專利申請將因技術(shù)方案不具備新穎性而被駁回。其實(shí)，抵觸申請的立法宗旨是為了防止重復(fù)授權(quán)，是對禁止重復(fù)授權(quán)原則的具體落實(shí)。為此，重復(fù)授權(quán)審查也應(yīng)采用與抵觸申請一樣的審查標(biāo)準(zhǔn)，這樣才符合法律邏輯。

4．1．3 “轉(zhuǎn)換保護(hù)”的條件中“同日”提出申請的限定問題

我國《專利法》第9條第2款規(guī)定，發(fā)明專利與實(shí)用新型專利只有同日提出申請才可以獲得轉(zhuǎn)換保護(hù)。此規(guī)定形式上表現(xiàn)苛刻，實(shí)際上意義也不大。首先，優(yōu)先權(quán)原則是巴黎公約規(guī)定的重要原則，我國據(jù)此規(guī)定的本國優(yōu)先權(quán)已經(jīng)給予申請人很寬泛的時間要求，在后申請時間可以享有在先申請的申請日。其次，參照本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定和禁止重復(fù)授權(quán)原則要求，可以規(guī)定同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型又申請發(fā)明的，在后授予的發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)期自在先申請的實(shí)用新型專利的申請日起計(jì)算?？梢姡F(xiàn)行《專利法》規(guī)定，對于同樣發(fā)明創(chuàng)造，實(shí)用新型專利和發(fā)明專利的申請必須“同日”提出的要求應(yīng)該放棄。

4．2 法律完善建議

第一，通過完善《專利法》第9條第1款，更明確表達(dá)禁止重復(fù)授權(quán)原則的立法意圖。鑒于現(xiàn)有重復(fù)授權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，建議在制度層面加以解決，比較突出的問題是將第9條第1款修改為：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在?！边@樣，有利于協(xié)調(diào)專利權(quán)人與社會公眾之間的利益關(guān)系。

第二，引入抵觸申請的審查標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范對重復(fù)授權(quán)的審查。建議改革將“技術(shù)特征等同”作為判定重復(fù)授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，引入“慣用手段的置換”方法作為重復(fù)授權(quán)的審查標(biāo)準(zhǔn)。

第三，放寬轉(zhuǎn)換保護(hù)中“同日”申請的限定。此問題中主要有兩點(diǎn)需要明確：①就同樣發(fā)明創(chuàng)造，發(fā)明人申請實(shí)用新型專利和發(fā)明專利，是否必須同時進(jìn)行？筆者建議將同一日申請的限制性規(guī)定，修改為在后發(fā)明專利的申請應(yīng)該在在先實(shí)用新型專利授權(quán)公告之前。②如何確定在后申請的申請日？依據(jù)優(yōu)先權(quán)原則規(guī)定和禁止重復(fù)授權(quán)原則中防止出現(xiàn)不正當(dāng)延長保護(hù)期的規(guī)定，建議將在后申請發(fā)明專利的申請日確定為在先申請的實(shí)用新型專利的申請日。