從專利申請(qǐng)文件撰寫(xiě)的角度淺談專利法第二十六條第四款中的功能性限定

孫世新

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利審查協(xié)作北京中心，北京100000

摘要：專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量是將專利的價(jià)值最大化的保障，提高專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量不僅應(yīng)準(zhǔn)確的理解《專利法》及《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，還應(yīng)結(jié)合專利的確權(quán)以及侵權(quán)過(guò)程中的相關(guān)處理方式。本文分析權(quán)利要求中的功能性技術(shù)特征的相關(guān)規(guī)定，并給出了在專利申請(qǐng)文件撰寫(xiě)時(shí)的一點(diǎn)建議。

關(guān)鍵詞：專利申請(qǐng)文件；撰寫(xiě)；功能性技術(shù)特征

中圖分類號(hào)：D923.42

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2095-4379-(2015)34-0094-02

作者簡(jiǎn)介：孫世新，女，漢族，吉林農(nóng)安人，本科，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利審查協(xié)作北京中心，助理研究員，研究方向：專利法。

一、引言

在目前的專利申請(qǐng)文件中，還存在相當(dāng)多的質(zhì)量不高的申請(qǐng)文件。在這些專利申請(qǐng)文件中，有的是一些形式上的缺陷，有的是實(shí)質(zhì)上的缺陷。有的缺陷在專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中會(huì)被克服。然而有些專利申請(qǐng)文件中的實(shí)質(zhì)缺陷雖然經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查被克服了，并由此獲得了專利權(quán)。但是從專利權(quán)保護(hù)范圍的角度來(lái)看這些專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量并不高。例如，有的專利申請(qǐng)文件在最初撰寫(xiě)時(shí)所請(qǐng)求保護(hù)的范圍就限定得過(guò)小，因此雖然其獲得了專利權(quán)，但是該權(quán)利與申請(qǐng)人的實(shí)際技術(shù)貢獻(xiàn)是不相符合的；還有的專利申請(qǐng)文件在最初撰寫(xiě)時(shí)所請(qǐng)求保護(hù)的范圍概括得過(guò)大，并且沒(méi)有對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行合理的布局，使得本應(yīng)當(dāng)?shù)玫綄＠Ｗo(hù)的技術(shù)方案最終被駁回或被無(wú)效。出現(xiàn)這種情況，和專利申請(qǐng)文件的撰寫(xiě)人對(duì)《專利法》相關(guān)條文的理解程度是密切相關(guān)的?；诖耍疚母鶕?jù)《專利法》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中對(duì)權(quán)利要求中功能性技術(shù)特征的解釋給出在專利申請(qǐng)文件撰寫(xiě)時(shí)的一點(diǎn)建議。

二、功能性限定的技術(shù)特征的相關(guān)規(guī)定

《專利法》第二十六條第四款的宗旨實(shí)際上是為了保證申請(qǐng)人與公眾之間的利益平衡。然而在實(shí)踐中，如何做到使得權(quán)利要求得到說(shuō)明書(shū)的支持，則是很難掌握的。在專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查以及專利的無(wú)效過(guò)程中，對(duì)于權(quán)利要求書(shū)得不到說(shuō)明書(shū)的支持的質(zhì)疑，大部的情況是權(quán)利要求書(shū)中的功能性限定的技術(shù)特征是否被允許。

關(guān)于功能性限定，《專利審查指南2010》第二部分第二章第3.2.1節(jié)規(guī)定：通常對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求說(shuō)，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征來(lái)限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或者效果特征來(lái)限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所述技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明才可能是允許的。[1]

上述規(guī)定表明，現(xiàn)行專利制度對(duì)功能性特征的撰寫(xiě)有一定的限制，但是該限制具有一定的局限性，其僅是倡導(dǎo)性規(guī)范，而非強(qiáng)制性規(guī)范，因?yàn)閳?jiān)持不恰當(dāng)?shù)墓δ苄蕴卣鞯淖珜?xiě)方式并非專利法實(shí)施細(xì)則第五十三條、第六十五條所規(guī)定的駁回或者無(wú)效理由之一，也即上述規(guī)定僅具有“軟約束”的效力。[2]因此實(shí)踐中，無(wú)論是發(fā)明專利申請(qǐng)還是實(shí)用新型專利申請(qǐng)，在權(quán)利要求書(shū)中都存在一定比例的功能性技術(shù)特征。

關(guān)于功能性限定，《專利審查指南2010》除上述規(guī)定外，還規(guī)定了：對(duì)于權(quán)利要求書(shū)中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。對(duì)于含有功能性限定的特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查該功能性限定是否能夠得到說(shuō)明書(shū)的支持。如果權(quán)利要求中限定的功能是以說(shuō)明書(shū)實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書(shū)中未提到的其他替代方式來(lái)完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)問(wèn)題的功能性限定。[3]

基于《專利審查指南2010》的上述規(guī)定，專利申請(qǐng)或者授權(quán)專利的權(quán)利要求書(shū)中如果存在功能性技術(shù)特征，那么該功能性技術(shù)特征“應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”。因此如果該功能性限定包含了說(shuō)明書(shū)中未提到的其他替代方式，或者包含了不能解決發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)問(wèn)題的實(shí)施方式，而說(shuō)明書(shū)中未提到的其他替代方式為現(xiàn)有技術(shù)，那么該專利申請(qǐng)或授權(quán)專利可能會(huì)因?yàn)榈貌坏秸f(shuō)明書(shū)的支持或者不具備新穎性或創(chuàng)造性而駁回或者被宣告無(wú)效。

然而，發(fā)明專利申請(qǐng)或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)雖然經(jīng)過(guò)了實(shí)質(zhì)審查或者初步審查，由于審查員的個(gè)體差異或者對(duì)審查尺度的把握不同，仍然會(huì)有很多授權(quán)專利的權(quán)利要求書(shū)中存在功能性技術(shù)特征，而有些功能性限定實(shí)際上并不能與申請(qǐng)人的貢獻(xiàn)相匹配，即這些功能性限定形成了過(guò)寬的保護(hù)范圍。也就是說(shuō)，對(duì)于權(quán)利要求概括過(guò)寬的缺陷，實(shí)際上未必都能在專利審查過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)中仍然有很多授權(quán)專利的保護(hù)范圍的概括超出了說(shuō)明書(shū)所充分公開(kāi)的范圍。在專利侵權(quán)訴訟中，由于此類權(quán)利要求帶來(lái)了更大范圍的專有權(quán)保護(hù)，并不能與其發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)際貢獻(xiàn)相一致，在某種程度上會(huì)使得公眾利益收到侵害。為了解決這一問(wèn)題，相關(guān)司法解釋給出了不同的處理方案。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2009]21號(hào))第四條規(guī)定，“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”。換言之，對(duì)于功能性限定可能帶來(lái)的專利權(quán)的擴(kuò)大保護(hù)，在專利侵權(quán)對(duì)比中，應(yīng)當(dāng)以實(shí)施例所揭示的具體實(shí)施方式或者等同實(shí)施方式來(lái)確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，對(duì)于實(shí)施例未能揭示的不構(gòu)成等同的實(shí)施方式，則排除在專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。這一規(guī)則的確立，有助于克服權(quán)利要求使用功能性限定所導(dǎo)致的保護(hù)范圍擴(kuò)大的問(wèn)題。

由此可以看出，在對(duì)于權(quán)利要求書(shū)中的功能性限定上，在專利申請(qǐng)?zhí)幱趯彶殡A段、專利的確權(quán)階段和專利權(quán)侵權(quán)認(rèn)定階段，在處理方式上是不同的。因此在撰寫(xiě)專利申請(qǐng)文件時(shí)，最好同時(shí)考慮各方面的相關(guān)規(guī)定。

三、針對(duì)權(quán)利要求書(shū)中的功能性技術(shù)特征在撰寫(xiě)專利申請(qǐng)文件時(shí)應(yīng)采取的策略

筆者認(rèn)為，在專利申請(qǐng)文件撰寫(xiě)時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意到上述規(guī)則的差異，一方面盡可能的擴(kuò)大專利權(quán)的保護(hù)范圍，另一方面又要預(yù)防因權(quán)利要求概括范圍過(guò)大而引起的無(wú)效風(fēng)險(xiǎn)，合理規(guī)劃?rùn)?quán)利要求的布局，從而使得權(quán)利要求保護(hù)范圍與發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)際技術(shù)貢獻(xiàn)保持基本一致。以下是筆者針對(duì)專利申請(qǐng)文件撰寫(xiě)時(shí)一點(diǎn)建議：

(一)在撰寫(xiě)說(shuō)明書(shū)時(shí)申請(qǐng)人應(yīng)基于其技術(shù)的核心思想，盡量提供各種不同方向的實(shí)施方式，使其技術(shù)的核心思想得以充分的實(shí)施，并在說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)其所有的具體實(shí)施例。一方面，說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的實(shí)施例將用來(lái)支持獨(dú)立權(quán)利要求以爭(zhēng)取盡可能大的保護(hù)范圍；另一方面，說(shuō)明書(shū)所公開(kāi)的實(shí)施例，在侵權(quán)判定的過(guò)程中，對(duì)于判斷是否構(gòu)成相同侵權(quán)或等同侵權(quán)將是有力的對(duì)比依據(jù)。

(二)撰寫(xiě)權(quán)利要求書(shū)時(shí)對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求應(yīng)采取不同的策略。

1.對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求

通常情況下，獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)體現(xiàn)出專利申請(qǐng)的核心思想，對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容，可以采用上位概括，或者使用功能性或效果性的技術(shù)特征，避免直接采用具體數(shù)字或者具體部件而主動(dòng)限制權(quán)利要求的保護(hù)范圍；對(duì)于體現(xiàn)核心思想的技術(shù)特征，應(yīng)基于其公開(kāi)的實(shí)施例給出適當(dāng)概括，不宜概括過(guò)寬或過(guò)窄。概括過(guò)寬會(huì)面臨不具備新穎性或創(chuàng)造性的問(wèn)題，概括過(guò)窄則導(dǎo)致申請(qǐng)人的部分勞動(dòng)成果無(wú)償捐獻(xiàn)。

2.對(duì)于從屬權(quán)利要求

(1)采用并列限定加逐層遞進(jìn)的限定方式。這一方面體現(xiàn)了從屬權(quán)利要求的作用；另一方面，也為專利權(quán)在無(wú)效宣告程序中可能對(duì)專利申請(qǐng)文件作出必要修改的方式做準(zhǔn)備?！秾＠麑彶橹改?010》第四部分的三章第4.6.2節(jié)規(guī)定，在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除?；谶@一規(guī)定的考慮，在概括范圍過(guò)寬的獨(dú)立權(quán)利要求可能因缺乏新穎性或創(chuàng)造性而被無(wú)效時(shí)，將某些從屬權(quán)利要求進(jìn)一步限定的附加技術(shù)特征合并進(jìn)來(lái)則有可能使得專利得以存活。而從屬權(quán)利要求不宜直接限定到最具體的實(shí)施方式，為了爭(zhēng)取相對(duì)大的保護(hù)范圍，從屬權(quán)利要求盡可能在保證技術(shù)方案清楚、完整的基礎(chǔ)上逐步限定。層次明確的情況下，在無(wú)效過(guò)程中進(jìn)行權(quán)利要求的刪除和合并仍能夠保留盡可能大的保護(hù)范圍。

(2)對(duì)于說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的所有實(shí)施例，都應(yīng)以上位概括或并列列舉的方式體現(xiàn)在權(quán)利要求中。從專利侵權(quán)訴訟的角度看，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條規(guī)定“對(duì)于僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。因此在撰寫(xiě)申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)預(yù)料到該申請(qǐng)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的任何一點(diǎn)改進(jìn)或者實(shí)施方式的變化都有可能成為專利無(wú)效或者侵權(quán)訴訟中爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，對(duì)此應(yīng)該充分考慮并加以保護(hù)。

(3)對(duì)于涉及一個(gè)發(fā)明構(gòu)思下的多個(gè)改進(jìn)點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)選出最能體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造本質(zhì)的核心發(fā)明點(diǎn)，并將該核心發(fā)明點(diǎn)作為必要技術(shù)特征載入獨(dú)立權(quán)利要求。就與核心發(fā)明點(diǎn)有關(guān)的其他技術(shù)特征，應(yīng)將其分散列于從屬權(quán)利要求，可以是并列式的從屬權(quán)利要求，也可以是遞進(jìn)式的從屬權(quán)利要求。此外，對(duì)于某些明顯屬于現(xiàn)有技術(shù)，但是與核心發(fā)明點(diǎn)組合可以形成更多可選的技術(shù)方案的技術(shù)特征，也應(yīng)將其分散列于從屬權(quán)利要求，從而保證權(quán)利要求保護(hù)范圍的最大化。

(4)通過(guò)引用多項(xiàng)權(quán)利要求或者通過(guò)“和/或”的表達(dá)方式使一項(xiàng)從屬權(quán)利要求形成多個(gè)并列技術(shù)方案。對(duì)申請(qǐng)人來(lái)講，針對(duì)一項(xiàng)發(fā)明形成多個(gè)可保護(hù)的技術(shù)方案是有必要的，一方面，從多角度對(duì)包含發(fā)明點(diǎn)的方案進(jìn)行限定，而其中的某些技術(shù)特征的組合可能會(huì)在專利無(wú)效或侵權(quán)的過(guò)程中被確認(rèn)為新的“發(fā)明點(diǎn)”；另一方面，多的保護(hù)范圍意味著包含了多的侵權(quán)行為。

四、結(jié)語(yǔ)

可以說(shuō)一項(xiàng)好專利的誕生一半是科研人員努力的結(jié)果，一半是專利申請(qǐng)撰寫(xiě)人員努力的結(jié)果。因此專利申請(qǐng)文件的撰寫(xiě)對(duì)一項(xiàng)技術(shù)在市場(chǎng)上是否站得住腳，是否具有持久的競(jìng)爭(zhēng)力是至關(guān)重要的。作為以“公開(kāi)換保護(hù)”的專利制度，專利權(quán)人所獲得的權(quán)利必須與向公眾公開(kāi)的內(nèi)容相適應(yīng)。這樣才能實(shí)現(xiàn)有利于發(fā)明創(chuàng)造的推廣利用、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的立法宗旨。而專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量是專利權(quán)人恰當(dāng)?shù)匦惺蛊錂?quán)利的保障，因此如何提高專利申請(qǐng)文件質(zhì)量是值得深入研究的。

[參考文獻(xiàn)]

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[2]陳文煊.對(duì)專利權(quán)利要求中功能性特征的解釋規(guī)則[J].人民司法，2013(20).

[3]<專利審查指南2010>，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局令第五十五號(hào)，2010年1月21日公布，2010年2月1日起施行：第385頁(yè).