· 文|國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局光電技術(shù)發(fā)明審查部 隋欣 張亞玲 黃素霞 張巖 周亞沛

由 SiRF 與 Global Locate專利訴訟引發(fā)的思考

· 文|國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局光電技術(shù)發(fā)明審查部 隋欣 張亞玲 黃素霞 張巖 周亞沛

自GPS為代表的導(dǎo)航定位技術(shù)面向公眾開(kāi)放以來(lái)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面發(fā)展階段。我國(guó)目前的導(dǎo)航定位領(lǐng)域企業(yè)主要有兩個(gè)發(fā)展方向：第一是豐富和完善以GPS為核心的產(chǎn)品市場(chǎng)拓展，第二是加快北斗為核心的技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。盡管這兩個(gè)發(fā)展方向各有側(cè)重，但在通信服務(wù)、汽車導(dǎo)航、個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備，以及監(jiān)控與信息服務(wù)等應(yīng)用和服務(wù)領(lǐng)域卻有著諸多相通之處，也存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)。作為競(jìng)爭(zhēng)手段之一的專利訴訟更是被各企業(yè)視為占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)和市場(chǎng)份額的有力武器。SiRF與Global Locate公司之間在美專利訴訟就是很典型的案例。

一、當(dāng)事人簡(jiǎn)介

（1）SiRF公司

美國(guó)SiRF科技公司成立于1995年，總部設(shè)于美國(guó)加州的圣荷西市，在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易中心掛牌上市。

SiRF公司生產(chǎn)GPS芯片集以及相應(yīng)的軟件產(chǎn)品，其產(chǎn)

量占全球GPS芯片出貨量的70％，是全球最大的GPS芯片供應(yīng)商。SiRF公司所研發(fā)的技術(shù)已被廣泛應(yīng)用在具有衛(wèi)星導(dǎo)航功能的手機(jī)、汽車導(dǎo)航設(shè)備及消費(fèi)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。其產(chǎn)品主要包括SiRF star系列GPS芯片。

SiRF公司于2009年6月被CSR公司收購(gòu)。

（2）CSR公司

CSR（Cambridge Silicon Radio）公司成立于1998年，總部位于英國(guó)劍橋，在倫敦證券交易所掛牌上市。

CSR公司主要產(chǎn)品線為單芯片的藍(lán)牙芯片和GPS芯片，是目前全球最大的藍(lán)牙芯片供應(yīng)商，約占50％的市場(chǎng)份額，同時(shí)也提供WiFi和VoIP解決方案。CSR公司在藍(lán)牙市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是Broadcom公司。CSR公司的主打產(chǎn)品包括aptX、BlueCore、CSR、IPS、COACH、SiRF star等系列芯片和模塊。

（3）Global Locate公司

Global Locate公司總部位于美國(guó)加州的圣何塞，是從事GPS和網(wǎng)絡(luò)輔助GPS（A-GPS）的半導(dǎo)體及軟件解決方案的提供商。

Global Locate公司擁有超過(guò)175項(xiàng)與GPS和A-GPS有關(guān)的外國(guó)專利

和外國(guó)專利申請(qǐng)。其產(chǎn)品包括世界上首臺(tái)采用單模商用GPS接收機(jī)Hammerhead，主要采用宿主機(jī)型（host-based）架構(gòu)，并被用于手機(jī)中。這意味著GPS芯片和導(dǎo)航軟件能夠共享手機(jī)等內(nèi)部的處理器和其他硬件資源。

該公司于2007年被Broadcom公司并購(gòu)，其商標(biāo)已于2012年被注銷。

（4）Broadcom公司

Broadcom（博通）公司成立于1991年，總部位于美國(guó)加州的爾灣，在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易中心掛牌上市。

Broadcom公司是世界上最大的無(wú)生產(chǎn)線半導(dǎo)體公司之一，年收入超過(guò)25億美元，擁有2600多項(xiàng)美國(guó)專利、1200項(xiàng)外國(guó)專利和7450項(xiàng)專利申請(qǐng)。該公司提供包括語(yǔ)音、視頻、數(shù)據(jù)和多媒體領(lǐng)域的無(wú)線/有線傳輸在內(nèi)的芯片、片上系統(tǒng)和軟件解決方案。其主要產(chǎn)品包括BCM系列的定位芯片和定位接收機(jī)。

（5）TomTom公司

TomTom（Tom2，通騰導(dǎo)航科技）公司成立于1991年，總部位于荷蘭阿姆斯特丹，在Euronext股票交易市場(chǎng)掛牌上市。

其主要產(chǎn)品包括TomTom GO、TomTom XXL、TomTom VIA、TomTom XL等系列的便攜式導(dǎo)航設(shè)備（PND）。累計(jì)至今，TomTom已在全球銷售出超過(guò)6000萬(wàn)臺(tái)PND，其受歡迎的程度從合作客戶在歐洲每2個(gè)PND使用者中，有1人是使用TomTom產(chǎn)品就可見(jiàn)一斑；其在北美亦擁有高達(dá)25％的市場(chǎng)占有率。

二、SiRF與 Global Locate專利訴訟過(guò)程

這場(chǎng)訴訟可以被大體分為三個(gè)階段：SiRF起訴、Global Locate應(yīng)訴、SiRF上訴。

（1）第一階段——訴訟緣起

SiRF公司發(fā)起專利訴訟的原因在于其主要客戶——TomTom將其下一代PND產(chǎn)品線“TomTom ONE”（TTOne）所需采用的GPS芯片定為從Global Locate公司采購(gòu)，致使SiRF公司的股價(jià)在2006年12月14日急劇下跌。第二天，SiRF就其所擁有的專利在加州地區(qū)法院發(fā)起了對(duì)Global Locate公司及Global Locate公司分銷商SBCG公司的專利侵權(quán)訴訟（案卷號(hào)：4∶2006cv06964），要求經(jīng)濟(jì)賠償和Global Locate公司停止侵權(quán)行為。

（2）第二階段——復(fù)雜而精彩的發(fā)展

隨后，主角換成了Global Locate公司。Global Locate公司顯得沉著老練。其采用了兩種手段應(yīng)對(duì)SiRF的發(fā)難：不僅發(fā)起了兩起訴訟，而且還請(qǐng)求美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）發(fā)起337調(diào)查。

第一起訴訟（美國(guó)加州北部地方法院，民事案卷編號(hào)：4∶06-cv-06964-SBA）中，Global Locate公司指控SiRF公司的下列行為導(dǎo)致直接和間接侵權(quán)：研發(fā)、制造并銷售了某些GPS芯片。

第二起訴訟（ITC案號(hào)：337-TA-602）中，Global Locate公司指控E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio這四家公司的下列行為導(dǎo)致直接和間接侵權(quán)：將SiRF公司的涉訴芯片集成到終端用戶和消費(fèi)類GPS設(shè)備中。

2007年4月30日，在Global Locate的請(qǐng)求下，ITC發(fā)起了一項(xiàng)調(diào)查，目的在于確定將某些侵犯Global Locate公司的專利權(quán)的GPS設(shè)備進(jìn)口到美國(guó)、銷售進(jìn)口、進(jìn)口之后在美國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施銷售的行為是否違反美國(guó)關(guān)稅法案第337條的規(guī)定。

在ITC的審判過(guò)程中，首先由ITC的行政法官（“ALJ”）舉行了證據(jù)聽(tīng)證會(huì)。

>>>圖1 SiRF與Global Locate公司之間專利訴訟重要事件的發(fā)展示意圖

訴訟案件發(fā)展至此，Global Locate公司這個(gè)尚未上市卻擁有GPS和A-GPS半導(dǎo)體和軟件的無(wú)晶圓供應(yīng)商已經(jīng)吸引了來(lái)自導(dǎo)航定位業(yè)界越來(lái)越多的關(guān)注。Broadcom公司找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，以1.43億美元收購(gòu)了Global Locate公司的大部分股權(quán)，并承諾對(duì)Global Locate公司的原股東和合并后的運(yùn)營(yíng)提供8千萬(wàn)美元的資金。收購(gòu)中，Global Locate公司的原股東購(gòu)買了3百萬(wàn)美元的Broadcom公司股權(quán)。2007年7月12日，Broadcom公司宣布完成了對(duì)Global Locate公司的收購(gòu)。Global Locate公司背后有了強(qiáng)有力的支援。這不僅使得SiRF在這場(chǎng)曠日持久的訴訟中需要面對(duì)的對(duì)手變得強(qiáng)大起來(lái)（實(shí)際上，SiRF在GPS芯片市場(chǎng)的龍頭老大地位在2011年被Broadcom超越），也直接加劇了SiRF公司贏得這場(chǎng)訴訟的不確定性。

法院方面經(jīng)審理認(rèn)為：SiRF公司相對(duì)于這6件專利均存在違反337條款的行為，且SiRF侵犯Global Locate公司的三項(xiàng)專利的專利權(quán)。

2009年1月15日，ITC公布了最終決定：①ITC確認(rèn)了地方法院的決定；②ITC斷定SiRF侵犯了US6651000B2（以簡(jiǎn)潔格式生成和發(fā)布衛(wèi)星跟蹤信息的方法和裝置）和US6704651B2（移動(dòng)接收機(jī)利用廣域參考網(wǎng)絡(luò)播發(fā)星歷定位的方法和裝置）的專利權(quán)；③ITC認(rèn)定US6417801B1（對(duì)GPS信號(hào)的時(shí)間自由處理的方法和裝置）和US6937187B2（衛(wèi)星接收機(jī)定位生成動(dòng)態(tài)模型的方法和裝置）這兩個(gè)專利有效。ITC在公布最終決定的同日，還發(fā)出了有限制禁止令，禁止在國(guó)外生產(chǎn)的、存在侵權(quán)的GPS設(shè)備進(jìn)入美國(guó)。

（3）第三階段——SiRF上訴

以SiRF公司為首，包括E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio公司在內(nèi)的多家公司之后向美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴，被上訴方為ITC，而B(niǎo)roadcom以及Global Locate公司作為中間介入者（案卷號(hào)：2009-1262）。該上訴案存在三個(gè)焦點(diǎn)：焦點(diǎn)1：Global Locate公司是否有要求維持US6606346B2（計(jì)算信號(hào)相關(guān)的方法和裝置）的專利權(quán)的資格；焦點(diǎn)2：對(duì)US6704651B2和US6651000B2的侵權(quán)判定是否正確；焦點(diǎn)3：US6417801B1和US6937187B2的權(quán)利要求是否為可授權(quán)主題。

2009年3月16日，SiRF的上訴要求被聯(lián)邦巡回上訴法院駁回。聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)定并購(gòu)前原屬Global Locate公司的6件專利均有效且可執(zhí)行，SiRF公司關(guān)于這6件專利存在侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)賠償Broadcom公司的經(jīng)濟(jì)損失。

至此，SiRF公司與Global Locate公司之間的專利訴訟以SiRF公司敗訴而告終。

三、導(dǎo)航定位領(lǐng)域企業(yè)在美專利訴訟的策略

縱觀本案，導(dǎo)航定位領(lǐng)域企業(yè)在美訴訟時(shí)，應(yīng)當(dāng)借鑒以下策略：

（1）好的開(kāi)始是成功的一半

發(fā)起專利訴訟前，原告方應(yīng)做好充足的準(zhǔn)備。這里的準(zhǔn)備不僅包括第一場(chǎng)訴訟，還包括對(duì)被告反訴時(shí)的應(yīng)對(duì)。SiRF公司面對(duì)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失利而主動(dòng)發(fā)起訴訟，這種主動(dòng)出擊本應(yīng)能夠得到良好的開(kāi)局并引導(dǎo)整個(gè)訴訟走向勝利，但SiRF顯然對(duì)于被告Global Locate公司的專利沒(méi)有仔細(xì)地進(jìn)行研究如何反制，導(dǎo)致SiRF公司在ITC訴訟過(guò)程中提供的理由和證據(jù)均顯得很膚淺且不具有說(shuō)服力，并最終致使訴訟失利。在實(shí)踐中，訴訟前的準(zhǔn)備工作一般包括：確定侵權(quán)行為人、查明侵權(quán)事實(shí)、收集相關(guān)證據(jù)；估算侵權(quán)利益損失、確定侵權(quán)賠償數(shù)額；整理證據(jù)材料、撰寫(xiě)訴狀；最后選擇管轄法院、提起專利侵權(quán)訴訟。

值得一提的是，企業(yè)應(yīng)留存研發(fā)記錄，以便為自己辯護(hù)。例如：對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行留檔，記錄自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品的區(qū)別；如果是在仿制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，那就需要調(diào)查對(duì)方產(chǎn)品是否已獲得專利保護(hù)。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品已獲得專利保護(hù)，則需證明自己的產(chǎn)品相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的創(chuàng)新之處，或者宣告對(duì)方專利無(wú)效。

（2）兩面開(kāi)弓，事半功倍

如果可能，盡量向被告發(fā)起多個(gè)訴訟。這不僅僅是增加了訴訟的數(shù)量，更會(huì)起到令被告手忙腳亂的良好效果。本案中，Global Locate公司在對(duì)SiRF公司提起反訴的同時(shí)，還向ITC發(fā)起了對(duì)SiRF公司的指控。而這一切都是在Global Locate公司接到SiRF公司的訴訟以后的半個(gè)多月的時(shí)間——期間還跨過(guò)了圣誕節(jié)——完成的。由此反映出了Global Locate公司對(duì)于SiRF這一遲早要面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，乃至同行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在平時(shí)的研究和訴訟技巧的積累，因此才能面對(duì)其他公司“突如其來(lái)”的發(fā)難而“打有準(zhǔn)備之仗”。當(dāng)然，這也適合對(duì)反訴訟問(wèn)題的處理。這可以說(shuō)是作為企業(yè)應(yīng)對(duì)專利訴訟時(shí)的最理想姿態(tài)。

此外，企業(yè)在展開(kāi)可能引起對(duì)手訴訟等發(fā)難的商業(yè)合同之前，就應(yīng)當(dāng)做好充分的知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究調(diào)查，預(yù)防可能隨后出現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。例如，可以這樣假設(shè)：Global Locate公司在與TomTom公司簽訂商業(yè)合同之前時(shí)，就同時(shí)有針對(duì)性地開(kāi)展了對(duì)TomTom公司的原合作伙伴SiRF公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，這種眼光和策略值得國(guó)內(nèi)廣大企業(yè)和相關(guān)人員充分的借鑒。

（3）突破“逐級(jí)訴訟”觀念的束縛

美國(guó)州立法院、ITC、聯(lián)邦巡回上訴法院等多有允許重審的機(jī)制，訴訟方應(yīng)盡可能在本級(jí)訴訟權(quán)利用盡的情況下，再向更高一級(jí)的法院提起訴訟請(qǐng)求。這個(gè)案例中，Global Locate就是突破了一般觀念中的逐級(jí)訴訟，直接向ITC提出訴訟，變被動(dòng)為主動(dòng)，最終贏得了主導(dǎo)權(quán)。

美國(guó)專利權(quán)人有資格根據(jù)美國(guó)1930年《關(guān)稅法案》的337條款，向ITC提交知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟。ITC最初是一個(gè)保護(hù)美國(guó)制造公司權(quán)利的論壇，但是隨著時(shí)間的推移，司法要求被放寬，在美國(guó)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的美國(guó)之外的公司也可以提起訴訟了。ITC行政法官的裁決要依據(jù)由6位成員組成的委員會(huì)以及白宮的審查意見(jiàn)而定。申請(qǐng)者可以向聯(lián)邦法院起訴所有ITC的裁決。不同于法院，ITC可以發(fā)出排斥令，能夠阻止企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將相似的產(chǎn)品帶入美國(guó)市場(chǎng)。這些命令由美國(guó)海關(guān)在邊境執(zhí)行。這種排斥令能夠阻止產(chǎn)品的進(jìn)口。ITC較普通法院具有的另一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)便是速度。希望我國(guó)企業(yè)在訴訟維權(quán)時(shí)對(duì)這些與國(guó)內(nèi)司法體制的不同之處給予特別關(guān)注。

（4）適當(dāng)運(yùn)用收購(gòu)和被收購(gòu)手段

Broadcom在SiRF和Global Locate這兩家公司訴訟進(jìn)行期間完成了收購(gòu)，取得了GPS基帶芯片專利并趁機(jī)進(jìn)入了GPS市場(chǎng)。Global Locate公司借此被告侵權(quán)的危機(jī)，完成了一次成功的危機(jī)公關(guān)，加入到Broadcom公司的旗下。

事實(shí)上，收購(gòu)、并購(gòu)都是專利訴訟戰(zhàn)場(chǎng)上的常用戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。第三方勢(shì)力的介入不僅可以用較正常情況低得多的成本收購(gòu)和整合自己所需的技術(shù)和資源，還可能在被收購(gòu)方贏得訴訟后藉此收獲一筆不菲的訴訟賠償。本案中，Broadcom公司就是得到了SiRF公司的大筆賠償金并且使SiRF公司從此元?dú)獯髠?/p>

此外，從另一個(gè)角度講，還可以用于產(chǎn)生輿論聲勢(shì)，借此提高自己被其他大公司收購(gòu)或并購(gòu)的價(jià)值?，F(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，從正常的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品宣傳的角度提升自己的聲譽(yù)固然是必須的，但通過(guò)訴訟來(lái)贏得自身被關(guān)注度也是很有效的自我宣傳手段。當(dāng)然，這種做法應(yīng)當(dāng)是建立在自身有足夠技術(shù)積累和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的基礎(chǔ)之上的；否則在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和前途不明朗的訴訟戰(zhàn)場(chǎng)上，這無(wú)異于是玩火自焚。

（5）巧妙選擇訴訟對(duì)象

對(duì)起訴對(duì)象的選擇也是專利侵權(quán)訴訟是否成功的一個(gè)重要方面。SiRF公司僅針對(duì)Global Locate公司發(fā)起訴訟，而Global Locate公司卻在反訴時(shí)不僅在加州地方法院應(yīng)訴SiRF公司，同時(shí)還認(rèn)識(shí)到使用或銷售SiRF公司芯片的公司同樣作為侵權(quán)者，因此也對(duì)這些下游產(chǎn)品制造商和產(chǎn)品銷售商提起了訴訟。但是，由于芯片涉及到的產(chǎn)品及其生產(chǎn)商、經(jīng)銷商眾多，對(duì)所有侵權(quán)者同時(shí)提起訴訟所需要的成本高昂。因此，Global Locate公司僅針對(duì)幾個(gè)大型的下游廠商提起了訴訟?？偟膩?lái)說(shuō)，對(duì)于存在眾多侵權(quán)者的案件來(lái)說(shuō)，是全部同時(shí)起訴以免有些侵權(quán)者掩蓋證據(jù)還是只起訴幾個(gè)侵權(quán)者以達(dá)到“敲山震虎”的目的是要研究的問(wèn)題。另外，起訴哪些侵權(quán)者會(huì)降低侵權(quán)認(rèn)定難度、排除地方保護(hù)干擾均是為有效解決此問(wèn)題而應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮的因素。初步禁令則是在最終判決作出之前的暫時(shí)性救濟(jì)，以實(shí)現(xiàn)成文法的規(guī)定。給予初步禁令并不意味著原告在審理過(guò)程中有權(quán)獲得永久禁令，但如果原告尋求的是一項(xiàng)永久禁令，而最終法院也判決給予永久禁令，則該初步禁令將并入永久禁令，或該永久禁令取代初步禁令。

四、結(jié)束語(yǔ)

專利技術(shù)的發(fā)展、需求的增加必然導(dǎo)致市場(chǎng)繁榮、在美投資和銷售的企業(yè)增多。專利與商業(yè)利益關(guān)系密切，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中在美專利訴訟必然也會(huì)增加。這是一個(gè)不可改變的客觀事實(shí)和普遍規(guī)律。

盡管國(guó)內(nèi)目前專利訴訟并不多，但可以預(yù)見(jiàn)到，隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建立和國(guó)內(nèi)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不久的將來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)必然會(huì)面臨如國(guó)外企業(yè)一樣的專利糾紛——這不僅可能出現(xiàn)在打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)的路上，還有可能發(fā)生在我們身邊。這種糾紛在給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。如果準(zhǔn)備充分應(yīng)對(duì)得當(dāng)，同樣能夠扭轉(zhuǎn)局面，為自身的發(fā)展贏得籌碼。

從上述在美訴訟中我們不僅可以學(xué)習(xí)借鑒并得到警示，更需要在平時(shí)注重自身核心技術(shù)的專利布局，建立和完善專利預(yù)警分析機(jī)制，做到未雨綢繆。

（6）禁令在訴訟中的作用

在SiRF公司與Global Locate公司的訴訟案例中，Global Locate公司申請(qǐng)對(duì)SiRF公司施行有限制禁止令。ITC在隨后的判決中發(fā)出了有限制禁止令，禁止SiRF公司在國(guó)外生產(chǎn)的、存在侵權(quán)的GPS設(shè)備進(jìn)入美國(guó)，該禁止令于2009年3月16日生效。

在程序上，美國(guó)法中將禁令分為永久禁令（Permanent Injunction）、初步禁令（Preliminary Injunction）和臨時(shí)扣押令（Temporary Restraining Order,TRO），后兩種也稱有限制禁止令。一項(xiàng)臨時(shí)扣押令是法院在審查原告是否有權(quán)獲得初步禁令的聽(tīng)證程序中發(fā)出的禁止作出某種行為的命令，有效期一般持續(xù)到頒發(fā)初步禁令時(shí)到期。而