· 文|國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局光電技術(shù)發(fā)明審查部 隋欣 張亞玲 黃素霞 張巖 周亞沛

由 SiRF 與 Global Locate專利訴訟引發(fā)的思考

· 文|國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局光電技術(shù)發(fā)明審查部 隋欣 張亞玲 黃素霞 張巖 周亞沛

自GPS為代表的導(dǎo)航定位技術(shù)面向公眾開放以來，相關(guān)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面發(fā)展階段。我國(guó)目前的導(dǎo)航定位領(lǐng)域企業(yè)主要有兩個(gè)發(fā)展方向：第一是豐富和完善以GPS為核心的產(chǎn)品市場(chǎng)拓展，第二是加快北斗為核心的技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。盡管這兩個(gè)發(fā)展方向各有側(cè)重，但在通信服務(wù)、汽車導(dǎo)航、個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備，以及監(jiān)控與信息服務(wù)等應(yīng)用和服務(wù)領(lǐng)域卻有著諸多相通之處，也存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)。作為競(jìng)爭(zhēng)手段之一的專利訴訟更是被各企業(yè)視為占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)和市場(chǎng)份額的有力武器。SiRF與Global Locate公司之間在美專利訴訟就是很典型的案例。

一、當(dāng)事人簡(jiǎn)介

（1）SiRF公司

美國(guó)SiRF科技公司成立于1995年，總部設(shè)于美國(guó)加州的圣荷西市，在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易中心掛牌上市。

SiRF公司生產(chǎn)GPS芯片集以及相應(yīng)的軟件產(chǎn)品，其產(chǎn)

量占全球GPS芯片出貨量的70％，是全球最大的GPS芯片供應(yīng)商。SiRF公司所研發(fā)的技術(shù)已被廣泛應(yīng)用在具有衛(wèi)星導(dǎo)航功能的手機(jī)、汽車導(dǎo)航設(shè)備及消費(fèi)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。其產(chǎn)品主要包括SiRF star系列GPS芯片。

SiRF公司于2009年6月被CSR公司收購。

（2）CSR公司

CSR（Cambridge Silicon Radio）公司成立于1998年，總部位于英國(guó)劍橋，在倫敦證券交易所掛牌上市。

CSR公司主要產(chǎn)品線為單芯片的藍(lán)牙芯片和GPS芯片，是目前全球最大的藍(lán)牙芯片供應(yīng)商，約占50％的市場(chǎng)份額，同時(shí)也提供WiFi和VoIP解決方案。CSR公司在藍(lán)牙市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是Broadcom公司。CSR公司的主打產(chǎn)品包括aptX、BlueCore、CSR、IPS、COACH、SiRF star等系列芯片和模塊。

（3）Global Locate公司

Global Locate公司總部位于美國(guó)加州的圣何塞，是從事GPS和網(wǎng)絡(luò)輔助GPS（A-GPS）的半導(dǎo)體及軟件解決方案的提供商。

Global Locate公司擁有超過175項(xiàng)與GPS和A-GPS有關(guān)的外國(guó)專利

和外國(guó)專利申請(qǐng)。其產(chǎn)品包括世界上首臺(tái)采用單模商用GPS接收機(jī)Hammerhead，主要采用宿主機(jī)型（host-based）架構(gòu)，并被用于手機(jī)中。這意味著GPS芯片和導(dǎo)航軟件能夠共享手機(jī)等內(nèi)部的處理器和其他硬件資源。

該公司于2007年被Broadcom公司并購，其商標(biāo)已于2012年被注銷。

（4）Broadcom公司

Broadcom（博通）公司成立于1991年，總部位于美國(guó)加州的爾灣，在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易中心掛牌上市。

Broadcom公司是世界上最大的無生產(chǎn)線半導(dǎo)體公司之一，年收入超過25億美元，擁有2600多項(xiàng)美國(guó)專利、1200項(xiàng)外國(guó)專利和7450項(xiàng)專利申請(qǐng)。該公司提供包括語音、視頻、數(shù)據(jù)和多媒體領(lǐng)域的無線/有線傳輸在內(nèi)的芯片、片上系統(tǒng)和軟件解決方案。其主要產(chǎn)品包括BCM系列的定位芯片和定位接收機(jī)。

（5）TomTom公司

TomTom（Tom2，通騰導(dǎo)航科技）公司成立于1991年，總部位于荷蘭阿姆斯特丹，在Euronext股票交易市場(chǎng)掛牌上市。

其主要產(chǎn)品包括TomTom GO、TomTom XXL、TomTom VIA、TomTom XL等系列的便攜式導(dǎo)航設(shè)備（PND）。累計(jì)至今，TomTom已在全球銷售出超過6000萬臺(tái)PND，其受歡迎的程度從合作客戶在歐洲每2個(gè)PND使用者中，有1人是使用TomTom產(chǎn)品就可見一斑；其在北美亦擁有高達(dá)25％的市場(chǎng)占有率。

二、SiRF與 Global Locate專利訴訟過程

這場(chǎng)訴訟可以被大體分為三個(gè)階段：SiRF起訴、Global Locate應(yīng)訴、SiRF上訴。

（1）第一階段——訴訟緣起

SiRF公司發(fā)起專利訴訟的原因在于其主要客戶——TomTom將其下一代PND產(chǎn)品線“TomTom ONE”（TTOne）所需采用的GPS芯片定為從Global Locate公司采購，致使SiRF公司的股價(jià)在2006年12月14日急劇下跌。第二天，SiRF就其所擁有的專利在加州地區(qū)法院發(fā)起了對(duì)Global Locate公司及Global Locate公司分銷商SBCG公司的專利侵權(quán)訴訟（案卷號(hào)：4∶2006cv06964），要求經(jīng)濟(jì)賠償和Global Locate公司停止侵權(quán)行為。

（2）第二階段——復(fù)雜而精彩的發(fā)展

隨后，主角換成了Global Locate公司。Global Locate公司顯得沉著老練。其采用了兩種手段應(yīng)對(duì)SiRF的發(fā)難：不僅發(fā)起了兩起訴訟，而且還請(qǐng)求美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）發(fā)起337調(diào)查。

第一起訴訟（美國(guó)加州北部地方法院，民事案卷編號(hào)：4∶06-cv-06964-SBA）中，Global Locate公司指控SiRF公司的下列行為導(dǎo)致直接和間接侵權(quán)：研發(fā)、制造并銷售了某些GPS芯片。

第二起訴訟（ITC案號(hào)：337-TA-602）中，Global Locate公司指控E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio這四家公司的下列行為導(dǎo)致直接和間接侵權(quán)：將SiRF公司的涉訴芯片集成到終端用戶和消費(fèi)類GPS設(shè)備中。

2007年4月30日，在Global Locate的請(qǐng)求下，ITC發(fā)起了一項(xiàng)調(diào)查，目的在于確定將某些侵犯Global Locate公司的專利權(quán)的GPS設(shè)備進(jìn)口到美國(guó)、銷售進(jìn)口、進(jìn)口之后在美國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施銷售的行為是否違反美國(guó)關(guān)稅法案第337條的規(guī)定。

在ITC的審判過程中，首先由ITC的行政法官（“ALJ”）舉行了證據(jù)聽證會(huì)。

>>>圖1 SiRF與Global Locate公司之間專利訴訟重要事件的發(fā)展示意圖

訴訟案件發(fā)展至此，Global Locate公司這個(gè)尚未上市卻擁有GPS和A-GPS半導(dǎo)體和軟件的無晶圓供應(yīng)商已經(jīng)吸引了來自導(dǎo)航定位業(yè)界越來越多的關(guān)注。Broadcom公司找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，以1.43億美元收購了Global Locate公司的大部分股權(quán)，并承諾對(duì)Global Locate公司的原股東和合并后的運(yùn)營(yíng)提供8千萬美元的資金。收購中，Global Locate公司的原股東購買了3百萬美元的Broadcom公司股權(quán)。2007年7月12日，Broadcom公司宣布完成了對(duì)Global Locate公司的收購。Global Locate公司背后有了強(qiáng)有力的支援。這不僅使得SiRF在這場(chǎng)曠日持久的訴訟中需要面對(duì)的對(duì)手變得強(qiáng)大起來（實(shí)際上，SiRF在GPS芯片市場(chǎng)的龍頭老大地位在2011年被Broadcom超越），也直接加劇了SiRF公司贏得這場(chǎng)訴訟的不確定性。

法院方面經(jīng)審理認(rèn)為：SiRF公司相對(duì)于這6件專利均存在違反337條款的行為，且SiRF侵犯Global Locate公司的三項(xiàng)專利的專利權(quán)。

2009年1月15日，ITC公布了最終決定：①ITC確認(rèn)了地方法院的決定；②ITC斷定SiRF侵犯了US6651000B2（以簡(jiǎn)潔格式生成和發(fā)布衛(wèi)星跟蹤信息的方法和裝置）和US6704651B2（移動(dòng)接收機(jī)利用廣域參考網(wǎng)絡(luò)播發(fā)星歷定位的方法和裝置）的專利權(quán)；③ITC認(rèn)定US6417801B1（對(duì)GPS信號(hào)的時(shí)間自由處理的方法和裝置）和US6937187B2（衛(wèi)星接收機(jī)定位生成動(dòng)態(tài)模型的方法和裝置）這兩個(gè)專利有效。ITC在公布最終決定的同日，還發(fā)出了有限制禁止令，禁止在國(guó)外生產(chǎn)的、存在侵權(quán)的GPS設(shè)備進(jìn)入美國(guó)。

（3）第三階段——SiRF上訴

以SiRF公司為首，包括E-TEN、Pharos、MiTAC和Mio公司在內(nèi)的多家公司之后向美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴，被上訴方為ITC，而Broadcom以及Global Locate公司作為中間介入者（案卷號(hào)：2009-1262）。該上訴案存在三個(gè)焦點(diǎn)：焦點(diǎn)1：Global Locate公司是否有要求維持US6606346B2（計(jì)算信號(hào)相關(guān)的方法和裝置）的專利權(quán)的資格；焦點(diǎn)2：對(duì)US6704651B2和US6651000B2的侵權(quán)判定是否正確；焦點(diǎn)3：US6417801B1和US6937187B2的權(quán)利要求是否為可授權(quán)主題。

2009年3月16日，SiRF的上訴要求被聯(lián)邦巡回上訴法院駁回。聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)定并購前原屬Global Locate公司的6件專利均有效且可執(zhí)行，SiRF公司關(guān)于這6件專利存在侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)賠償Broadcom公司的經(jīng)濟(jì)損失。

至此，SiRF公司與Global Locate公司之間的專利訴訟以SiRF公司敗訴而告終。

三、導(dǎo)航定位領(lǐng)域企業(yè)在美專利訴訟的策略

縱觀本案，導(dǎo)航定位領(lǐng)域企業(yè)在美訴訟時(shí)，應(yīng)當(dāng)借鑒以下策略：

（1）好的開始是成功的一半

發(fā)起專利訴訟前，原告方應(yīng)做好充足的準(zhǔn)備。這里的準(zhǔn)備不僅包括第一場(chǎng)訴訟，還包括對(duì)被告反訴時(shí)的應(yīng)對(duì)。SiRF公司面對(duì)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失利而主動(dòng)發(fā)起訴訟，這種主動(dòng)出擊本應(yīng)能夠得到良好的開局并引導(dǎo)整個(gè)訴訟走向勝利，但SiRF顯然對(duì)于被告Global Locate公司的專利沒有仔細(xì)地進(jìn)行研究如何反制，導(dǎo)致SiRF公司在ITC訴訟過程中提供的理由和證據(jù)均顯得很膚淺且不具有說服力，并最終致使訴訟失利。在實(shí)踐中，訴訟前的準(zhǔn)備工作一般包括：確定侵權(quán)行為人、查明侵權(quán)事實(shí)、收集相關(guān)證據(jù)；估算侵權(quán)利益損失、確定侵權(quán)賠償數(shù)額；整理證據(jù)材料、撰寫訴狀；最后選擇管轄法院、提起專利侵權(quán)訴訟。

值得一提的是，企業(yè)應(yīng)留存研發(fā)記錄，以便為自己辯護(hù)。例如：對(duì)產(chǎn)品開發(fā)過程進(jìn)行留檔，記錄自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品的區(qū)別；如果是在仿制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，那就需要調(diào)查對(duì)方產(chǎn)品是否已獲得專利保護(hù)。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品已獲得專利保護(hù)，則需證明自己的產(chǎn)品相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的創(chuàng)新之處，或者宣告對(duì)方專利無效。

（2）兩面開弓，事半功倍

如果可能，盡量向被告發(fā)起多個(gè)訴訟。這不僅僅是增加了訴訟的數(shù)量，更會(huì)起到令被告手忙腳亂的良好效果。本案中，Global Locate公司在對(duì)SiRF公司提起反訴的同時(shí)，還向ITC發(fā)起了對(duì)SiRF公司的指控。而這一切都是在Global Locate公司接到SiRF公司的訴訟以后的半個(gè)多月的時(shí)間——期間還跨過了圣誕節(jié)——完成的。由此反映出了Global Locate公司對(duì)于SiRF這一遲早要面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，乃至同行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在平時(shí)的研究和訴訟技巧的積累，因此才能面對(duì)其他公司“突如其來”的發(fā)難而“打有準(zhǔn)備之仗”。當(dāng)然，這也適合對(duì)反訴訟問題的處理。這可以說是作為企業(yè)應(yīng)對(duì)專利訴訟時(shí)的最理想姿態(tài)。

此外，企業(yè)在展開可能引起對(duì)手訴訟等發(fā)難的商業(yè)合同之前，就應(yīng)當(dāng)做好充分的知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究調(diào)查，預(yù)防可能隨后出現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。例如，可以這樣假設(shè)：Global Locate公司在與TomTom公司簽訂商業(yè)合同之前時(shí)，就同時(shí)有針對(duì)性地開展了對(duì)TomTom公司的原合作伙伴SiRF公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，這種眼光和策略值得國(guó)內(nèi)廣大企業(yè)和相關(guān)人員充分的借鑒。

（3）突破“逐級(jí)訴訟”觀念的束縛

美國(guó)州立法院、ITC、聯(lián)邦巡回上訴法院等多有允許重審的機(jī)制，訴訟方應(yīng)盡可能在本級(jí)訴訟權(quán)利用盡的情況下，再向更高一級(jí)的法院提起訴訟請(qǐng)求。這個(gè)案例中，Global Locate就是突破了一般觀念中的逐級(jí)訴訟，直接向ITC提出訴訟，變被動(dòng)為主動(dòng)，最終贏得了主導(dǎo)權(quán)。

美國(guó)專利權(quán)人有資格根據(jù)美國(guó)1930年《關(guān)稅法案》的337條款，向ITC提交知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟。ITC最初是一個(gè)保護(hù)美國(guó)制造公司權(quán)利的論壇，但是隨著時(shí)間的推移，司法要求被放寬，在美國(guó)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的美國(guó)之外的公司也可以提起訴訟了。ITC行政法官的裁決要依據(jù)由6位成員組成的委員會(huì)以及白宮的審查意見而定。申請(qǐng)者可以向聯(lián)邦法院起訴所有ITC的裁決。不同于法院，ITC可以發(fā)出排斥令，能夠阻止企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將相似的產(chǎn)品帶入美國(guó)市場(chǎng)。這些命令由美國(guó)海關(guān)在邊境執(zhí)行。這種排斥令能夠阻止產(chǎn)品的進(jìn)口。ITC較普通法院具有的另一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)便是速度。希望我國(guó)企業(yè)在訴訟維權(quán)時(shí)對(duì)這些與國(guó)內(nèi)司法體制的不同之處給予特別關(guān)注。

（4）適當(dāng)運(yùn)用收購和被收購手段

Broadcom在SiRF和Global Locate這兩家公司訴訟進(jìn)行期間完成了收購，取得了GPS基帶芯片專利并趁機(jī)進(jìn)入了GPS市場(chǎng)。Global Locate公司借此被告侵權(quán)的危機(jī)，完成了一次成功的危機(jī)公關(guān)，加入到Broadcom公司的旗下。

事實(shí)上，收購、并購都是專利訴訟戰(zhàn)場(chǎng)上的常用戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。第三方勢(shì)力的介入不僅可以用較正常情況低得多的成本收購和整合自己所需的技術(shù)和資源，還可能在被收購方贏得訴訟后藉此收獲一筆不菲的訴訟賠償。本案中，Broadcom公司就是得到了SiRF公司的大筆賠償金并且使SiRF公司從此元?dú)獯髠?/p>

此外，從另一個(gè)角度講，還可以用于產(chǎn)生輿論聲勢(shì)，借此提高自己被其他大公司收購或并購的價(jià)值?，F(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，從正常的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品宣傳的角度提升自己的聲譽(yù)固然是必須的，但通過訴訟來贏得自身被關(guān)注度也是很有效的自我宣傳手段。當(dāng)然，這種做法應(yīng)當(dāng)是建立在自身有足夠技術(shù)積累和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的基礎(chǔ)之上的；否則在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和前途不明朗的訴訟戰(zhàn)場(chǎng)上，這無異于是玩火自焚。

（5）巧妙選擇訴訟對(duì)象

對(duì)起訴對(duì)象的選擇也是專利侵權(quán)訴訟是否成功的一個(gè)重要方面。SiRF公司僅針對(duì)Global Locate公司發(fā)起訴訟，而Global Locate公司卻在反訴時(shí)不僅在加州地方法院應(yīng)訴SiRF公司，同時(shí)還認(rèn)識(shí)到使用或銷售SiRF公司芯片的公司同樣作為侵權(quán)者，因此也對(duì)這些下游產(chǎn)品制造商和產(chǎn)品銷售商提起了訴訟。但是，由于芯片涉及到的產(chǎn)品及其生產(chǎn)商、經(jīng)銷商眾多，對(duì)所有侵權(quán)者同時(shí)提起訴訟所需要的成本高昂。因此，Global Locate公司僅針對(duì)幾個(gè)大型的下游廠商提起了訴訟?？偟膩碚f，對(duì)于存在眾多侵權(quán)者的案件來說，是全部同時(shí)起訴以免有些侵權(quán)者掩蓋證據(jù)還是只起訴幾個(gè)侵權(quán)者以達(dá)到“敲山震虎”的目的是要研究的問題。另外，起訴哪些侵權(quán)者會(huì)降低侵權(quán)認(rèn)定難度、排除地方保護(hù)干擾均是為有效解決此問題而應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮的因素。初步禁令則是在最終判決作出之前的暫時(shí)性救濟(jì)，以實(shí)現(xiàn)成文法的規(guī)定。給予初步禁令并不意味著原告在審理過程中有權(quán)獲得永久禁令，但如果原告尋求的是一項(xiàng)永久禁令，而最終法院也判決給予永久禁令，則該初步禁令將并入永久禁令，或該永久禁令取代初步禁令。

四、結(jié)束語

專利技術(shù)的發(fā)展、需求的增加必然導(dǎo)致市場(chǎng)繁榮、在美投資和銷售的企業(yè)增多。專利與商業(yè)利益關(guān)系密切，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中在美專利訴訟必然也會(huì)增加。這是一個(gè)不可改變的客觀事實(shí)和普遍規(guī)律。

盡管國(guó)內(nèi)目前專利訴訟并不多，但可以預(yù)見到，隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建立和國(guó)內(nèi)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不久的將來，國(guó)內(nèi)企業(yè)必然會(huì)面臨如國(guó)外企業(yè)一樣的專利糾紛——這不僅可能出現(xiàn)在打開美國(guó)市場(chǎng)的路上，還有可能發(fā)生在我們身邊。這種糾紛在給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。如果準(zhǔn)備充分應(yīng)對(duì)得當(dāng)，同樣能夠扭轉(zhuǎn)局面，為自身的發(fā)展贏得籌碼。

從上述在美訴訟中我們不僅可以學(xué)習(xí)借鑒并得到警示，更需要在平時(shí)注重自身核心技術(shù)的專利布局，建立和完善專利預(yù)警分析機(jī)制，做到未雨綢繆。

（6）禁令在訴訟中的作用

在SiRF公司與Global Locate公司的訴訟案例中，Global Locate公司申請(qǐng)對(duì)SiRF公司施行有限制禁止令。ITC在隨后的判決中發(fā)出了有限制禁止令，禁止SiRF公司在國(guó)外生產(chǎn)的、存在侵權(quán)的GPS設(shè)備進(jìn)入美國(guó)，該禁止令于2009年3月16日生效。

在程序上，美國(guó)法中將禁令分為永久禁令（Permanent Injunction）、初步禁令（Preliminary Injunction）和臨時(shí)扣押令（Temporary Restraining Order,TRO），后兩種也稱有限制禁止令。一項(xiàng)臨時(shí)扣押令是法院在審查原告是否有權(quán)獲得初步禁令的聽證程序中發(fā)出的禁止作出某種行為的命令，有效期一般持續(xù)到頒發(fā)初步禁令時(shí)到期。而