在我國(guó)專利授權(quán)確權(quán)司法實(shí)踐中，關(guān)于專利申請(qǐng)文件的修改是否符合《專利法》第三十三條是爭(zhēng)議較大的問題之一。筆者以為，技術(shù)貢獻(xiàn)視角的分析也許能夠提供合理的案件，本文嘗試從技術(shù)貢獻(xiàn)的視角來簡(jiǎn)要分析專利申請(qǐng)文件的修改規(guī)則。

一、專利申請(qǐng)文件修改的技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則

《專利法》第三十三條主要從兩個(gè)方面來保護(hù)專利申請(qǐng)人修改的權(quán)利：第一個(gè)方面，在程序上，應(yīng)當(dāng)給予修改的機(jī)會(huì)。為什么要給予修改的機(jī)會(huì)呢，除了彌補(bǔ)撰寫的文字瑕疵之外，還有很重要的一點(diǎn)，就是允許專利申請(qǐng)人將已經(jīng)公開在原說明書和權(quán)利要求書中的技術(shù)貢獻(xiàn)通過適當(dāng)?shù)姆绞饺考{入專利權(quán)保護(hù)范圍。為了充分保護(hù)專利申請(qǐng)人通過修改將技術(shù)貢獻(xiàn)納入保護(hù)范圍的權(quán)利，各國(guó)都在法律法規(guī)上規(guī)定了保障專利申請(qǐng)人修改專利申請(qǐng)文件的程序?！稓W洲專利公約》第123條第（1）項(xiàng)規(guī)定：“在歐洲專利局的程序中，歐洲專利申請(qǐng)或歐洲專利可以根據(jù)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修改。在任何程序中，申請(qǐng)人都應(yīng)當(dāng)有至少一次按照自己意愿修改的機(jī)會(huì)?！薄稓W洲專利公約》保護(hù)專利申請(qǐng)人和專利權(quán)人修改權(quán)利的意圖在上述規(guī)定中表現(xiàn)得非常明顯。在我國(guó)，《專利審查指南》規(guī)定，在實(shí)用新型的形式審查和發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查過程中，專利申請(qǐng)人都有主動(dòng)修改權(quán)利要求書的機(jī)會(huì)。

第二個(gè)方面，在實(shí)體上，只要是原說明書和權(quán)利要求書充分公開的技術(shù)貢獻(xiàn)，在符合專利申請(qǐng)文件修改程序要求的情況下，應(yīng)當(dāng)允許專利申請(qǐng)人通過修改專利申請(qǐng)文件將其納入保護(hù)范圍。前述的基本規(guī)則可以簡(jiǎn)稱為專利申請(qǐng)文件修改的技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則。對(duì)權(quán)利要求書的修改是否超范圍的判斷應(yīng)當(dāng)遵守技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則，主要理由為：如果對(duì)權(quán)利要求書的修改能夠得到原申請(qǐng)文件的支持，表明權(quán)利要求書的修改并沒有使專利申請(qǐng)人獲得與其在原說明書和權(quán)利要求書中公開的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配的保護(hù)范圍，也不會(huì)損害他人合法權(quán)益；如果修改以后的權(quán)利要求書不能得到原申請(qǐng)文件的支持，表明修改后的權(quán)利要求書使專利申請(qǐng)人獲得了與其在原說明書和權(quán)利要求書中公開的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配的保護(hù)范圍，專利申請(qǐng)人獲得了不正當(dāng)?shù)睦?，也可能?huì)損害他人合法權(quán)益。

前面的分析表明，權(quán)利要求書的修改不能適用直接地、毫無疑義地確定標(biāo)準(zhǔn)來判斷是否超范圍，而應(yīng)當(dāng)適用技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則來評(píng)價(jià)?！澳小卑钢械摹鞍雽?dǎo)體存儲(chǔ)裝置”能不能修改為“存儲(chǔ)裝置”，取決于修改后的權(quán)利要求是否得到原說明書和權(quán)利要求書的支持。

二、專利申請(qǐng)文件修改的影響因素

在專利授權(quán)之前，影響專利申請(qǐng)文件修改是否超范圍的主要因素有：第一，修改對(duì)象。權(quán)利要求書和說明書的作用不同，法律地位不同，修改規(guī)則也不完全相同。在專利授權(quán)之前，說明書的修改應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守先申請(qǐng)?jiān)瓌t，不允許增加原說明書和權(quán)利要求書沒有公開的技術(shù)信息，架空先申請(qǐng)?jiān)瓌t。說明書的修改，如果產(chǎn)生了本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從原說明書和權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容，這樣的修改應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為超范圍。權(quán)利要求書的修改，只要能夠得到原說明書和權(quán)利要求書的支持，表明其意圖獲得的保護(hù)范圍與其在原說明書和權(quán)利要求書中的技術(shù)貢獻(xiàn)是匹配的，既不會(huì)獲得不正當(dāng)?shù)睦?，也不?huì)損害他人合法權(quán)益，因此應(yīng)當(dāng)予以允許。在目前的專利審查實(shí)踐中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局按照直接地、毫無疑義地確定標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)文件的修改是否超范圍，并沒有區(qū)分說明書和權(quán)利要求書。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于法律性質(zhì)并不完全相同的對(duì)象，適用相同的修改規(guī)則，是明顯不合理的。

第二，修改時(shí)機(jī)。主動(dòng)修改和被動(dòng)修改的規(guī)則也不完全相同，如果是主動(dòng)修改，只要符合先申請(qǐng)?jiān)瓌t，沒有增加與原說明書和權(quán)利要求公開的技術(shù)內(nèi)容之外的技術(shù)信息，而且符合技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則，能夠得到原說明書和權(quán)利要求書公開的技術(shù)內(nèi)容的支持，就不會(huì)獲得不正當(dāng)?shù)睦妫植粫?huì)損害社會(huì)公眾的利益，應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許。如果是被動(dòng)修改，除上述限制外，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的相關(guān)要求。如果不遵守國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局規(guī)定的限制條件，可能導(dǎo)致專利審查程序的不適當(dāng)拖延，浪費(fèi)審查成本。

三、專利申請(qǐng)文件修改的依據(jù)

為了確保專利申請(qǐng)人獲得的專利權(quán)保護(hù)范圍與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配，必須確保專利申請(qǐng)人能夠?qū)⑵湓谠f明書和權(quán)利要求書中公開的所有技術(shù)信息作為修改基礎(chǔ)。專利申請(qǐng)文件修改的參照對(duì)象不僅僅限于原說明書，還包括原權(quán)利要求書。1984年《專利法》規(guī)定，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書記載的范圍。這一規(guī)定意味著，修改權(quán)利要求書確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，只能依據(jù)說明書的技術(shù)信息來確定專利權(quán)保護(hù)范圍，這是明顯不合理的，因?yàn)樵瓩?quán)利要求書公開的技術(shù)貢獻(xiàn)不能被納入專利權(quán)保護(hù)范圍。為了克服1984年《專利法》這一規(guī)定的缺陷，1992年《專利法》規(guī)定，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。相對(duì)于1984年《專利法》，修改的原始范圍不僅僅限于原說明書，還增加了權(quán)利要求書。這樣一來，就使得專利申請(qǐng)人可以在其原申請(qǐng)文件公開的所有技術(shù)貢獻(xiàn)基礎(chǔ)之上確定其專利權(quán)保護(hù)范圍。1992年《專利法》的該處修改，體現(xiàn)了技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在《專利審查指南》中更加細(xì)化了該原則，規(guī)定原權(quán)利要求書中記載而原說明書中沒有描述的技術(shù)特征可以補(bǔ)入說明書。 在美國(guó)，聯(lián)邦巡回上訴法院的判例特別強(qiáng)調(diào)，原權(quán)利要求書公開的技術(shù)信息應(yīng)當(dāng)作為申請(qǐng)文件公開的技術(shù)信息的一部分。如果原權(quán)利要求書公開的技術(shù)信息沒有記載在說明書中，專利申請(qǐng)人也可以修改說明書以補(bǔ)入該技術(shù)信息。 上述判例規(guī)則還被美國(guó)專利商標(biāo)局收入了美國(guó)《專利審查指南》之中。

四、權(quán)利要求書修改的二次概括

在北京市高級(jí)人民法院審理的（2014）高行終字第66號(hào)“計(jì)算機(jī)監(jiān)控防誤裝置專用電磁鎖”的實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中，專利申請(qǐng)人在專利審查階段將原權(quán)利要求1中的“一對(duì)常閉常開雙接點(diǎn)的微開關(guān)”修改為“微開關(guān)”。本案在二審訴訟中的爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一為對(duì)“微開關(guān)”的二次概括是否符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。本專利權(quán)利要求書對(duì)“微開關(guān)”的修改，相對(duì)于原權(quán)利要求書而言擴(kuò)大了保護(hù)范圍，將所有微開關(guān)均納入修改后的權(quán)利要求保護(hù)范圍。對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，使用其他微開關(guān)或者多對(duì)微開關(guān)，是否能夠?qū)崿F(xiàn)本專利權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問題，是判斷權(quán)利要求書修改時(shí)的二次概括是否得到原說明書和權(quán)利要求書的支持的關(guān)鍵。如果能夠得到支持，表明概括為“微開關(guān)”并沒有使專利申請(qǐng)人獲得與其在原說明書和權(quán)利要求書中公開的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配的保護(hù)范圍，也不會(huì)損害他人合法權(quán)益；如果不能得到支持，表明對(duì)“微開關(guān)”的概括使專利申請(qǐng)人獲得了與其已經(jīng)公開的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配的保護(hù)范圍，專利申請(qǐng)人獲得了不正當(dāng)?shù)睦?，也可能?huì)損害他人合法權(quán)益。

在本案中，原說明書只是公開了使用一雙常閉常開微開關(guān)能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，沒有公開本領(lǐng)域技術(shù)人員使用其他微開關(guān)或多對(duì)微開關(guān)是否能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案、解決相應(yīng)技術(shù)問題，因此北京市高級(jí)人民法院二審判決認(rèn)為，根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定修改后涵蓋各種類型和數(shù)量的微開關(guān)得不到原說明書和權(quán)利要求書的支持，修改以后的權(quán)利要求與專利權(quán)人在原說明書和權(quán)利要求公開的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。反過來說，如果在本案中對(duì)微開關(guān)的二次概括能夠得到原說明書和權(quán)利要求書的支持，則這樣的修改是應(yīng)當(dāng)允許的。

五、小結(jié)

從技術(shù)貢獻(xiàn)的視角來看，專利申請(qǐng)文件修改的主要規(guī)則為：第一，專利申請(qǐng)人有權(quán)進(jìn)行修改，使權(quán)利要求書確定的保護(hù)范圍與其在原說明書和權(quán)利要求書中公開的技術(shù)貢獻(xiàn)的范圍相匹配。第二，權(quán)利要求書的修改只要得到原申請(qǐng)文件支持就應(yīng)當(dāng)允許，只要修改后的權(quán)利要求書確定的保護(hù)范圍沒有超出原申請(qǐng)議論公開的技術(shù)貢獻(xiàn)的范圍，這樣的修改就沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。第三，修改權(quán)利要求書時(shí)應(yīng)當(dāng)允許對(duì)權(quán)利要求的二次概括，只要二次概括以后的權(quán)利要求書能夠得到原申請(qǐng)文件的支持，這樣的概括符合技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則。