田競 王艷坤

摘 要：根據(jù)PCT國際階段的相關(guān)法規(guī)，對涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)、進(jìn)行純智力活動或從事游戲活動的方案、規(guī)則和方法，國際檢索單位以及國際初步審查單位無須對該國際申請進(jìn)行檢索和初步審查。但各國際檢索單位由于在判斷的過程中標(biāo)準(zhǔn)不完全一致，所以存在不完全相同的處理方式。

關(guān)鍵詞：PCT國際階段;經(jīng)營業(yè)務(wù)

隨著電子商務(wù)的推廣和普及，不僅在普通國家申請中相關(guān)案件越來越多，在PCT國際階段中，涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)部分內(nèi)容的申請案也與日俱增。PCT國際階段中，根據(jù)PCT條約第17條，第34條，以及細(xì)則第39條，第67條的相關(guān)規(guī)定，明確指出了對于涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)、進(jìn)行純智力活動或從事游戲活動的方案、規(guī)則和方法，國際檢索單位以及國際初步審查單位無須對該國際申請進(jìn)行檢索和初步審查。但如何界定申請文件是否涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)、進(jìn)行純智力活動或從事游戲活動的方案、規(guī)則和方法，各個國際單位的處理方式不完全一致。

在歐洲專利局的審查實(shí)踐中，審查員首先對權(quán)利要求所請求的方案是否具有技術(shù)特性進(jìn)行判斷。如果沒有技術(shù)特性則否定當(dāng)前權(quán)利要求;如果經(jīng)判斷權(quán)利要求所請求的方案有技術(shù)特性，則繼續(xù)涉及新穎性和創(chuàng)造性的判斷。在創(chuàng)造性判斷過程中，如果并非所有特征被一篇現(xiàn)有技術(shù)所公開，則確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后找出當(dāng)前權(quán)利要求與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征，確定由所述區(qū)別特征所解決的問題，判斷上述所解決的問題是否導(dǎo)致技術(shù)效果。如果沒有導(dǎo)致技術(shù)效果，則當(dāng)前權(quán)利要求對現(xiàn)有技術(shù)沒有技術(shù)上的貢獻(xiàn)，因而缺乏創(chuàng)造性;如果能夠?qū)е录夹g(shù)效果，則判斷解決技術(shù)問題的方案是否是顯而易見的？如是顯而易見的，則當(dāng)前權(quán)利要求創(chuàng)造性;如不是顯而易見的，則審查權(quán)利要求是否滿足其他要求。

案例1：

權(quán)利要求：

該案共包括62項(xiàng)權(quán)利要求，其中13項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，分別涉及用于分析金融數(shù)據(jù)的設(shè)備、系統(tǒng)，用戶界面，處理金融數(shù)據(jù)的方法、計(jì)算機(jī)程序等。EPO為該案例的國際檢索單位，在PCT國際階段的檢索中，認(rèn)定本申請全部權(quán)利要求均屬于無需進(jìn)行檢索的主題，并在203表中給出了如下處理意見：

雖然EPO在國際階段中基于PCT條約17（2）（a）（i）和（ii），認(rèn)為本案的全部權(quán)利要求均屬于無需進(jìn)行檢索的主題，但在其給出的意見中可以看到，產(chǎn)生該結(jié)論的原因是由于審查員根據(jù)對所描述的各主題，無法對其進(jìn)行有意義的檢索而導(dǎo)致的。對于這種情況，盡管當(dāng)前權(quán)利要求中存在處理單元，顯示屏，服務(wù)器，客戶端等具有實(shí)體結(jié)構(gòu)的物理裝置，但由于權(quán)利要求所要求保護(hù)的產(chǎn)品在其具有上述物理實(shí)體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，并未將涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)或純智力活動的內(nèi)容與給出的物理實(shí)體結(jié)構(gòu)相融合，從而界定出一個清楚、簡明的保護(hù)范圍，因而，一般情況下，對于這種案例，檢索單位也無法對其有意義的檢索，而基于上述情況，檢索單位也很難對其進(jìn)行合理預(yù)期。

在日本修改后的《與計(jì)算機(jī)軟件有關(guān)的發(fā)明（含與商業(yè)方法有關(guān)的發(fā)明）的審查指南》認(rèn)為商業(yè)方法專利可以作為與軟件有關(guān)的專利而獲得批準(zhǔn)。 日本特許廳2001年4月1日還發(fā)布了一份“商業(yè)方法發(fā)明不具有專利性的范例”，其中非常詳盡的給出了不構(gòu)成專利法下“發(fā)明”的情況、說明書和權(quán)利要求書不符合要求的情況等。日本特許廳指出一項(xiàng)使用計(jì)算機(jī)的商業(yè)方法發(fā)明其應(yīng)以整體的包括涉及到商業(yè)方法部分的創(chuàng)造性的判斷。這意味著計(jì)算機(jī)硬件、軟件以及涉及到商業(yè)方法的部分都要考察其創(chuàng)造性。JPO對于PCT國際檢索階段涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)專利申請的審查的處理方式，參見以下舉例：

案例2：

權(quán)利要求：

該案共包括24項(xiàng)權(quán)利要求，其中6項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，分別涉及用于點(diǎn)數(shù)管理方法和系統(tǒng)等。JPO為該案例的國際檢索單位，在PCT國際階段的檢索中，基于PCT條約17（2）（a）（i）和（ii），認(rèn)定本申請權(quán)利要求1-12屬于無需進(jìn)行檢索的主題，并在210表中指出：權(quán)利要求1-12所定義的點(diǎn)數(shù)管理方法，僅僅涉及以公知方法實(shí)現(xiàn)的對經(jīng)營業(yè)務(wù)的處理，因此屬于無需進(jìn)行檢索的主題。而對于權(quán)利要求13-24，由于這部分權(quán)利要求作為產(chǎn)品權(quán)利要求，其中分別對所要求保護(hù)的系統(tǒng)，以及上述系統(tǒng)內(nèi)所包括的具體組成部分，各部分之間的具體承接關(guān)系等均給出了相應(yīng)的描述。因此，審查員對權(quán)利要求13-24進(jìn)行檢索，并根據(jù)所檢索到的對比文件給出了對這部分權(quán)利要求的三性結(jié)論。也就是說，審查員認(rèn)為，雖然在權(quán)利要求13-24中仍然包括部分經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容，但由于上述權(quán)利要求中給出了對具體的裝置結(jié)構(gòu)，因此，審查員以申請文件所給出的內(nèi)容為基礎(chǔ)，基于涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容與裝置結(jié)構(gòu)之間的具體對應(yīng)關(guān)系的合理預(yù)期，得到一個清楚、簡要的保護(hù)范圍，并以這樣的一個保護(hù)范圍為基礎(chǔ)，給出了這部分權(quán)利要求的三性結(jié)論。

在SIPO，現(xiàn)階段對于PCT國際階段中涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)、純粹智力行為或者游戲比賽的方案、規(guī)則或者方法的相關(guān)申請的處理方式，參見以下舉例：

案例3：

權(quán)利要求：

一種軟件產(chǎn)品（0），裝載在電腦（1）可操作的載體中，所述軟件產(chǎn)品（0）中，包含有預(yù)先存儲的廣告信息，在該軟件產(chǎn)品（0）被安裝入電腦（1）中時，所述廣告信息被連同軟件產(chǎn)品（0）的其他檔案一起安裝到所述電腦（1）內(nèi)，之后，用戶每次開啟該電腦（1）使用該軟件產(chǎn)品（0）時，所述軟件產(chǎn)品（0）自動打開所述預(yù)先存儲的廣告信息，并顯示該廣告信息。

該案共包括16項(xiàng)權(quán)利要求，其中3項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，分別涉及軟件產(chǎn)品、電腦、以及電腦顯示廣告的方法。SIPO為該案例的國際檢索單位，在PCT國際階段中的檢索報告，對本申請全部16項(xiàng)權(quán)利要求進(jìn)行了檢索，并在237表中，基于對比文件CN1759388A，給出了涉及權(quán)利要求1-16關(guān)于三性意見的評述。

三性意見評述中，根據(jù)所給出的對比文件，審查員對權(quán)利要求的三性進(jìn)行了評述。雖然本案存在涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容的相應(yīng)特征，但根據(jù)所給出的檢索報告和三性意見可以看出，存在上述商業(yè)方法內(nèi)容特征的權(quán)利要求，由于該權(quán)利要求作為一種產(chǎn)品權(quán)利要求而言，本身給出了將其中涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)或純智力活動的內(nèi)容與產(chǎn)品中相應(yīng)組成部分相融合的限定，進(jìn)而根據(jù)其原始公開的內(nèi)容，能夠得到一個清楚、簡明的確定的范圍，這時，審查員基于將涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)或純智力活動的內(nèi)容與產(chǎn)品中相應(yīng)組成部分相融合的限定，對其進(jìn)行了進(jìn)一步的檢索，并且基于所檢索到的對比文件，對所涉及權(quán)利要求的具體三性結(jié)論做出了分析。

由此可見，在PCT國際階段中，對于純粹的商業(yè)性方法或規(guī)則，由于其屬于不需要進(jìn)行檢索的主題，因而也是不需要給出檢索結(jié)果和三性意見的，這一點(diǎn)是毫無爭議的;對于那些非純粹的涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)部分內(nèi)容的申請，在各國際檢索單位和國際初步審查單位的處理方式則不完全相同。