文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學(xué)法學(xué)院

顯著性考(上)寫在《商標(biāo)法》頒布30周年之后

文 / 劉麗娟 / 北京外國語大學(xué)法學(xué)院

顯著性是商標(biāo)法的基石性制度，對(duì)其認(rèn)識(shí)卻一直不甚清晰，商標(biāo)法諸多問題的解決依靠對(duì)顯著性更細(xì)致入微的理解。探討了兩種顯著性：固有和獲得，分析其各自獨(dú)有的問題以及兩者的關(guān)系，如非文字標(biāo)識(shí)的固有顯著性如何認(rèn)定？通用標(biāo)識(shí)如何認(rèn)定？臆造性標(biāo)識(shí)保護(hù)是否受到商品類別的限制，“第二含義”如何認(rèn)定？以及“第二含義”適用范圍的擴(kuò)張，兩種顯著性在商標(biāo)法中的不同功能等。對(duì)基礎(chǔ)制度進(jìn)行細(xì)微化梳理，幫助人們理解當(dāng)前商標(biāo)保護(hù)中各種困難問題，找到適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案。

顯著性；第二含義；臆造性標(biāo)識(shí)；美學(xué)功能性

商標(biāo)法初習(xí)者，對(duì)顯著性大多似是而非。乍聽頗明：用以標(biāo)明商品來源，需與商品類別結(jié)合考察。然而進(jìn)入實(shí)際問題，不免仍感迷惑：為何一定要結(jié)合商品類別考察顯著性？圖形、包裝裝潢的顯著性如何衡量？獲得顯著性與固有顯著性的表現(xiàn)形態(tài)一樣嗎？法官在司法判決中，雖然對(duì)文字標(biāo)識(shí)的顯著性大抵比較清楚，對(duì)其他各類標(biāo)識(shí)卻往往糊涂，并常以“獨(dú)創(chuàng)性”論述某標(biāo)識(shí)具有顯著性，且時(shí)而討論固有顯著性，時(shí)而討論獲得顯著性，但兩者關(guān)系是“兼具”還是“或者”？不甚了了！作為商標(biāo)法的基礎(chǔ)制度，深入理解顯著性有助于對(duì)許多具體問題的認(rèn)識(shí)和解決，比如何種標(biāo)識(shí)可獲得注冊(cè)？何種未注冊(cè)商標(biāo)可以獲得保護(hù)？何種商業(yè)外觀能獲得商標(biāo)性保護(hù)？商品類別限制是絕對(duì)的嗎？美學(xué)功能性是否可為通用標(biāo)識(shí)制度所替代？等等。在《商標(biāo)法》頒布已滿30周年后，又逢《商標(biāo)法》再一次修訂（2013年），對(duì)此基礎(chǔ)概念加以深度梳理，實(shí)具正本清源之意。

對(duì)顯著性的疑惑，舉世皆存。商標(biāo)保護(hù)近幾十年的擴(kuò)張，伴隨著對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)制度的挑戰(zhàn)，如混淆標(biāo)準(zhǔn)、商品類別限制、注冊(cè)制、行政主導(dǎo)等等，顯著性是其中之一。本文對(duì)顯著性的討論，一些屬于我國獨(dú)有的疑惑，而更多的是世界性難題 。1. 如，美國聯(lián)邦最高法院在跨世紀(jì)之交對(duì)商業(yè)外觀的顯著性問題接連表態(tài)，猶豫不定。一案中，法官認(rèn)為商業(yè)外觀與其他標(biāo)識(shí)的顯著性考察方法完全相同，具有固有顯著性可予以商標(biāo)保護(hù)，Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.,505U.S.763(1992)；另一案中，法官認(rèn)為商業(yè)外觀包括包裝(packaging)和商品外觀（Product Design），需區(qū)分對(duì)待，商品外觀無固有顯著性，其地位如同描述性標(biāo)識(shí)或單一顏色，必須取得“第二含義”方可作為商標(biāo)保護(hù)。Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.,529U.S.205(2000).

顯著性有兩種：固有與獲得。固有顯著性，指標(biāo)識(shí)本身所具有的識(shí)別商品來源的能力；獲得顯著性，指那些無固有顯著性的標(biāo)識(shí)，通過長(zhǎng)期使用，在市場(chǎng)上實(shí)際產(chǎn)生了指向商品來源的能力。固有顯著性為基礎(chǔ)，獲得顯著性是對(duì)無固有顯著性標(biāo)識(shí)的彌補(bǔ)。通常所說顯著性，指固有顯著性。

一、固有顯著性

以顯著性作為保護(hù)門檻，源于商標(biāo)法的目標(biāo)。商標(biāo)法保護(hù)“標(biāo)識(shí)”，非因標(biāo)識(shí)屬于智力成果，而是保護(hù)標(biāo)識(shí)與商品來源的正確聯(lián)接。因此，商標(biāo)保護(hù)的前提，不是標(biāo)識(shí)本身具有獨(dú)創(chuàng)性或創(chuàng)造性，而是其能否標(biāo)識(shí)商品來源。具有商標(biāo)法意義的事件，不是創(chuàng)造出商標(biāo)（但可能有著作權(quán)方面的意義），而是作為商標(biāo)使用或注冊(cè)，亦或相關(guān)公眾以之識(shí)別來源的事實(shí)。

（一）制度目標(biāo)：確權(quán)

倘若商標(biāo)保護(hù)一直停留在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法內(nèi)，以“反假冒”為唯一目標(biāo) ，2. 英美法中，商標(biāo)法與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法皆源于普通法之“反假冒”，商標(biāo)法一直被視為廣義反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法之一部分。Mary LaFrance,“Understanding Trademark Law”, LexisNexis, Second Edition,2009, p.2.則無需固有顯著性制度。因“假冒”以被假冒者的良好商譽(yù)為前提，是否保護(hù)及保護(hù)范圍都圍繞“商譽(yù)”的有無及強(qiáng)弱，區(qū)分標(biāo)識(shí)本身的臆造性、任意性、暗示性、描述性沒有意義，僅需排除通用標(biāo)識(shí)即可。但商標(biāo)制度從反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中獨(dú)立出來，意味著“反假冒”或“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”已不能完全滿足社會(huì)對(duì)商標(biāo)保護(hù)的新期待。

獨(dú)立的商標(biāo)制度，首要任務(wù)是確權(quán)，即“誰”以“何種方式”獲得商標(biāo)專有權(quán)？其次才是反假冒或反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。確權(quán)與反假冒的分野使固有顯著性和獲得顯著性的區(qū)分成為必要。何時(shí)授予商標(biāo)權(quán)，授予誰商標(biāo)權(quán)，依標(biāo)識(shí)性質(zhì)而異，給予不同性質(zhì)不同程度的法律保護(hù)。固有顯著性的標(biāo)識(shí)，保護(hù)先使用或先注冊(cè)者；獲得顯著性的標(biāo)識(shí)，保護(hù)先取得“第二含義”者【1】【2】。固有顯著性制度用以確權(quán)，可類比于物權(quán)法中的“先占” ，3.本文此處的類比很牽強(qiáng)，只是為了幫助理解，實(shí)際上與物權(quán)的“先占”制度存在本質(zhì)區(qū)別，參見王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學(xué)出版社2011年版，第8頁。占有方式為使用或注冊(cè)，誰先在商業(yè)中真實(shí)有效地使用商標(biāo)（使用制），或者誰先申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)（注冊(cè)制），誰就獲得商標(biāo)專有權(quán)。商標(biāo)的先占確權(quán)，是逐漸發(fā)達(dá)的現(xiàn)代企業(yè)精神的需要?，F(xiàn)代企業(yè)要求的商標(biāo)保護(hù)，不僅是事后的反假冒或反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)救濟(jì)，更要求在事業(yè)剛開始或未開始時(shí)就能明確擁有商標(biāo)，能盡早并在廣泛的范圍內(nèi)將其專有，如此才能放心圍繞該商標(biāo)積累商譽(yù)。這種企業(yè)需求，是商標(biāo)保護(hù)超越傳統(tǒng)的反假冒和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)獨(dú)立出來，進(jìn)而成為大多數(shù)國家選擇注冊(cè)制的根本推動(dòng)力。

固有顯著性制度，在使用制中得到充分適用；而在注冊(cè)制中，其主要意義在于審查注冊(cè)階段。使用制下，注冊(cè)的效力有限，無論是否注冊(cè)，商標(biāo)權(quán)的獲得都基于兩個(gè)事實(shí)：使用和顯著性，且法官可在民事侵權(quán)訴訟中直接宣告商標(biāo)無效，對(duì)固有顯著性的考察充斥著幾乎所有的商標(biāo)案件。在如我國的注冊(cè)制中，注冊(cè)是確權(quán)的依據(jù)，只在注冊(cè)審查及相關(guān)程序中有必要考察固有顯著性。未注冊(cè)商標(biāo)，在我國獲得保護(hù)以一定的知名度為前提，使用者無法僅憑在先使用而獲得商標(biāo)專用權(quán)，因此，標(biāo)識(shí)本身的顯著性強(qiáng)弱不具有決定性意義，只能作為知名度認(rèn)定的一個(gè)因素，顯著性光譜的分類及其相應(yīng)的法律效果喪失其確權(quán)的根本價(jià)值。

固有顯著性，以“相關(guān)公眾”為判斷視角，即相關(guān)公眾是否可能以之區(qū)分商品來源，但并不考察相關(guān)公眾的實(shí)際認(rèn)知，無需舉證證明，而是由審查者或裁判者主觀判斷，因其本來就是對(duì)相關(guān)公眾未來反應(yīng)的預(yù)先判斷，無必要做真實(shí)的市場(chǎng)調(diào)研。

（二）制度框架：顯著性光譜及修正

通常以所謂“顯著性光譜”（spectrum of distinctiveness）測(cè)試固有顯著性，即，結(jié)合商品類別，將標(biāo)識(shí)分為臆造、任意、暗示、描述、通用五類（或四類，有論者將臆造性和任意性作為一類），固有顯著性由強(qiáng)至弱，保護(hù)也由強(qiáng)至弱：臆造性、任意性、暗示性標(biāo)識(shí)會(huì)直接被認(rèn)定具有顯著性，只要使用即獲得保護(hù)（使用制），或可直接獲得注冊(cè)（注冊(cè)制）；描述性標(biāo)識(shí)無固有顯著性，獲得“第二含義”后方可獲得保護(hù)；通用性則永遠(yuǎn)不能作為商標(biāo)保護(hù)。此測(cè)試法由美國聯(lián)邦第二巡回法院在Abercrombie & Fitch案4. Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated,537F.2d4(1975).中確立，稱為“Abercrombie測(cè)試”。此測(cè)試雖未完整規(guī)定于我國商標(biāo)法（《商標(biāo)法》第11條予以部分規(guī)定），但無疑已為我國商標(biāo)審查機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)完全接受，成為測(cè)試固有顯著性的基本方法。

顯著性光譜對(duì)標(biāo)識(shí)的類分，其依據(jù)是標(biāo)識(shí)與商品類別之間的親疏關(guān)系，一般從語義上加以辨別，最適合分析文字標(biāo)識(shí)【3】，是以文字的字典含義與商品類別的關(guān)系遠(yuǎn)近判斷相關(guān)公眾可能的反應(yīng)。但現(xiàn)代商標(biāo)保護(hù)的范圍早已超出文字標(biāo)識(shí)，甚至不再限于標(biāo)識(shí)（symbol），擴(kuò)張至消費(fèi)者可能以之識(shí)別來源的幾乎所有商品外在形象，包括包裝、裝潢、商品外觀等等。文字以外的其他標(biāo)識(shí)，無語義可言，很難適用“光譜法”判斷其與商品類別之間的遠(yuǎn)近關(guān)系，比如，如何判斷一種顏色或裝潢對(duì)于某種商品是“描述”“暗示”、“任意”亦或“臆造”性標(biāo)識(shí)？

針對(duì)上述問題，Seabrook案5.Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Limited,568F.2d1342,1977.中，法官創(chuàng)造出適合非文字標(biāo)識(shí)的另一種測(cè)試法，追隨者眾。法官認(rèn)為對(duì)非文字類商標(biāo)應(yīng)以“是否僅是此類商品的普通設(shè)計(jì)，還是屬于獨(dú)特、不常見的設(shè)計(jì)，是否只是本商品常見設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)單修改”來判斷其顯著性?！癝eabrook測(cè)試法”，不是依據(jù)標(biāo)識(shí)與商品之間關(guān)系的遠(yuǎn)近推測(cè)公眾之反應(yīng)，而是將其與本類商品通常采用的圖案、外觀比較，判斷是否屬于不常見的獨(dú)特設(shè)計(jì)，以推測(cè)公眾的反應(yīng)。越獨(dú)特，公眾越有可能以之識(shí)別來源。實(shí)際上，公眾對(duì)于文字與圖形、商品外觀的識(shí)別能力并不相同，公眾較容易以文字區(qū)分來源，不太容易以圖形和外觀區(qū)分來源。因此，對(duì)于圖形、外觀等而言，其固有顯著性的認(rèn)定門檻顯然會(huì)比文字標(biāo)識(shí)高，其核心是相關(guān)公眾是否可能以之區(qū)分來源。

顯然，依據(jù)“Seabrook測(cè)試法”，無需劃分五種不同顯著性強(qiáng)度的標(biāo)識(shí)。但“Abercrombie光譜測(cè)試法”將標(biāo)識(shí)劃分為若干類，并授予不同的法律效果，實(shí)有現(xiàn)實(shí)需要，這是相當(dāng)一部分法官仍執(zhí)著于傳統(tǒng)的“Abercrombie光譜測(cè)試法”6.Chevron Chemical Company v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.,659F.2d695. 該案被告使用與原告類似的產(chǎn)品包裝和外形，但標(biāo)注了不同的商標(biāo)，法官認(rèn)為“Abercrombie光譜測(cè)試法”完全可用以分析包裝和外觀的固有顯著性。的原因。“Seabrook測(cè)試法”只是對(duì)光譜測(cè)試法的變通適用，而非取代，如，仍有區(qū)分固有顯著性、描述性、通用性三種不同類型的必要和可能，分別代表直接獲權(quán)、取得“第二含義”后獲權(quán)、永不保護(hù)三種不同的法律后果，但固有顯著性內(nèi)部的臆造性、任意性、和暗示性的分類失去意義。比如，在Chevron案中，法官雖然堅(jiān)持以“Abercrombie光譜測(cè)試法”評(píng)判所涉商品包裝的顯著性，但只是認(rèn)為所涉商品包裝固有顯著性，不再進(jìn)一步細(xì)分臆造、任意或暗示。

“Seabrook測(cè)試法”以標(biāo)識(shí)是否獨(dú)特、不常見作為測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，使得保護(hù)商業(yè)外觀的商標(biāo)門檻接近于外觀設(shè)計(jì)專利門檻。但兩者保護(hù)的內(nèi)在精神有根本不同，“Seabrook測(cè)試法”檢測(cè)顯著性，依據(jù)相關(guān)公眾視角，核心是相關(guān)公眾是否以之區(qū)分商品來源，比如咬了一口的蘋果，因不能滿足創(chuàng)造性，而不能獲得外觀設(shè)計(jì)專利；但對(duì)于某特定類別的產(chǎn)品，如手機(jī)，卻可能屬于獨(dú)特、不常見的圖案，消費(fèi)者能以之識(shí)別商品來源。兩者只不過在保護(hù)客體上有交叉而已，保護(hù)宗旨、門檻及授予的權(quán)利，都不一樣。

（三）臆造性標(biāo)識(shí)對(duì)商品類別限制和地域限制的突破

商標(biāo)保護(hù)范圍受到商品類別的限制，根據(jù)我國商標(biāo)法，除了馳名的注冊(cè)商標(biāo)，一般商標(biāo)只能禁止他人在相同或類似商品上的使用。

商標(biāo)保護(hù)限于類似商品，此項(xiàng)規(guī)則雖已規(guī)定于各國法律，但一直存在爭(zhēng)論。其緣起，應(yīng)是普通法中商標(biāo)保護(hù)的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)起源。普通法一直拒絕承認(rèn)商標(biāo)的“財(cái)產(chǎn)”地位，僅在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中提供“反假冒”保護(hù)。商標(biāo)保護(hù)同其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為一樣，要受到競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的限制：“不存在競(jìng)爭(zhēng)，則不可能有不公平競(jìng)爭(zhēng)，其自然推論，就是商標(biāo)僅存在于其使用的領(lǐng)域，不同地域或不同行業(yè)的其他企業(yè)仍可自由使用?！薄?】而且，商標(biāo)一般并非商標(biāo)權(quán)人創(chuàng)造，屬于已有詞匯，商標(biāo)權(quán)人僅因?yàn)槭褂枚谒猩虡I(yè)領(lǐng)域完全獨(dú)占一個(gè)現(xiàn)有詞匯缺乏正當(dāng)性，需受到商標(biāo)法目標(biāo)即反混淆的限制，而混淆往往僅發(fā)生在類似商品之間。但時(shí)代的演進(jìn)伴隨著對(duì)法律的認(rèn)識(shí)和態(tài)度的變化，如今上兩種理由都已有修正，一方面反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸不再以競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系為要件；另一方面，商標(biāo)制度的宗旨逐漸轉(zhuǎn)向消費(fèi)者保護(hù)。消費(fèi)者是否混淆與商品類別是否類似并不總是精確一致的，新時(shí)代企業(yè)跨越行業(yè)的發(fā)展模式，更使得消費(fèi)者認(rèn)為“網(wǎng)易”這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同時(shí)也養(yǎng)豬是完全可能的事情，即使完全不搭界的商品類別，只要附著了同樣的商標(biāo)，他們也很可能認(rèn)為是同一家企業(yè)或存在某種密切關(guān)系。

突破很可能首先從臆造性標(biāo)識(shí)開始。近百年前，F(xiàn)rank I. Schechter教授在其著名論文《商標(biāo)保護(hù)的合理性基礎(chǔ)》【4】中，對(duì)傳統(tǒng)的以反混淆為目標(biāo)的商標(biāo)保護(hù)模式提出根本性質(zhì)疑，認(rèn)為現(xiàn)代社會(huì)的商標(biāo)不僅僅是標(biāo)注來源，不僅僅是商譽(yù)之表彰，那些顯著性最強(qiáng)的商標(biāo)，其自身就會(huì)帶來強(qiáng)大的銷售力，從而要求商標(biāo)保護(hù)應(yīng)該基于商標(biāo)自身的獨(dú)特性，即顯著性，顯著性越強(qiáng)的商標(biāo)，受到商品類別的限制越少。顯著性最強(qiáng)的臆造性標(biāo)識(shí)，為商標(biāo)權(quán)人所創(chuàng)造，商標(biāo)權(quán)人有權(quán)壟斷此類商標(biāo)，禁止他人在所有商品類別上的使用；顯著性不強(qiáng)的標(biāo)識(shí)，如暗示性商標(biāo)、描述性商標(biāo)等，由于其他商家使用這些商標(biāo)的可能性很大，其商標(biāo)權(quán)保護(hù)仍受限于商品類別和使用地域【4】819，825-833。

Schechter教授觀點(diǎn)的實(shí)質(zhì)，并非絕對(duì)否定商品類別限制，而是將臆造性標(biāo)識(shí)從一般商標(biāo)中區(qū)分出來，授予其絕對(duì)的保護(hù)，既不受商品類別的限制，也不受地域的限制。但Schechter教授所舉實(shí)例，諸如Dupont、Kodak，都已經(jīng)具有極高聲譽(yù)，對(duì)于此類標(biāo)識(shí)給予跨越商品類別的保護(hù)，很難講僅僅是因?yàn)槠錇橐茉?，還是因?yàn)槠淇缭缴唐奉悇e的巨大商譽(yù)。近年反淡化制度，給予超越商品類別保護(hù)的主要原因是高商譽(yù)，而非標(biāo)識(shí)的臆造性。未附著商譽(yù)的臆造性標(biāo)識(shí)，對(duì)其保護(hù)是否不受商品類別限制？才是于本文主題而言真正有意義的問題。

臆造性標(biāo)識(shí)，正如Schechter教授所言，本不在現(xiàn)有詞匯之中，其是被商標(biāo)權(quán)人創(chuàng)造出來的，商標(biāo)權(quán)人將之獨(dú)占不會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)有詞匯的減少。且此類詞匯被創(chuàng)造出來的唯一意義就在于指向某個(gè)商品來源，其具有唯一的指向性，無需與任何商品種類結(jié)合。此類標(biāo)識(shí)不同于暗示性、甚至任意性標(biāo)識(shí)，后兩種標(biāo)識(shí)會(huì)被很多商家選用，不同商家完全可能在互不知曉的情況下采用同樣的商標(biāo)。據(jù)Schechter教授的統(tǒng)計(jì)，“Blue R ibbon”商標(biāo)如此受人歡迎，在所有商品類別中使用了60次之多；含有“Star”的商標(biāo)，即使回溯到1898年，也被使用了400次之多【4】。這種為商家普遍青睞的標(biāo)識(shí)，僅其本身無法識(shí)別來源，必須結(jié)合商品種類，甚至使用地域方可確定來源。如“Apple”必須結(jié)合商品類別“電腦”方可指向某個(gè)確定的商品來源，而Kodak卻指向唯一的來源。因此，本文認(rèn)為，授予臆造性標(biāo)識(shí)不受商品類別限制的商標(biāo)保護(hù)，是合理的。

臆造性標(biāo)識(shí)對(duì)商品種類限制的徹底突破，對(duì)侵權(quán)判定的沖擊小于注冊(cè)審查。侵權(quán)判定以混淆為唯一標(biāo)準(zhǔn)，僅參考而不絕對(duì)遵循《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》【5】。雖然混淆標(biāo)準(zhǔn)仍要受制于“類似商品”（2013年《商標(biāo)法》第57條第2款），但可通過寬松解釋“類似商品”，或干脆不考慮商品類似，直接以混淆標(biāo)準(zhǔn)裁決，轉(zhuǎn)變觀念即可，并不會(huì)造成現(xiàn)有侵權(quán)認(rèn)定體系的混亂。而對(duì)于注冊(cè)審查，如果完全突破商品種類限制，就會(huì)對(duì)現(xiàn)有審查模式帶來強(qiáng)烈沖擊，因?yàn)楝F(xiàn)行注冊(cè)審查框架是嚴(yán)格按照商品種類進(jìn)行的。在現(xiàn)行審查方法下，在不類似商品上注冊(cè)他人的臆造性標(biāo)識(shí)，是合理合法的。不過，此沖擊可能只限于臆造性文字商標(biāo)，臆造性文字標(biāo)識(shí)過于簡(jiǎn)短，往往難以滿足“獨(dú)創(chuàng)性”而不能獲得著作權(quán)保護(hù)，而圖形等商標(biāo)可依據(jù)在先著作權(quán)獲得突破商品類別的保護(hù)。本文認(rèn)為可通過以下方式緩解上述沖擊，首先，嚴(yán)格認(rèn)定臆造性文字標(biāo)識(shí)的范圍，將其范圍限縮至如“海爾”“柯達(dá)”等完全沒有任何中文含義的詞匯，而不包括諸如“家樂?！薄斑_(dá)能”等雖不是現(xiàn)有漢語詞匯，但其明顯有中文含義且中文含義發(fā)揮著某種暗示作用的詞匯。其次，也可以通過降低著作權(quán)“獨(dú)創(chuàng)性”門檻的方式，以在先著作權(quán)給予臆造性標(biāo)識(shí)跨商品類別的保護(hù)。

臆造性標(biāo)識(shí)還可能突破商標(biāo)保護(hù)的區(qū)域性限制。這種區(qū)域性限制主要存在于使用制國家。使用制下，依使用而獲得的商標(biāo)權(quán)僅限于其使用的地域，遙遠(yuǎn)地域的善意后使用人在其遙遠(yuǎn)地域擁有獨(dú)立的并存商標(biāo)權(quán)。7.Hanover Star Milling Company v. Metcalf.; Allen & Wheeler Company v. Hanover Star Milling Company.,240U.S.403, (1915).但對(duì)于臆造性標(biāo)識(shí)，實(shí)際上也不存在這種地域性限制，因其極強(qiáng)的獨(dú)特性，后使用人“善意不知”的可能性極小，甚至可以推定“明知”。在注冊(cè)制國家，雖然注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)及于全國，無上述區(qū)域限制問題，但未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)一般也要受到類似的區(qū)域性限制，臆造性標(biāo)識(shí)也很有可能突破這種地域限制。比如，我國《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第5條第2款規(guī)定了對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，2007年《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條第2款對(duì)該條解釋時(shí)規(guī)定：“在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構(gòu)成反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條第（二）項(xiàng)規(guī)定的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為”，該條的含義很明顯，一般的未注冊(cè)商標(biāo)獲得的保護(hù)限于其知名范圍內(nèi)，其他地域的使用者，哪怕使用時(shí)間在后，只要善意不知該在先未注冊(cè)商標(biāo)的存在，不屬于不正當(dāng)行為，不受禁止；但如該未注冊(cè)商標(biāo)是臆造性標(biāo)識(shí)，由于不同地域的其他使用者“善意不知”該臆造性標(biāo)識(shí)的可能性極低，仍會(huì)被禁止使用。因此，可以說，在我國未注冊(cè)商標(biāo)倘若是臆造性的，其保護(hù)也完全可能及于全國。

在傳統(tǒng)的“顯著性光譜”中，一般將臆造性與任意性標(biāo)識(shí)同等對(duì)待，都具有最高的顯著性。4但就上文分析來看，這兩種標(biāo)識(shí)存在重大差別，任意性標(biāo)識(shí)仍屬于現(xiàn)有詞匯，強(qiáng)顯著性仍是相對(duì)于某種商品類別而言，保護(hù)當(dāng)然要受到商品種類的限制；臆造性標(biāo)識(shí)，不屬于現(xiàn)有詞匯，其在任何商品上都具有最強(qiáng)的顯著性，不受商品種類的限制。如果突破了商品種類限制和地域限制，臆造性標(biāo)識(shí)獲得的商標(biāo)保護(hù)將類似于著作權(quán)和專利權(quán)（外觀設(shè)計(jì)專利），商標(biāo)權(quán)人實(shí)際上能夠完全壟斷該標(biāo)識(shí)的使用。強(qiáng)大的法律效力，使得如何認(rèn)定臆造性標(biāo)識(shí)變得非常關(guān)鍵，因此應(yīng)從嚴(yán)掌握其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

（四）通用標(biāo)識(shí)

通用標(biāo)識(shí)無固有顯著性，且不可通過使用獲得顯著性，絕對(duì)不能作為商標(biāo)保護(hù)。其依據(jù)，一是消費(fèi)者認(rèn)為其代表商品類別，而非區(qū)別商品來源；二是此類標(biāo)識(shí)屬于該行業(yè)所有商家描述其商品所必需，應(yīng)留在公有領(lǐng)域，不能私有。4

與描述性標(biāo)識(shí)的區(qū)分、標(biāo)識(shí)的通用化、與美學(xué)功能性的關(guān)系，是本制度之難點(diǎn)。

⑴ 區(qū)分于描述性標(biāo)識(shí)

標(biāo)識(shí)究竟是通用的，亦或描述性的，對(duì)其命運(yùn)至關(guān)重要，后者取得“第二含義”后可獲得商標(biāo)保護(hù)，前者不能。幾乎在所有涉及通用標(biāo)識(shí)的案件中，權(quán)利人都極力主張自己的標(biāo)識(shí)是描述性，而非通用性。

倘若通用標(biāo)識(shí)僅限于那些表明商品種類的標(biāo)識(shí)，如Aspirin（阿斯匹林）、cellophane（玻璃紙）、Escalators（自動(dòng)扶梯）等，就不會(huì)發(fā)生通用標(biāo)識(shí)與描述性標(biāo)識(shí)的區(qū)分難題。但實(shí)際情況比較復(fù)雜，商品某些最本質(zhì)的特征也被認(rèn)為屬于通用標(biāo)識(shí)，在“Abercrombie”案中，法官判決“Safari”（東非狩獵、遠(yuǎn)征）不但對(duì)東非狩獵這種活動(dòng)屬于通用標(biāo)識(shí)，且對(duì)戶外探險(xiǎn)服裝來說也屬于通用標(biāo)識(shí)，但對(duì)靴子來說卻屬于暗示性標(biāo)識(shí)；另一案中，認(rèn)為“l(fā)ight”對(duì)于啤酒而言，屬于通用。8.Miller Brewing Co. v. Jos. Schlitz Brewing Co.605F.2d990(1979).這些本質(zhì)特征究竟是通用還是描述性，就成為區(qū)分難題。

本文認(rèn)為，鑒于所伴隨的重大不利后果，應(yīng)收縮通用標(biāo)識(shí)的邊界，從嚴(yán)認(rèn)定，那些搖擺于通用和描述之間的標(biāo)識(shí)，不妨歸于描述性，有限度地拒絕專有。《商標(biāo)法》第11條第1款第1項(xiàng)僅將“通用名稱、圖形、型號(hào)”規(guī)定為通用標(biāo)識(shí)，2005年《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》也對(duì)通用標(biāo)識(shí)作了諸如“蘋果”用在蘋果上的狹窄解釋，而將大量的直接描述商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等視為描述性標(biāo)識(shí)，顯示了從嚴(yán)認(rèn)定的精神。

通用標(biāo)識(shí)未必是該商品的唯一稱謂，“不如此則無以稱呼該商品”是一個(gè)過高的標(biāo)準(zhǔn)，即使該商品還有其他一種甚至幾種稱謂，只要該標(biāo)識(shí)在相關(guān)公眾看來主要指的是某類商品或服務(wù)，即可認(rèn)定為通用標(biāo)識(shí)【2】57。通用標(biāo)識(shí)的最普遍的認(rèn)定方法是查詢其字典含義，是否將之解釋為一類商品。9.Gimix, Inc. v. Js&A Group, Inc., Auto Page, Inc., And Iwata Electric Co.,699F.2d901(1982). 本案和Miller Brewing兩案中，都強(qiáng)調(diào)確認(rèn)通用標(biāo)識(shí)的主要方法是查詢字典含義。

⑵ 商標(biāo)通用化（Genericide）

通用標(biāo)識(shí)可分為兩種情況：“曾是商標(biāo)，退為通用（once trademark , now generic）”和“本是通用，永非商標(biāo)（then generic, so never a trademark）”【6】。前者為商標(biāo)通用化，后者為采用既存的通用標(biāo)識(shí)，諸如Google、W indows，可口可樂等面對(duì)的是通用化問題，諸如“502”牌502膠面對(duì)的是啟用既存通用標(biāo)識(shí)的問題，而諸如“咖啡伴侶”則兩方面的問題都有。

商標(biāo)通用化，往往是最有原創(chuàng)性的商標(biāo)獲得了巨大的商業(yè)成功導(dǎo)致。巨大的投入和商業(yè)成功不能改變其由于通用化而喪失商標(biāo)保護(hù)的命運(yùn)，這是立法者利益權(quán)衡后之決定。但失去商標(biāo)專有權(quán)不意味著不能獲得任何保護(hù)，美國各級(jí)法院一再強(qiáng)調(diào)，通用化的標(biāo)識(shí)雖不再擁有商標(biāo)專用權(quán)，不能一般地禁止他人使用該標(biāo)識(shí)，但仍能獲得反假冒（passing off）的救濟(jì)。10.Blinded Veterans Assn. v. Blinded American Veterans Found.872F.2d1035(1989). 法官列舉了一系列通用化了的標(biāo)識(shí)仍可禁止他人的假冒行為的案例。可見，美國的反假冒救濟(jì)不以商標(biāo)權(quán)的存在為前提，而是一個(gè)更廣的相對(duì)獨(dú)立的概念。其正當(dāng)性，在于保護(hù)消費(fèi)者免受誤導(dǎo)，而不在于對(duì)通用標(biāo)識(shí)的專有權(quán)，雖因市場(chǎng)上長(zhǎng)期只有一種產(chǎn)品導(dǎo)致該標(biāo)識(shí)成為產(chǎn)品之通用名稱，但可能與此同時(shí)出現(xiàn)的是，長(zhǎng)期唯一的使用已使消費(fèi)者將之對(duì)應(yīng)于唯一的來源，即通用化的標(biāo)識(shí)有可能既被當(dāng)做商品的種類，同時(shí)又被認(rèn)為指向唯一的商品來源，后來者如不加區(qū)別地使用該標(biāo)識(shí)，可能會(huì)使消費(fèi)者誤解其來源而購買。因此，后使用者雖可以自由使用已通用化的標(biāo)識(shí)，但應(yīng)以不會(huì)造成消費(fèi)者來源誤認(rèn)，如添加區(qū)別標(biāo)記的方式使用。我國雖無類似美國的涵蓋廣泛的“反假冒”救濟(jì)，但保護(hù)消費(fèi)者免受欺詐的正當(dāng)性是不言而喻的，《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》應(yīng)可起到類似的作用，但該法第5條規(guī)定的反“仿冒”涵蓋范圍明顯窄于美國之“反假冒”救濟(jì)，可以適用該法一般條款進(jìn)行類似的救濟(jì)。

通用化有逆轉(zhuǎn)的可能，前提是商家成功地使得公眾不再認(rèn)為該標(biāo)識(shí)是商品名稱，而是指向確定的商品來源。毫無疑問，完全扭轉(zhuǎn)公眾的用語習(xí)慣和認(rèn)知異常艱難，但歷史上確曾出現(xiàn)過將通用化的標(biāo)識(shí)扭轉(zhuǎn)回商標(biāo)的實(shí)例。11.Singer Manufacturing Company v. June Manufacturing Company,163U.S.169(1894); Singer Mfg. Co. ET AL. v. Briley ET AL.,207F.2D519(1953). 前一個(gè)案中，法院裁定Singer指的是縫紉機(jī)，是通用名稱；第二個(gè)案件發(fā)生在60年后，這次法院裁定Singer不再指的是縫紉機(jī)，而指縫紉機(jī)的一個(gè)著名品牌，從而恢復(fù)其商標(biāo)保護(hù)。通用化的可逆轉(zhuǎn)性與通用標(biāo)識(shí)取得“第二含義”也不能作為商標(biāo)保護(hù)，并不矛盾，兩種制度針對(duì)的是不同的情況，前者針對(duì)“曾是商標(biāo)，退為通用”的情況，后者則針對(duì)“本是通用，永非商標(biāo)”的情況。（未完待續(xù)）

【1】Graeme B. Dinwoodie. Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress【J】.75N.C.L. Rev.471:485.

【2】Mary LaFrance. Understanding Trademark Law【M】. LexisNexis,2009:57.

【3】 Mark P. Mckenna. Teaching Intellectural Property Law: Article: Teaching Trademark TheoryThrough the Lens of Distinctiveness【J】.8Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.947(1998):848,.

【4】Frank I. Schechter. the Rational Basis of Trademark Protection【J】.40Harv. L. Rev.8131926-1927:824.

【5】孔祥俊. 商標(biāo)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法——原理和判例【M】.北京：法律出版社，2009：212-225。

【6】Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis. Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy【M】. Second Edition,2007:80.