張廣良

美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）裁決的天瑞集團(tuán)、天瑞集團(tuán)鑄造有限公司（下稱“天瑞”）與美國國際貿(mào)易委員會(huì)一案，代表著美國通過337調(diào)查的方式，對(duì)美國商業(yè)秘密擁有者給予保護(hù)的新動(dòng)向。此案裁決賦予了美國商業(yè)秘密擁有者一件有利武器，即通過關(guān)國國內(nèi)法去解決發(fā)生在美國境外的侵犯商業(yè)秘密行為。此案的影響巨大，增大了中國企業(yè)（尤其是那些與美國競爭對(duì)手存在潛在商業(yè)秘密糾紛的企業(yè)）的產(chǎn)品出口美國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)至今日，該裁決作出已10月有余。然國內(nèi)對(duì)此案鮮有報(bào)道及討論。在介紹該案案情的基礎(chǔ)上，本文將分析該案存在的爭議及其對(duì)中國企業(yè)的影響。

案情簡介

Amsted工業(yè)公司（下稱Amsted）是一家總部位于美國的鑄鋼火車車輪制造商，擁有兩項(xiàng)制造方法的商業(yè)秘密。該公司在美國業(yè)務(wù)中使用了其制造方法中的一項(xiàng)，另一項(xiàng)方法則已不再在美國使用，而是授權(quán)給中國大同愛碧璽鑄造有限公司（下稱大同公司）使用。天瑞2005年曾與Amsted協(xié)商，試圖獲得類似的許可，但未能成功。后來天瑞雇傭了大同公司的9名員工，這些員工在大同公司工作期間接受過涉案商業(yè)秘密方法的培訓(xùn)，并被告知該方法為機(jī)密，且其中的8人簽署了保密協(xié)議。天瑞在中國制造鑄鋼火車車輪，通過合資企業(yè)將其產(chǎn)品出口至美國。

因此，Amsted向國際貿(mào)易委員會(huì)投訴，稱涉案車輪的制造方法是在美國開發(fā)完成的，應(yīng)受到美國國內(nèi)商業(yè)秘密法的保護(hù)，故上述車輪的進(jìn)口違反了美國1930年《關(guān)稅法案》的第337條（下稱337條款）。天瑞以涉嫌侵犯商業(yè)秘密的行為發(fā)生在中國，且337條款不具有在境外適用的立法意圖為由，提出終止337調(diào)查程序的動(dòng)議。國際貿(mào)易委員會(huì)的行政法官駁回了這一動(dòng)議，認(rèn)為有充分的直接及間接證據(jù)證明天瑞通過竊取Amsted商業(yè)秘密的方式，獲取了涉案車輪制造方法，裁定支持了Arested的主張。國際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)行政法官的裁決未進(jìn)行復(fù)議，并頒發(fā)了有限的排除令（limitedexclusionorder）。

天瑞不服國際貿(mào)易委員會(huì)的裁決，向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起訴訟。在訴訟中，天瑞并未質(zhì)疑國際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)定的如下事實(shí)：Amsted所擁有的秘密信息被以違反保密義務(wù)的方式泄露給了天瑞，且這些信息被用于制造出口至美國的火車車輪。天瑞提出了兩點(diǎn)訴訟主張，一是337條款不具有在境外適用的效力；二是因Amsted未在美國國內(nèi)實(shí)施訴爭商業(yè)秘密方法，故其沒有滿足337條款中的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受損的要求。

聯(lián)邦巡回上訴法院首先分析了本案涉及的新問題（即判決書中所稱的“第一印象”的問題）：由國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)起的涉及商業(yè)秘密的337調(diào)查，應(yīng)當(dāng)適用聯(lián)邦法律還是州法律？盡管國際貿(mào)易委員會(huì)行政法法官（ALJ）適用的是伊利諾伊州商業(yè)秘密法，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，某行為是否違反了337條款而構(gòu)成進(jìn)口中的“不公平的競爭方法”或“不公平行為”，是聯(lián)邦法上的問題，故應(yīng)適用統(tǒng)一的聯(lián)邦法律標(biāo)準(zhǔn)而非依據(jù)某一州的侵權(quán)法來解決。在美國各州的商業(yè)秘密法差異較小，其法源通常為《反不正當(dāng)競爭重述》及《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》，且有關(guān)竊取商業(yè)秘密的聯(lián)邦成文刑法對(duì)商業(yè)秘密定義的依據(jù)亦為《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》，故本案不存在商業(yè)秘密實(shí)體法適用上的爭議。

關(guān)于337條款是否具有境外適用的效力問題，聯(lián)邦巡回上訴法院基于以下三點(diǎn)認(rèn)可了該條款具有境外適用的效力：1、337條款所明確針對(duì)的對(duì)象為將物品進(jìn)口美國所存在的競爭中的不公平方法及不公平行為。337條款的重點(diǎn)在于進(jìn)口，而進(jìn)口本身是一種國際性的交易，故可合理推定國會(huì)在立法時(shí)清楚該法也將適用于可能發(fā)生在境外的行為或者有此意圖；2、在本案中，國際貿(mào)易委員會(huì)并未適用337條款懲罰純境外的行為，本案針對(duì)的境外不正當(dāng)競爭行為局限于導(dǎo)致商品出口至美國并導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受損的行為；3、337條款的立法歷史支持了國際貿(mào)易委員會(huì)的對(duì)該法適用的解釋，準(zhǔn)許該委員會(huì)審理發(fā)生在國外的行為。

天瑞上訴的第二個(gè)理由為Amsted本身已停止在美國使用該項(xiàng)遭到竊取的制造方法，故被進(jìn)口至美國的車輪不具備337條款要求所要求的破壞或者實(shí)質(zhì)損害美國產(chǎn)業(yè)的威脅。對(duì)此，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，根據(jù)案件中所涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的不同，判斷所謂國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)也不同。關(guān)于專利、版權(quán)及注冊(cè)商標(biāo)等法定知識(shí)產(chǎn)權(quán)，若有證據(jù)表明存在與受知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的物品有關(guān)的大量國內(nèi)投資或就業(yè)崗位，則可證明國內(nèi)產(chǎn)業(yè)存在；涉及與非法定知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的不公平競爭行為（如侵犯商業(yè)秘密）時(shí)，一方面需有證據(jù)表明國內(nèi)產(chǎn)業(yè)確實(shí)存在，另一方面還要求此種不公平行為具有破壞或嚴(yán)重?fù)p害該國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的威脅。然而對(duì)于商業(yè)秘密等非法定知識(shí)產(chǎn)權(quán)，法律沒有要求國內(nèi)企業(yè)必須使用該商業(yè)秘密，也未明確要求國內(nèi)產(chǎn)業(yè)與調(diào)查涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)。雙方提交的證據(jù)表明，天瑞車輪的進(jìn)口與商業(yè)秘密擁有者在美國國內(nèi)制造的車輪進(jìn)行了直接的競爭。國際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為，此種競爭足以構(gòu)成337條款所稱的對(duì)產(chǎn)業(yè)的損害，對(duì)此聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)可了國際貿(mào)易委員會(huì)的觀點(diǎn)。

據(jù)此，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，國會(huì)授權(quán)國際貿(mào)易委員會(huì)確定產(chǎn)品可進(jìn)口至美國的條件，而該委員會(huì)依據(jù)天瑞在美國的行為——將車輪進(jìn)口至美國，認(rèn)定該行為構(gòu)成了對(duì)美國產(chǎn)業(yè)的損害，正確適用了337條條款，故維持該委員會(huì)的裁決。

案件存在的爭議

美國聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決對(duì)此類案件具有重大影響。首先，此判決為國際貿(mào)易委員會(huì)適用337條款進(jìn)行涉嫌侵犯商業(yè)秘密調(diào)查時(shí)澄清了兩個(gè)重要的法律問題。一是國際貿(mào)易委員會(huì)進(jìn)行此類調(diào)查，所適用的應(yīng)是反映在《反不正當(dāng)競爭重述》、《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》及國際貿(mào)易委員會(huì)判例法中的聯(lián)邦商業(yè)秘密法。二是在證明因與非法定知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的不正當(dāng)競爭存在破壞或嚴(yán)重?fù)p害國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的威脅時(shí)，商業(yè)秘密的擁有者無需證明其在美國國內(nèi)使用此種商業(yè)秘密，即相關(guān)產(chǎn)業(yè)的界定不同于法定知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

此案的裁決引起了很大的爭議，尤其是337條款能否在美國境外適用的問題，在審理此案的法官中也存在分歧。根據(jù)長期確立的美國法律原則，“除非有相反意圖表現(xiàn)出來，否則國會(huì)通過的立法只適用于美國管轄的地域之內(nèi)”。基于上文提及的幾點(diǎn)理由，審理此案的多數(shù)法官認(rèn)為，337條款可以適用于在美國境外（結(jié)合本案即在中國）發(fā)生的行為。參與本案審理的摩爾法官則認(rèn)為，如果天瑞來到美國并竊取了Amsted作為商業(yè)秘密保護(hù)的制造方法，則國際貿(mào)易委員會(huì)可適用337條款，禁止使用了該方法制造的所有產(chǎn)品進(jìn)口至美國；本案所涉火車車輪的進(jìn)口中不存在任何不公平行為，而本案所有的“竊取”商業(yè)秘密行為或者說任何“不公平行為”均發(fā)生在國外。摩爾法官認(rèn)為，美國法院并不具有認(rèn)定完全發(fā)生在境外的商業(yè)行為是否正當(dāng)?shù)臋?quán)力。

事實(shí)上，在訴訟過程中，天瑞的抗辯事由——為中國法律可為任何竊取商業(yè)秘密的行為提供充分的救濟(jì)，不應(yīng)準(zhǔn)許國際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)發(fā)生在中國的行為適用美國的商業(yè)秘密法，此種做法的后果是不正當(dāng)?shù)馗缮媪酥袊傻倪m用。聯(lián)邦巡回上訴法院未支持天瑞的抗辯，理由之一為天瑞未能指明國際貿(mào)易委員會(huì)在本案適用的、規(guī)制商業(yè)秘密竊取的原則與中國商業(yè)秘密法存在沖突，并進(jìn)一步指出其找不出《與貿(mào)易有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》（下稱“TRIPS協(xié)定”）第39條關(guān)于制止竊取秘密的要求與國際貿(mào)易委員會(huì)行政法官所適用的商業(yè)秘密法原則之間的區(qū)別，故沒有發(fā)現(xiàn)國際貿(mào)易委員會(huì)的裁決與中國法之問的沖突。

聯(lián)邦巡回上訴法院的推理過程應(yīng)為：既然中國為世界貿(mào)易組織成員，其法律包括商業(yè)秘密法必須要符合TRIPS協(xié)定的要求；國際貿(mào)易委員會(huì)在本案適用的美國商業(yè)秘密法與TRIPS協(xié)定第39條無差別，故中國商業(yè)秘密法與在本案適用的美國商業(yè)秘密法不存在沖突。聯(lián)邦巡回上訴法院推理的過程是不嚴(yán)密的。首先，雖然中國有關(guān)商業(yè)秘密保護(hù)的法律符合了TRIPS協(xié)定的相關(guān)要求，但中國法院在司法過程中并不直接適用TRIPS協(xié)定，因此，不能將TRIPS協(xié)定的規(guī)定作為中國法的法源。其次，正如摩爾法官所指出的，對(duì)于完全發(fā)生在中國的行為，該行為是否正當(dāng)?shù)呐卸ㄖ黧w不應(yīng)是美國的法院。而某行為是否正當(dāng)、公平，其判定結(jié)果在很大程度上取決于當(dāng)事人的訴辯主張及證據(jù)。筆者注意到本糾紛在國際貿(mào)易委員會(huì)審理過程中，天瑞曾提出了涉案商業(yè)秘密不應(yīng)構(gòu)成商業(yè)秘密的主張。而假定本案訴訟是在中國進(jìn)行，此抗辯事由應(yīng)為法院審理的重點(diǎn)，也是認(rèn)定天瑞行為是否具有正當(dāng)性的關(guān)鍵。

本案對(duì)中國企業(yè)的影響

在中國，商業(yè)秘密作為一種民事權(quán)益，受到反不正當(dāng)競爭法及刑法的保護(hù)。不同于專利權(quán)，商業(yè)秘密的保護(hù)范圍不具有清晰的界限。近年來，隨著對(duì)外技術(shù)交流與合作的加強(qiáng)，中外之間的商業(yè)秘密糾紛日趨增多。若商業(yè)秘密的擁有者為外方當(dāng)事人，則其可根據(jù)來源國與中國共同加入的雙邊或多邊國際公約等，在中國主張商業(yè)秘密保護(hù)。中國法院將依據(jù)中國法律進(jìn)行審理，即判定原告主張的商業(yè)秘密能否構(gòu)成、被告的抗辯事由是否成立以及在被告構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密的情形下，應(yīng)承擔(dān)何種形式的法律責(zé)任。

在解決中美間商業(yè)秘密糾紛方面，天瑞案為美國的商業(yè)秘密擁有者打開了另一扇門。對(duì)于發(fā)生在中國的侵犯商業(yè)秘密糾紛，只要使用該商業(yè)秘密制造的產(chǎn)品出口至美國，美國的商業(yè)秘密擁有者則可以將天瑞案作為先例，請(qǐng)求國際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中國企業(yè)進(jìn)行337調(diào)查。如此操作的優(yōu)勢對(duì)美國商業(yè)秘密擁有者是顯而易見的：在本土訴訟、熟悉的法律及訴訟制度、高昂的律師費(fèi)用給競爭對(duì)手帶來的威懾等。這些優(yōu)勢恰恰是中國對(duì)手的劣勢。因此，毫無疑問，天瑞案大大增加了中國企業(yè)產(chǎn)品出口至美國的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)。如何防范這些風(fēng)險(xiǎn)，將是中國出口企業(yè)不得不考慮的問題。

中國企業(yè)在經(jīng)營者中應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)商業(yè)秘密意識(shí)。一方面確保己方的商業(yè)秘密的安全，不被非法竊取與使用。另一方面，應(yīng)采取有效措施，減少與他人發(fā)生商業(yè)秘密糾紛的幾率。畢竟對(duì)于許多中國企業(yè)而言，在美國輸?shù)袅?37的官司事小，產(chǎn)品被禁止進(jìn)入美國從而失去了市場事大。