夏 刊，張 巍，鮑欣欣

（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責(zé)任編輯:薛 京

1 “同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的定義及判斷方法

對(duì)于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，專利法第九條或?qū)＠▽?shí)施細(xì)則第四十一條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)（或?qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo(hù)范圍相同的權(quán)利要求[1]。

專利法第五十九條第一款規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。為了避免重復(fù)授權(quán)，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)當(dāng)將兩件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請(qǐng)或?qū)＠募娜績?nèi)容進(jìn)行比較[1]。

可見，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的比較對(duì)象是權(quán)利要求的保護(hù)范圍，而權(quán)利要求的保護(hù)范圍又體現(xiàn)在其所具有的技術(shù)特征所限定出的技術(shù)方案的保護(hù)范圍上，因此，判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”實(shí)質(zhì)上是判斷兩項(xiàng)權(quán)利要求是否保護(hù)了實(shí)質(zhì)相同的技術(shù)方案，即以技術(shù)方案為單位進(jìn)行判斷。此處，對(duì)權(quán)利要求是否保護(hù)了多個(gè)并列技術(shù)方案的判斷應(yīng)當(dāng)以是否具有明確的指示為依據(jù)，即僅當(dāng)采用“或”或其他等同方式的撰寫才能將權(quán)利要求拆分成多個(gè)并列技術(shù)方案，上位概念作為一個(gè)整體并不認(rèn)為是多個(gè)下位概念的并列，連續(xù)數(shù)值范圍作為一個(gè)整體也不認(rèn)為是多個(gè)分段數(shù)值范圍的并列。

2 幾種常見情形下是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的分析

由于我國對(duì)實(shí)用新型專利申請(qǐng)采取初步審查制，通常在申請(qǐng)日后的半年到1年的時(shí)間即可授權(quán)，而發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)诔醪綄彶橹筮€需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，即使通過提前公開、加快審查等方式，通常也需要1年以上的時(shí)間才能授權(quán)，如果案情復(fù)雜則需要更長的時(shí)間。雖然發(fā)明專利在授權(quán)前提供了臨時(shí)保護(hù)，但保護(hù)力度與真正的專利權(quán)仍然有一定的差距，因此，很多申請(qǐng)人既希望通過申請(qǐng)實(shí)用新型專利盡快獲得專利權(quán)，又希望通過申請(qǐng)發(fā)明專利獲得更為穩(wěn)定的專利權(quán)。然而，申請(qǐng)人的上述做法將可能違反“禁止重復(fù)授權(quán)”原則，不符合專利法第九條[2]的規(guī)定。判斷是否造成“重復(fù)授權(quán)”，即判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，關(guān)鍵是判斷兩項(xiàng)權(quán)利要求是否具有相同的保護(hù)范圍。下面將針對(duì)幾種常見情形下是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”進(jìn)行分析。

2.1 保護(hù)主題不同

“主題名稱”作為權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案的集中體現(xiàn)，對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍起到了非常重要的限定作用。實(shí)質(zhì)不同的“主題名稱”將導(dǎo)致不同的保護(hù)范圍。例如，“一種基站，其包括天線，……”以及“一種天線，……”，其他特征均是對(duì)天線結(jié)構(gòu)的具體限定，即使兩者的天線結(jié)構(gòu)完全相同。由于在前者的保護(hù)范圍中不但有天線，更要有包括這種天線的基站，而后者的保護(hù)范圍中僅有天線，沒有基站，使得二者保護(hù)范圍不相同，不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。再例如，“一種網(wǎng)絡(luò)打印方法，其包括步驟A；步驟B；步驟C”和“一種網(wǎng)絡(luò)打印設(shè)備，其包括用于實(shí)現(xiàn)A的裝置；用于實(shí)現(xiàn)B的裝置；用于實(shí)現(xiàn)C的裝置”。即使兩項(xiàng)權(quán)利要求中的技術(shù)特征ABC完全對(duì)應(yīng)，但是由于前者保護(hù)的是方法，而后者保護(hù)的是產(chǎn)品，二者的保護(hù)范圍不相同，因此不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

2.2 并列技術(shù)方案

判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的單位是技術(shù)方案，當(dāng)一項(xiàng)權(quán)利要求中包括多個(gè)并列技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以各個(gè)技術(shù)方案為基準(zhǔn)分別進(jìn)行判斷。例如，一項(xiàng)權(quán)利要求中限定某部件的材料為鐵，另一項(xiàng)權(quán)利要求中限定該部件的材料為鐵或銅，而其他技術(shù)特征相同，則兩項(xiàng)權(quán)利要求中均包括了該部件的材料為鐵的技術(shù)方案，這一相同的技術(shù)方案導(dǎo)致二者屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

2.3 上下位概念

如果兩件專利的差別僅僅是分別采用了下位（具體）概念和上位（一般）概念，則需要與權(quán)利要求中的其他技術(shù)特征綜合在一起進(jìn)行判斷。例如，通信領(lǐng)域中“蜂窩電話”和“移動(dòng)電話”，單從這兩個(gè)技術(shù)術(shù)語本身來看，“蜂窩電話”含有需要蜂窩小區(qū)支持的含義，即采用的是蜂窩通信方式，而“移動(dòng)電話”并不限定是否用于蜂窩小區(qū)中，任何可以移動(dòng)的電話均可稱為“移動(dòng)電話”，其實(shí)現(xiàn)方式可以是WiFi、藍(lán)牙等其他移動(dòng)通信方式，也可以是蜂窩通信方式，即“移動(dòng)電話”是“蜂窩電話”的上位概念。當(dāng)兩項(xiàng)權(quán)利要求中分別使用了上述兩個(gè)技術(shù)術(shù)語時(shí)，如果其他技術(shù)特征均相同，且通過其他技術(shù)特征的限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定其技術(shù)方案必然采用蜂窩通信方式，而不可能是其他移動(dòng)通信方式，則這兩項(xiàng)權(quán)利要求屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，而如果根據(jù)其他技術(shù)特征并不能確定其技術(shù)方案必然采用蜂窩通信方式，則這兩項(xiàng)權(quán)利要求不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。另外，在現(xiàn)行審查標(biāo)注中，上位概念被當(dāng)做一個(gè)整體進(jìn)行對(duì)待，而不能將上位概念拆成多個(gè)并列方案進(jìn)行判斷。例如，一項(xiàng)權(quán)利要求將某特征限定為“氯”，而另一項(xiàng)權(quán)利要求將該特征限定為“鹵素”，雖然“鹵素”為包括氟、氯、溴、碘、砹的有限集合，但由于“鹵素”是這5個(gè)元素的統(tǒng)稱，相比單個(gè)元素具有更多的不確定性，在審查過程中通常被當(dāng)作一個(gè)整體對(duì)待，而認(rèn)為二者保護(hù)范圍不同，不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

2.4 用途或效果特征限定

通常情況下，在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中的所有特征均應(yīng)當(dāng)予以考慮，而每一個(gè)特征的實(shí)際限定作用應(yīng)當(dāng)最終體現(xiàn)在該權(quán)利要求所要求保護(hù)的主題上，并不是所有特征都必然對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍有限定作用。例如，“一種用于喝水的玻璃杯”和“一種用于喝牛奶的玻璃杯”，其他特征均相同。由于“喝水”和“喝牛奶”這兩個(gè)用途的不同并沒有使玻璃杯的結(jié)構(gòu)或材質(zhì)發(fā)生變化，這兩個(gè)權(quán)利要求的技術(shù)方案也并不包括玻璃杯里盛放的東西，二者實(shí)際上保護(hù)了相同的技術(shù)方案，屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。再例如，“一種用于制作冰塊的模具”和“一種用于制作鐵塊的模具”，其他特征均相同。由于制作冰塊的溫度與制作鐵塊的溫度相差非常大，“制作冰塊”和“制作鐵塊”這兩個(gè)用途的不同隱含了模具的結(jié)構(gòu)或材質(zhì)必然不同，二者實(shí)際上保護(hù)了不同的技術(shù)方案，不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。效果特征的判斷方式與用途特征的判斷方式相類似，需要判斷效果特征是否為技術(shù)方案所產(chǎn)生的必然結(jié)果，效果特征的限定是否導(dǎo)致其他特征實(shí)質(zhì)上發(fā)生了變化，從而得出兩項(xiàng)權(quán)利要求是否具有相同的保護(hù)范圍，是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的結(jié)論。

2.5 相近特征

雖然在“抵觸申請(qǐng)”的判斷中有“慣用手段的直接置換”，在侵權(quán)判定中有“等同特征”，但在現(xiàn)行的審查標(biāo)準(zhǔn)中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”仍然以是否具有相同的保護(hù)范圍為準(zhǔn)，“慣用手段的直接置換”或“等同特征”會(huì)導(dǎo)致不同的保護(hù)范圍，而不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。例如，一項(xiàng)權(quán)利要求采用螺釘固定，另一項(xiàng)權(quán)利要求采用螺栓固定。從現(xiàn)有技術(shù)來看二者已經(jīng)非常接近，但是，即使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠非常容易地從前者想到后者，也能夠非常容易地從后者想到前者，二者仍然限定出了不同的保護(hù)范圍，不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

2.6 特征增加

兩項(xiàng)權(quán)利要求相比，其中一項(xiàng)權(quán)利要求增加了特征，也不會(huì)必然導(dǎo)致二者屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，此時(shí)仍需結(jié)合其他特征判斷該增加的特征是否導(dǎo)致技術(shù)方案發(fā)生變化，該增加的特征是否隱含在其他特征之中。例如，兩項(xiàng)權(quán)利要求均是保護(hù)“一種能自動(dòng)重新密封的容器蓋”，區(qū)別僅在于一項(xiàng)權(quán)利要求限定了該容器蓋“可被一具有給定寬度的鈍頭前端的管狀工具刺穿”，而另一項(xiàng)權(quán)利要求沒有記載該特征。如果兩項(xiàng)權(quán)利要求均具有如下相同的特征“所說隔膜被這樣配置并賦予這樣的形狀和尺寸，使當(dāng)所說最小厚度區(qū)在被一個(gè)前端寬度基本上大于所說最小厚度的鈍頭工具刺穿后，能夠恢復(fù)到一個(gè)基本密封的狀態(tài)”，該特征已經(jīng)限定了容器蓋的材料可被刺穿，且刺穿容器蓋的工具為具有某種特定前端寬度的鈍頭工具，而“給定寬度的鈍頭前端”并沒有對(duì)鈍頭前端給出明確的尺寸范圍，所以該內(nèi)容對(duì)容器蓋的結(jié)構(gòu)沒有影響，由于對(duì)容器蓋的刺穿是通過工具的鈍頭部位完成的，無論該工具的形狀是否為管狀，對(duì)容器蓋本身的結(jié)構(gòu)也沒有影響，因此，上述兩項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)相同，屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

2.7 數(shù)值范圍不同

權(quán)利要求涉及連續(xù)數(shù)值范圍的，需要將連續(xù)數(shù)值范圍作為一個(gè)整體予以考慮。例如，涉及某種產(chǎn)品的生產(chǎn)方法的兩項(xiàng)權(quán)利要求，如果區(qū)別僅在于一項(xiàng)權(quán)利要求限定燒成時(shí)間為1～10 h，而另一項(xiàng)權(quán)利要求限定燒成時(shí)間為4～12 h，雖然二者共同包括了燒成時(shí)間在4～10 h的實(shí)施方式，然而，兩項(xiàng)權(quán)利要求從整體上看并不完全相同，其保護(hù)范圍也不完全相同，在現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)中，不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

雖然上面列舉的某幾種情形均可能規(guī)避了“重復(fù)授權(quán)”，但實(shí)際上，這些可能規(guī)避“重復(fù)授權(quán)”的情形使得相同的實(shí)施方式被兩件專利所保護(hù)，這顯然違背了“禁止重復(fù)授權(quán)”的初衷，尤其是當(dāng)兩件專利的專利權(quán)人不同時(shí)，將會(huì)導(dǎo)致互相侵權(quán)，為后續(xù)的侵權(quán)糾紛埋下隱患。

3 小結(jié)

本篇介紹了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的定義及判斷方法，并結(jié)合幾種常見情況對(duì)兩項(xiàng)權(quán)利要求是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”進(jìn)行了分析。

[1]國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：167-169.

[2]全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì).中華人民共和國專利法[EB/OL].[2012-06-24].http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=272527.

[3]張毅，葉天翔，馬子超.面向移動(dòng)終端的藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].電視技術(shù)，2012，36（5）：41-43.