對美國專利法領(lǐng)域來說，2011年9月16日已成為一個具有歷史性意義的日子。在這一天，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了對美國專利法進(jìn)行大幅度修訂的《美國發(fā)明法》（America Invents Act）。美國專利商標(biāo)局局長David Kappos說: “這是自1837年以來對美國專利系統(tǒng)的最大改變。”

《美國發(fā)明法》凸顯三大變革

本次專利法改革體現(xiàn)在《美國發(fā)明法》中，主要有以下三點改變。

發(fā)明人先申請制

長期以來，美國專利法中一直采用先發(fā)明制，即專利授予最先做出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人，以體現(xiàn)美國專利制度下發(fā)明人地位的重要性，而目前世界上其他國家都采用先申請制。此次專利法改革，為保持美國對發(fā)明人地位的肯定，并融入國際先申請制的系統(tǒng)，美國將先發(fā)明制改成了發(fā)明人先申請制，即專利授予先申請的真正的發(fā)明人。

因為采用了發(fā)明人先申請制，《美國發(fā)明法》對“現(xiàn)有技術(shù)” 這一重要概念進(jìn)行了新的定義，其標(biāo)準(zhǔn)不再是發(fā)明日，而是申請日，并采用了絕對新穎性。此前的美國專利法規(guī)定，世界范圍內(nèi)的以專利、公開出版物形式公開，以及在美國境內(nèi)公開使用、銷售的技術(shù)構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。修改之后取消了地域區(qū)分，世界范圍內(nèi)以專利、公開出版物公開使用、銷售或其他方式為人所知的技術(shù)均構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。從實踐角度來看，此次修訂擴大了現(xiàn)有技術(shù)的范圍。

根據(jù)《美國發(fā)明法》的規(guī)定，這一方面的改變要到2013年3月16日之后，即法案簽署后18個月后正式實施，其目的是給美國專利商標(biāo)局一定的時間準(zhǔn)備、制定相應(yīng)的實施細(xì)則，采取實施手段以使其順利執(zhí)行。

對專利提出質(zhì)疑的新機制

在美國對專利的有效性提出挑戰(zhàn)，可以通過法院和侵權(quán)訴訟一起解決，也可以通過行政途徑在美國專利商標(biāo)局對專利的有效性提出質(zhì)疑。此前，專利授予后通過行政途徑對專利的有效性提出質(zhì)疑的主要方法是單方復(fù)審程序(Ex Parte Reexamination)和雙方復(fù)審程序(Inter Parte Reexamination)。此次專利法改革，美國保留了單方復(fù)審程序，取消了雙方復(fù)審程序，并增加了專利授予后的重審程序（Post-Grant Review）和雙方重審程序（Inter Parte Review）。

新設(shè)立的兩個程序的啟動時間和理由有所不同。啟動專利授予后的重審程序的時間為專利授予之日起9個月以內(nèi)，啟動此程序的理由可以基于任何無效性理由。例如對新穎性、創(chuàng)造性、實用、專利適格性、賦能、書面描述、明確性提出異議。這比可提起復(fù)審程序或雙方重審程序的理由更廣泛。而啟動雙方重審程序的請求則需在專利授予后9個月以后，或者在專利授予后的重審程序終止之后方可提出，并且只能以專利或出版物為證據(jù)，以新穎性、創(chuàng)造性為理由。

專利授予后的重審程序具有很多優(yōu)勢: 例如，比修改前的復(fù)審程序?qū)＠行缘奶魬?zhàn)具有更廣泛的理由，比訴訟更低的舉證責(zé)任，比訴訟更低的成本，比訴訟更短的時間獲得對專利有效性的判定 (新法下，專利審判和上訴委員會需要在1～1.5年內(nèi)做出最終裁決)。但也有它的劣勢，即必須確認(rèn)真實利害關(guān)系方。如同專利授予后的重審程序，雙方重審程序同樣具有比訴訟更低的舉證責(zé)任，更低的費用及更短時間(1～1.5年內(nèi)做出最終裁決)的優(yōu)勢。而它的劣勢在于，除了必須確認(rèn)真實利害關(guān)系方及禁反言的規(guī)定以外，還要求比專利授予后的重審程序和單方復(fù)審更高的門檻。

根據(jù)《美國發(fā)明法》的規(guī)定，這兩個新程序要到2012年9月16日之后，即法案簽署后12個月后正式實施。美國專利商標(biāo)局目前正在積極準(zhǔn)備、制定相應(yīng)的實施細(xì)則，并為其專利審判和上訴委員會計劃招募100名新的行政法官，以順利執(zhí)行新設(shè)立的這兩個程序。

補充審查程序

《美國發(fā)明法》增加了對專利的補充審查程序， 即允許專利權(quán)人在獲得專利后提交在先技術(shù)信息， 以滿足其對美國專利和商標(biāo)局披露與其發(fā)明技術(shù)相關(guān)信息的義務(wù)。在《美國發(fā)明法》下，專利權(quán)人提出補充審查并提交與專利相關(guān)的信息之后，美國專利和商標(biāo)局需要重新考慮或修正和專利相關(guān)的信息。專利商標(biāo)局有3個月時間指出提交信息是否產(chǎn)生可專利性的實質(zhì)新問題 （Substantial New Question of Patentability）。如果不是，專利不得被裁定為不可執(zhí)行。新法還規(guī)定，如果專利訴訟已發(fā)生，專利權(quán)人不得利用補充審查程序提交在訴訟中已經(jīng)提出的在先技術(shù)信息。

《美國發(fā)明法》規(guī)定，補充審查程序也要到2012年9月16日之后，即法案簽署后12個月后正式實施。

有針對性應(yīng)對《美國發(fā)明法》

創(chuàng)新型進(jìn)出口企業(yè)如何應(yīng)對新法

鑒于新設(shè)立的專利授予后的行政程序，在美國挑戰(zhàn)專利有效性的機會增加，成本降低。因此，中國創(chuàng)新型進(jìn)出口企業(yè)需要提高對專利質(zhì)量的重視，以保證專利權(quán)的穩(wěn)定性，從而用來保持在市場上的地位。

另外，中國創(chuàng)新型進(jìn)出口企業(yè)要參照新法的相關(guān)規(guī)定，重新考慮在美國的專利申請策略，并根據(jù)具體情況采用不同的防守和進(jìn)攻套路。對于研發(fā)的熱點領(lǐng)域，要盡早檢索、經(jīng)常檢索新的出版物和專利狀況，同時還要即時監(jiān)控競爭對手的專利動態(tài)。

同時，中國創(chuàng)新型進(jìn)出口企業(yè)也要積極做好訴訟準(zhǔn)備，并采用相應(yīng)的策略和戰(zhàn)術(shù)。如果發(fā)現(xiàn)自己的某一專利可能會被涉入訴訟，企業(yè)在新法下要考慮并巧妙使用補充審查程序，以增強專利的穩(wěn)定性。

對所有對美出口企業(yè)構(gòu)成影響

對所有中國對美出口企業(yè)來說，越來越多的風(fēng)險是在美國被告侵權(quán)。近年來，由于中國企業(yè)在美國市場上的競爭力越來越強，越來越多的中國企業(yè)在美國聯(lián)邦地區(qū)法院和國際貿(mào)易委員會 (International Trade Commission，即ITC)成為被告，導(dǎo)致其產(chǎn)品不能進(jìn)入美國海關(guān)，或需要付高額的經(jīng)濟補償，甚至有時因被判定故意侵權(quán)，還要付3倍的賠償金。這對中國企業(yè)進(jìn)入美國市場的商業(yè)計劃都會帶來很大的沖擊。有些中小企業(yè)不得不因此放棄美國市場，確實可惜。

在新法下，由于從先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請制，因此成功挑戰(zhàn)專利有效性的可能性提高。中國對美出口公司可利用這一機會，仔細(xì)研究競爭對手或非專利執(zhí)行機構(gòu)(Non-Practicing Entity，即NPE)的專利，盡早做產(chǎn)品的自由運作檢索及專利有效性檢索，以確定本公司的出口產(chǎn)品和技術(shù)是否侵權(quán)，并對專利的有效性進(jìn)行評估和分析，提出對專利有效性的挑戰(zhàn)。

另外，中國對美出口企業(yè)可適當(dāng)考慮使用新設(shè)立的專利授予后的行政程序，對于競爭對手或非專利執(zhí)行機構(gòu)的專利，在美國專利商標(biāo)局的專利審判和上訴委員會提起有效性的挑戰(zhàn)。這樣做費用比訴訟低，舉證責(zé)任比訴訟低，提高了獲勝的可能性。同時，可在1～1.5年內(nèi)獲得專利審判和上訴委員會對專利有效性的裁決，縮短了獲得官方對專利權(quán)有效性的決定時間。

值得一提的是，因為新設(shè)立的專利授予后的行政程序中有禁反言的規(guī)定，如果準(zhǔn)備使用此行政程序，中國對美出口企業(yè)需要仔細(xì)考慮策略和方案，并將其和公司的訴訟策略和方案緊密結(jié)合，以最大程度減小禁反言規(guī)定對后續(xù)可能的訴訟影響。

王寧玲律師的業(yè)務(wù)涉及專利申辦、出具法律意見、盡職調(diào)查、客戶咨詢、許可及專利訴訟，主要領(lǐng)域包括化學(xué)、化妝品、制藥、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體材料以及納米技術(shù)。她在為跨國公司及中國公司提供知識產(chǎn)權(quán)組合管理法律意見以及開展盡職調(diào)查方面擁有豐富的經(jīng)驗。王律師多次在國際國內(nèi)會議和研討會上就專利相關(guān)議題進(jìn)行演講。她曾在中國人民大學(xué)法學(xué)院為研究生教授一門關(guān)于美國知識產(chǎn)權(quán)法的課程，并在上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院為研究生講授美國知識產(chǎn)權(quán)法并主持專利模擬法庭。她還擔(dān)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)法律課程項目教授。