趙愛玲

商業(yè)外觀是指商品或服務的整體形象或者整體風貌。商品或服務特有的商業(yè)外觀可以起到和商標類似的指示來源作用。商業(yè)外觀一旦遭到仿冒，將導致消費者的混淆，那么消費者選擇權的保護便無從談起。

我國企業(yè)商業(yè)外觀保護意識普遍相當薄弱。這使得中國企業(yè)屢屢在外貿出口時，不可避免地成為商業(yè)外觀侵權糾紛的被告。商業(yè)外觀侵權也逐漸成為外國將中國商品拒之門外的手段之一，案件之多僅次于反傾銷。作為我國的主要出口國，美國的商業(yè)外觀侵權案是如何判罰的?北京德恒律師事務所全球合伙人林曉云通過案例給出解答。

案例一：圣誕樹底座案

圣誕節(jié)即將來臨，美國千家萬戶開始購置圣誕樹，增加居家的節(jié)日氣氛。由于圣誕樹在賣出時一般是齊根鋸斷的，所以拿回家來必須設法使它站立不倒。大家普遍使用的是一種用螺絲釘從四個方向將樹干固定住的鐵質交叉底座。2007年，美國加州東區(qū)聯邦地方法院裁決，被告美國家居產品銷售連鎖公司HOME DEPOT進口，中國出口商MUTUAL ALL IED,LTD，出口的一種圣誕樹底座侵犯了原告XXXX的商業(yè)外觀權，應賠償經濟損失75萬美元，懲罰性賠償210萬美元。

原告聲稱自己最先發(fā)明了這種圣誕樹底座的式樣并為其取得了外觀專利，但同時也提出該產品式樣也應受到商業(yè)外觀的保護口被告提出，原告的產品式樣由于具有實際功能作用，因此不受商業(yè)外觀法保護。然而，被告提出審前即決判決的動議后，主審法官雖然同意該動議的第一項要求，裁定被告的產品不對原告的外觀專利構成侵權，卻駁回了該動議中關于原告的產品式樣不受商業(yè)外觀法保護的第二項要求。隨后，陪審團又裁定原告的產品式樣應受商業(yè)外觀法的保護，而被告的產品侵犯了原告的商業(yè)外觀，并做出上述賠償判決。

在一審中代表被告的美國大型律師事務所PHILSBURY已向美國聯邦第九巡回上訴法院提出上訴，認為法官不應駁回被告提出的駁回商業(yè)外觀起訴主張的即決判決，更不應拒絕在審前向陪審團做出的指示中告誡他們應考慮原告的產品式樣是否具有功能性。

案例二：電腦廠商的奶牛黑白色斑裝潢與填充玩具案

世界著名電腦生產商GATEWAY從上一世紀80年代起就開始使用一種黑白相間的奶牛形象作為該公司產品的象征，在其電視廣告中大量使用，其產品使用的包裝箱上也帶有黑白相間的奶牛色斑。GATEwAY成功地將這種色斑作為商業(yè)外觀在聯邦政府注冊了商標。COMPANION PRODUCTS INC.(CPI)是美國一家生產填充動物，有自己的品牌，叫“STRETCH PETS”。這種玩具的特點是一個動物頭，外加一個帶伸縮性的身體，可以卷在電腦屏幕、電腦或電視殼的邊角上。在CPI生產的16種“STRETCH PETS”中，銷路最熱的是一種身上帶有黑白色斑，稱作“CODY COW”的奶牛玩具。

GATEWAY在美國南達科他州聯邦地方法院起訴CPI的“CODY COW”對GATEWAY的商標構成淡化，同時侵犯了GATEWAY對黑白相間的奶牛色斑所擁有的商業(yè)外觀。庭審后，陪審團裁定CPI的行為不構成商標淡化與商業(yè)外觀侵權。但主審法官推翻了陪審團的第二項裁決，裁定CPI的“COW COW”構成對GAEWAY的商業(yè)外觀的侵權。CPI對此裁決不服，上訴到聯邦第八巡回上訴法院。

在上訴中，CPI提出，填充玩具奶牛身上的色斑是產品的功能性或裝飾性特征，因此不應受到商業(yè)外觀法的保護。但上訴法院維持了一審法院的原判，GATEWAY已充分證明它所使用的黑白相間奶牛色斑獲得“第二含義”，因此應受到商業(yè)外觀法的保護，同時它也證明了這種外觀也并沒有與電腦相關的功能。CPI的奶牛玩具外觀上雖然與GATEWAY的黑白相間奶牛色斑不完全一樣，但很相似，因此有可能引起消費者的混淆。

案例三：SARAH ARIZONA標志案

原告達納·布勞恩公司系紐約一家專門從事女裝設計的公司，從1979年開始以SARAH ARIZONA標志出售其產品，出售的SARAH ARIZONA系列產品主要包括用諸如喬其紗等高級纖維制成的雙面印花裙子和配套的針織毛線衫等系列服裝，產品大多是在美加兩國的全國性百貨公司和專賣店里出售。原告于1989年開始出版產品目錄。該產品目錄每年出版2－3次，分發(fā)給大約1萬名地區(qū)部門經理、客戶及其他美加兩國的百貨商店或專賣店的人員，其產品目錄和部分促銷材料上使用了SARAH ARIZONA標志。

被告SML體育公司(SML)成立于1979年，從事中檔價位的女裝，諸如針織毛線衫、流行T恤和針織連衣裙的設計、銷售和訂做等業(yè)務。其大部分商品都是以自己的牌子，通過會員制大賣場、百貨商店和其他專賣店來銷售。為了與新產品的各種風格相協(xié)調，SML決定使用Sarah McKenzie名稱作為商標，并在3月15日向美國專利與商標署提交了申請報告。申請書要求將Sapah McKenzie作為女裝，亦即毛線衫、T恤、長袖毛線衫和褲子等的商標名稱。同時，SML郵寄了大約2500封明信片給零售商宣傳新的Sarah McKenzie系列產品。明信片上與SARAH ARIZONA的各種產品目錄，尤其是在2005秋的產品目錄的封面有著驚人的相似之處。在2005年8月6日和20日，美國行業(yè)雜志《女裝日報》(Women'sWear Daily)也刊登了SARAH McKENZIE的廣告，使用了與明信片上相同的照片和文字。

原告隨后在法院向SML Sport Ltd.提出起訴，指控被告通過使用與SARAHARIZONA類似而造成消費者混淆的商標侵犯了原告的商標權；其目錄與促銷材料則侵犯了原告的商業(yè)外觀。法院首先裁定SARAH MoKENZIE商標與SARAHARIZONA商標之間并不相似。法院的理由是，盡管這兩個商標名稱都含有“Sapah”一詞，但是這個詞相當普通，許多女裝都在使用，以至于可能需要靠商標的其他部分來相互區(qū)別。而這剩余的部分看起來或聽起來都并不相似。不僅如此，原被告的產品上的標簽都具有不同的顏色主題，不同的設計要素和不同的字樣，因此它們在各自的服裝標簽上使用并不會造成一個總的相同的印象。

但是在商業(yè)外觀方面，法院做出對原告有利的裁決，宣布SARAH ARIZONA的產品目錄封面具有顯著的特征，包括印花裙和毛線衫，以及由大寫正楷顯示的SARAH ARIZONA商標和開口的R字，以及那些在身著裙子和毛線衫的模特的中間位置橫向排列的字母間的空隙。雖然這些商業(yè)外觀的構成要素中，某些

本身并不具有顯著性，甚至是被解釋為僅是功能性的，但是顯示出的整體，包括開口R字的使用，都是具有顯著性的。另外，被告制作和發(fā)布他的廣告顯然出自不良動機。SML對字體的使用就是蓄意復制和有意要造成混淆的一個證據。尤其是，SML的明信片廣告的特征同樣是間隔較大、正楷、開口R字體，位于頁面的相同位置，同樣是身著雙面印花裙子和針織毛線衫的模特，背景也與SARAH ARIZONA的2003年秋季版的產品目錄相同。

經過比較產品目錄與明信片，法院認定明信片上的廣告已經造成了一個相同的整體的印象，指出：消費者如果已經看到過原告的商業(yè)外觀之后，又單獨看到被告的商業(yè)代表，就會對兩者的來源產生混淆。據此，法院批準了原告提出的頒發(fā)臨時禁止令的動議，禁止被告在其Sarah McKenzie系列產品的廣告和促銷材料上使用SARAH ARIZONA的正楷字、全大寫、開口R字形樣式。

律師點評

為了推銷商品，國內一些出口廠商以及中國產品的海外進口商經常會對外國企業(yè)的各種產品目錄和促銷材料進行一定程度的模仿。但是他們沒有意識到的是，這些材料有時受到版權與商業(yè)外觀法的保護。“達納·布勞恩公司訴SML體育有限公司一案，就是美國商業(yè)外觀法對產品目錄和促銷材料進行保護的一個典型案例?！绷謺栽坡蓭熤赋觥ＫJ為，受商標法律保護的商業(yè)外觀是商品、商業(yè)活動、商業(yè)載體表現的一種區(qū)別性、非功能性外觀特征組合。商標對產品和服務的識別是一種局部要素識別。相比之下，商業(yè)外觀可以涵蓋企業(yè)推廣商品、服務使用的部分或者全部識別要素，包括大小、形狀、質地、色彩、銷售技巧等。因此，在接受商業(yè)外觀登記的各國商標局，期刊封面、汽車造型、汽車前面的防護性金屬格子、高爾夫球桿頭部設計與色彩、餅干形狀、香煙促銷用牛仔肖像、面包包裝、圓形墻壁溫度調節(jié)器的造型、瓶子外形、碟子造型、地鐵商店色彩結構、計算機設備或者包裝的外觀、酒店裝修和服務生服飾外觀、整個商店的建筑景觀等只要符合實質審查要求，都可能成為被注冊的客體。

傳統(tǒng)的商標一般包括文字、符號、圖形及三者的結合。但后來開始擴大到所謂商業(yè)外觀，也有譯做商業(yè)裝飾的。最初商業(yè)外觀主要是指產品的標簽與包裝以及它們構成的總體形象。如果一家廠商的產品包裝上有特殊的圖案設計，而別家廠商使用這一圖案設計來包裝其產品有可能會使消費者將此產品與你的產品混淆起來，那么該廠商就有權利要求法院禁止對方這樣做。商業(yè)外觀這種特性在商標法中稱作識別性。

據了解，在西方多數發(fā)達國家，未實施行政注冊的商業(yè)外觀同樣受商標法律保護。不過，一旦發(fā)生司法糾紛，行政登記證書具有很強的證據效力。在庭審舉證責任上，法律對注冊商業(yè)外觀設計的權利人也可能有很多優(yōu)惠。美國專利與商標局對商業(yè)外觀、商標的注冊采用了相同的收費標準。美國中介公司對商業(yè)外觀行政登記的收費標準大約為：聯邦層次的普通外觀注冊為910美元；彩色外觀與輔助性設計外觀的注冊為110美元。州層次的普通注冊費用為400美元；彩色外觀與輔助性設計外觀注冊費用為500美元。美國專利與商標局《商標審查指南》的第1202.02節(jié)規(guī)定，商業(yè)外觀行政注冊實質審查流程如下：審查商業(yè)外觀是否系功能性設Sto是，則拒絕注冊申請；否，則考察如下兩種情況：(1)商業(yè)外觀如果是產品設計、色彩設計，那么這些識別特征具備第二重意義的情況下才可注冊；(2)商業(yè)外觀如果是產品包裝，那么它具有內在區(qū)別性的條件下才可以注冊；如果不具備內在區(qū)別性，那么它具備第二重意義的情況下才可以注冊。不服審查部決定的當事人可以向“商標復審委員會”請求復審。2000年，聯邦最高法院在“沃爾瑪超市公司訴Samara兄弟公司案”中的裁決增大了商業(yè)外觀獲得商標保護的難度。此后，商業(yè)外觀初審、復審案件都出現了減少的趨勢。例如，2000年以來，美國專利與商標局“商標復審委員會”受理的商業(yè)外觀糾紛案件僅有200多件。同期，該委員會受理的商標糾紛案件則有1800多件。

美國1946年頒布的《Lanham法》開始用商標法律保護商業(yè)外觀。直到1980年代，美國法院才把保護范圍擴張到產品形狀和設計。1981年，聯邦第五巡回上訴法院放松了區(qū)別性要求，允許商業(yè)外觀不需通過獲得第二含義而獲得內在的區(qū)別性。1987年，美國第六巡回上訴法院裁定，《Lanham法》對注冊商標的保護也應當延伸到對未注冊的商業(yè)外觀的保護。具體適用的條款主要是《美國法典》第15篇第1125(a)節(jié)。該院還裁定：商業(yè)外觀獲得該節(jié)保護需要滿足三個要件：(1)商業(yè)外觀在市場上獲得了第二重意義；(2)競爭廠商之間的商業(yè)外觀類似到了使消費者混淆的程度；(3)商業(yè)外觀使用的識別特征根本上不屬于功能性特征。1988年，美國國會修改《Lanham法》第43(a)節(jié)，擴張了商業(yè)外觀的定義和侵權救濟方式。

1995年，在“Qualitex公司訴Jacobson產品公司案”中，聯邦最高法院認為色彩本身不能具有區(qū)別性，但是具備第二重含義的色彩可能滿足區(qū)別性要求。1999年，美國國會修改《Lanham法》，把未注冊商業(yè)外觀屬于非功能性商業(yè)外觀的舉證責任交給了原告人。這樣，如果原告沒有就商業(yè)外觀獲得商標局的登記證書，那么在侵權訴訟中，原告必須親自證明涉案的外觀屬于非功能性商業(yè)外觀。相反，對于已注冊的商業(yè)外觀，相關的舉證責任由被控侵權人負擔。

美國接納了用普通法的方式來保護商業(yè)外觀，但是普通法對于商業(yè)外觀的保護條件較為苛刻，同時普通法對于商業(yè)外觀的保護具有地域性。美國最高法院之所以能通過擴大解釋《商標法》來保護商業(yè)外觀，其主要原因是美國《商標法》對商標的定義非常廣泛。在美國《商標法》中，商標不僅包括文字、名字、還包括任何能標識產品的來源以及能將自己的產品與別人的產品區(qū)別開來的任何標志(symbol or device)。由于在《商標法》中使用的是symbol or device，symbol的本意是象征，device是工具、象征之意，那么也就是說任何具有區(qū)別意義的東西都可以作為商標使用，這甚至包括聲音、氣味等，當然具有區(qū)別作用的商業(yè)外觀也顯然在其內涵之中，商業(yè)外觀得到《商標法》的保護就不足為奇。在美國的司法實踐中也是這樣操作的。同時在美國商業(yè)外觀還可以受到專利法、著作權法的保護?！懊绹鴮τ谏虡I(yè)外觀的保護是比較完善的?！绷謺栽坡蓭熣f。

律師建言

“中國產品進出口企業(yè)(包括中國出口企業(yè)與美國進口中國產品的企業(yè))在美國因涉嫌知識產權侵權被訴的情況越來越普遍。其中又以商標與商業(yè)外觀侵權為主?！绷謺栽浦赋?。由于商業(yè)外觀不注冊卻仍然可以受到美國反不正當競爭法(蘭哈姆法)的保護，構成在聯邦法院提出訴訟主張的理由，而且不容易通過一般的商標檢索事先確定，所以商業(yè)外觀侵權訴訟更已成為美國廠商用來打壓對其構成競爭的中國產品的一個經常使用的手段?！皩τ谶@個中國產品進出口企業(yè)的心頭大患，應給予高度的重視。但另一方面我們也要看到，與商標侵權訴訟相比，商業(yè)外觀侵權訴訟又是被告比較容易勝訴的一種訴訟。關鍵是要了解案件所在地司法管轄區(qū)的具體判例。”林曉云律師稱。

“在1992年的Two Pesos訴Taco Cabana一案中，美國最高法院宣布，凡是具有內在識別性的商業(yè)外觀都應如商標一樣享受美國蘭哈姆法(包括商標法與反不正當競爭法)的保護?！绷謺栽品Q。在該案中，原告要求得到商標法保護的是一家墨西哥餐館的室內裝潢設計。最高法院雖然并未明確指出這一決定并不限于傳統(tǒng)的商業(yè)外觀，而也包括產品外觀設計，但采納了商業(yè)外觀的較寬定義：即產品的全部視覺效果和總體形象，包括諸如尺寸、形狀、顏色或顏色組合、圖案、表示甚至特點營銷技巧。從此，全美各地的聯邦法院紛紛將商標法保護擴大于產品外觀設計，可以說，是TwoPesos案開始了商業(yè)外觀保護在美國的黃金時代。但是，2000年的沃爾瑪(Wal-Mart)案使提出商業(yè)外觀侵權請求的原告勝訴的希望大大減小?！绷謺栽坡蓭煴硎?。在該案中，美國最高法院表示有必要對商業(yè)外觀的泛濫趨勢加以控制，指出“產品設計從來都不具有內在的識別性，它們幾乎毫無例外地出自與識別來原無關的目的。即便是最不尋常的外觀設計(如一個企鵝形狀的雞尾酒杯)，也并不是用來識別來源，而是為了使產品本身更加有用或更美觀。

“在保護商業(yè)外觀的同時必須認識到，對他人貨物或產品加以抄襲的做法在許多情況下是合法的?！绷謺栽坡蓭熣J為?？偟膩碇v，除非一個產品為一項知識產權(如專利或版權)所保護，它是可以被抄襲的?！罢缫陨蟽蓚€案例所已經指出的那樣，維持美國競爭性經濟的法律并不總是遏制或敵視抄襲的?！绷謺栽坡蓭熥詈髲娬{。